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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：王金华 律师 北京市品源律师事务所
原标题：使用自己的注册商标，被判赔偿1500万，冤？不冤？
近日，河南省高级人民法院判决白水杜康向洛阳杜康支付包含合理开支在内的各项损失共计1500万元，并责令停止生产侵权产品。本案不同于常见的商标侵权类型，特殊之处在于“白水杜康”一方拥有相关商标专用权，且“白水杜康”一方使用的是自己的注册商标。由此，便折射出本案认定侵权的关键所在，即“对注册商标的非规范使用”。笔者试图通过此案引入，对“非规范使用注册商标”行为下的侵权认定进行探讨分析，以促使企业更好的进行商标使用管理，降低自身侵权风险。
“何以解忧，唯有杜康”，“杜康”酒之美名自古就有，然而近日，有关“杜康”商标的侵权纠纷再起波澜，河南省高级人民法院二审判决陕西白水杜康酒业有限责任公司（以下称“白水杜康”）赔偿洛阳杜康控股有限公司（以下称“洛阳杜康”）1500万元，判赔数额之高在商标侵权诉讼中十分罕见。
在这起诉讼中，除了判赔数额，笔者更为关注其中的法理分析。尤其是对于企业知识产权管理者来说，如何规避潜在的商标侵权风险至关重要。本案不同于常见的商标侵权类型，特殊之处在于“白水杜康”一方拥有相关商标专用权，且“白水杜康”一方使用的是自己的注册商标。由此，便折射出本案认定侵权的关键所在，即“对注册商标的非规范使用”。
笔者试图通过此案引入，对“非规范使用注册商标”行为下的侵权认定进行探讨分析，以促使企业更好的进行商标使用管理，降低自身侵权风险。
《商标法》第五十六条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。所谓注册商标的专用权，是指商标注册人在核定使用的商品上，享有专有使用核准注册的商标的权利。按照商标法的规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标、集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。
注册商标的专用权，包括两个方面的含义：一是注册商标的专用权，只能在特定的范围有效，这个范围就是核准注册的商标和核定使用的商品；二是在特定的范围内，商标注册人享有对其注册商标的专属使用权，即排除他人使用的权利。
所谓核准注册的商标，也称注册商标，是指经审查准予注册的商标。所谓“核定使用的商品”，是指商标注册时核准使用的指定商品类别中的具体商品。核准注册的商标和核定使用的商品，是确定注册商标专用权保护范围的两个具体标准。这两个标准相互依存、缺一不可，共同构成注册商标专用权的保护范围。反之，改变这两个标准中的任何一个，则有可能侵犯他人商标专用权。
同时，商标法第五十七条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的......
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条规定：在商标侵权案件中，认定被控侵权标识与主张权利的注册商标是否构成相同或者近似，应当视所涉商标或者其构成要素的显著程度、市场知名度等具体情况，在考虑和对比文字的字形、读音和含义，图形的构图和颜色，或者各构成要素的组合结构等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断。
在本案中，双方商标对比情况如下图所示。
河南省高级人民法院认为：上述商标均使用在白酒上面，属于同类商品。被控侵权商品及外包装上有商标，在商品及外包装的显著位置同时标注“白水杜康”文字，“白水杜康”四字起到标识酒的商品名称的作用，应视为商标意义的使用。因为历史原因，洛阳杜康公司和白水杜康公司的注册商标非常接近，双方应该严格按照各自的商标进行使用，以达到区别各自商品的目的，不能随意变造商标，造成市场混乱。
但白水杜康公司在使用“白水杜康”标识时，并没有将“白水杜康”四个字作为一个整体使用，“杜康”两字和“白水”两字被拆分使用、左右排列，“杜康”两个字被突出使用，“白水”中的“白”、“水”两字上下排列，近似“泉”字。“白水”二字相对“杜康”二字明显更小。在被控侵权商品盒体上，“杜康”两字单独用褐色显著标识，左上侧方上下排列的“白水”两字除字体更小外，颜色亦与底色相近，不易识别，使得“杜康”两字更加醒目，这些都使普通消费者在购买被控侵权商品时，只注意到“杜康”文字，容易引起消费者将被控侵权商品与“杜康”酒混淆与误认。
洛阳杜康公司的商标为文字及图形商标，商标的主体均为“杜康”文字，被控侵权商品在同类白酒上显著使用“杜康”两字，构成了对洛阳杜康公司商标专用权的侵害。
法院的认定主要可以概括为，第一、承认白水杜康方拥有“白水杜康”商标权，第二、白水杜康方实际使用的商标形式与其享有的注册商标差别明显，第三、白水杜康方实际使用的商标形式侵入了洛阳杜康方商标专用权保护范围，第四、白水杜康方的使用行为容易引起相关公众的混淆。
由此可见，导致构成侵权最根本的原因在于白水杜康一方“对注册商标的非规范使用”，在实际商业经营活动中，商标权利人出于市场、营销推广的需要，经常会非规范地使用注册商标，改变了注册商标的使用形式。虽然商标法第二十四条规定注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请，但是在实际使用中，商标权利人大多数情况下改变使用并不会重新提出注册申请。
笔者认为，严格要求按照商标注册证的形式使用商标未免过于苛刻，在合理范围内，可以允许适当的非规范使用。
不过，允许商标非规范使用，并不是给予商标权利人自行改变注册商标的权利，更不能利用商标使用的宽松条件进行傍名牌、搭便车，谋取不正当利益。商标近似的审查主要采用整体比对与显著性部分分别比对的方法，两个商标标志整体可以区分，并不意味着将其中部分要素独立出来进行使用也可以区分。尤其是在先已注册商标经使用已具有一定知名度的情况下，在相同或类似商品或服务上的在后商标使用人，即使享有另外的注册商标专用权，也应尽量区分或避让，而不是故意改变商标的使用形式，从而使消费者产生混淆。
注册商标非规范使用最容易出现在组合商标的使用过程中，实践中商标权利人出于使用方便的需求，对于组合商标，往往会对组合商标进行拆分，单独使用其中的一部分。白水杜康一方的注册商标是组合形式，构成要素有白水杜康文字、BAISHUIDUKANG拼音、圆状图形三部分，但在使用实际使用过程中，白水杜康一方重点突出使用了“杜康”文字标识，而洛阳杜康一方享有“杜康”文字商标专用权，如此以来，白水杜康的使用行为自然侵入了洛阳杜康的商标专用权保护范围。
虽然白水杜康一方强调使用“杜康”标识具有历史原因，但商标专用权作为一种强权，其法律效力必须予以彰显。正是由于历史原因的存在，白水杜康一方明知自己的商标和洛阳杜康方商标高度相近的情况下，对于商标的使用更应该做到善意、谨慎、合理使用。商标权的保护，在于划清商业标识之间的界限。鼓励正当竞争。
需要注意的是，法院在审理非规范使用商标案件中，不能将被控侵权人的注册商标图标识，与他人的注册商标标识进行比对，而应将被控侵权行为人实际使用的商标标识，与他人的注册商标进行比对。因为按照《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。即，两个注册商标之间的侵权纠纷，法院不予受理，而应该由商标行政管理机关解决，实务中涉及到的一般是商标无效宣告等行政程序。
作为企业知识产权管理人员，需要注意，企业非规范使用注册商标主要存在以下风险：
第一、非规范使用注册商标，可能会导致注册商标被商标局依法撤销。
《商标法》第四十九规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。
注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”
依据上述规定，商标注册人在使用注册商标时，如果对注册商标进行拆分、组合、变形等不规范使用，地方工商部门可以责令其限期改正；拒不改正的，商标局可以职权撤销其注册商标。同时，如果商标注册人不规范使用商标，可能会在商标撤销连续三年不使用程序中处于不利地位，一旦注册商标被提出撤销连续三年不使用申请，商标面临被撤销掉的风险非常大。
第二、非规范使用注册商标，不能有效保护自己的商标专用权。
如前文所述，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。如果商标注册人非规范使用注册商标的情况下，以该注册商标为权利基础向法院提出商标侵权诉讼，法院会对注册商标实际使用情况进行调查。如果法院认为实际使用与注册商标标识不相符，重则可能会直接判决驳回原告的诉讼请求。轻则可能会认为注册商标并没有实际使用，即使认定被告构成侵权，在判决赔偿的数额上往往也会很低，甚至判决不予赔偿。此时，注册商标权利人的商标专用权保护力度就会非常的弱。
第三，非规范使用注册商标，可能会侵犯他人商标权。
“杜康”商标侵权案并不是一个孤例，实务中存在很多因非规范使用注册商标导致的商标侵权案件，例如，贵州省仁怀市茅台镇麒麟酒业有限公司、贵阳顺潮商贸有限公司与贵州贵酒有限责任公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案、北京聚品缘老城一锅餐饮管理有限公司与老诚一（北京）酒店管理有限公司商标权侵权纠纷案、中粮西蜀豆花庄公司与中粮集团公司及中粮西蜀豆花庄公司亚运村分店侵害商标权及不正当竞争纠纷案、广东潮宏基实业股份有限公司与黄友良商标权侵权纠纷案等等。这些案件，均因为非规范使用注册商标导致侵权并赔偿损失，对于企业来说得不偿失。
商标最基本的作用是区分商品或服务提供者的来源，一件商标核准注册只是法律从形式上赋予了商标专用权，商标必须经过实际使用才能发挥商标应有的作用，可以说使用是商标的灵魂所在，如何规范的使用注册商标是一项技术，对于企业知识产权管理者来说，完全可以通过规范使用来规避相应的侵权风险， 否则，可能因非规范使用注册商标而侵入了他人商标权的权利范围，因此受到商标法的调整与规制，使企业在商业活动中处于不利地位。
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作者：王金华 律师 北京市品源律师事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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