知识产权实务案件中，如何确定「专利权」的生效及终止时间？

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作者：苟红东 现任宝鸡市知识产权局副局长   高级工程师技术职称

原标题：知识产权实务案件中，如何确定专利权的生效及终止时间？

通过法律诉讼维权是实现专利核心价值的主要手段。专利权何时生效，何时终止则是需要当事人和执法者首先搞清楚的问题，而知识产权界对此也有不同看法和见解。本文中，笔者结合亲身参与的两个案例对此问题进行阐述和交流。

一、专利权何时生效（从申请日还是授权日开始保护）？

1、援引案例

请求人李培林就其“水泥撒布机”（专利号：201530047870.X ，申请日：2015-02-16； 授权公告日：2015-07-29）外观设计专利因与被请求人陕西国利通达筑路机械有限公司侵权纠纷，于2015年8月19日向宝鸡市知识产权局（简称宝鸡局）提交处理请求，宝鸡局经审查立案后经过公开审理，认为被请求人在涉案专利授予之前制造并销售粉料撒布机的行为不构成侵犯请求人的外观设计专利权，并作出处理决定驳回了请求人的全部请求。

请求人不服知识产权局处理决定，2016年1月以宝鸡局认定事实错误为由向西安市中级人民法院提起行政诉讼，主要理由认为专利权应该自申请日算起，其所提供被请求人生产销售产品的时间虽然早于专利授权日，但是明显晚于专利申请日，因此被请求人在专利申请日之后的制造、销售行为属于侵权。西安市中级人民法院审理后认为宝鸡局处理决定决定事实清楚，证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序，于2016年7月作出判决维持处理决定，驳回专利权人诉讼请求。

2、争议主要问题：专利权何时生效？即专利保护应该从申请日还是授权日开始？

在案件处理过程中，专利权人代理律师援引专利法42条关于专利保护期限的规定（发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算），认为如果不从申请日起开始保护，则缩短了专利保护期限，因此只有从申请日起保护才符合法律规定，也才更加公平合理。

宝鸡市知识产权局在处理决定中依据《中华人民共和国专利法》11条第二款规定（外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品）。同时该外观设计专利证书载明: 专利权自授权公告之日生效。因此,涉案外观设计专利权应该自2015年7月29日起生效,即自2015年7月29日起未经该项专利权人许可实施其专利才可能构成专利侵权。请求人指控被请求人生产并销售的粉料撒布机，其供货合同签订时间为2015年5月3日，合同履行完毕为2015年6月12日，均早于该专利权生效时间。故被请求人在涉案专利授予之前制造并销售粉料撒布机的行为不构成侵犯请求人的外观设计专利权。

3、结论：专利权自授权公告日起开始保护，即权利人只有专利授权后才能享有对抗侵权的权利。

权利人代理律师仅以专利法42条中专利权期限自申请日起计算为依据，认为专利权应该自申请日起保护并主张对方当事人承担侵权责任，是对专利制度的核心不够了解。专利制度的核心是申请人公开技术换取保护，专利只有公开后社会公众才有可能了解其技术方案和法律状态，才有可能避免发生侵权，在外观设计专利申请后尚未授权公告前，社会公众无法了解技术方案和法律状态，让社会公众承担侵权责任是不公平的。同时专利法11条第二款也明确规定外观设计专利权被授予后才具有禁止他人实施的权利。

实际上，该案在行政诉讼过程中，经过专利行政执法人员与法官深入沟通后，法院也支持了上述观点。该案为宝鸡市第一件专利行政案件，并以知识产权局胜诉结案，合议组在案件处理以及行政诉讼中的专业素养得到了高度评价。

二、专利权何时终止？专利权是公告日终止还是自未交费当年申请日终止？

1、援引案例

旋流式节油器（申请号：89208621.1； 申请日：1989-06-13；    授权公告日：1990-12-05；未缴年费专利权的终止公告日：1994-05-04）实用新型专利受让人1994年1月以被告宝鸡某公司和某铝箔厂侵犯该专利权为由诉至西安市中级人民法院。两被告在一审中以其实施产品购买他人专利为由抗辩，法院仍以实施产品落入专利保护范围，1994年5月作出判决停止侵权并承担经济赔偿12万元。在拿到一审判决书后，两被告只觉得官司输得有点冤枉，但找不到上诉的理由。在这期间，铝箔厂为所购买专利缴纳年费时与时在专利事务所做代理人的笔者谈了此事。经过将两被告所生产汽车尾气净化器与原告独家受让的专利权利要求对比，确实落入了其保护范围，法院判其侵权并无不妥。笔者通过专利公报检索了该专利法律状态，很快发现，1994年5月4日实用新型专利公报已经公告该专利由于未按时缴纳年费导致专利权终止。由于该专利申请日为1989年6月13日，根据当时的专利法实施细则88条，该专利权应当追溯至其应当缴纳年费的1993年6月12日专利权终止。

笔者以专利权终止后实施专利不构成侵权为理由，以两被告名义将上诉状递交到了陕西省高级人民法院。没想到陕西省高院却认为专利权终止事项公告日为1994年5月4日，专利权终止日应当为1994年5月4日，两被告实施专利的时间是在专利权终止前，侵权责任不能免除，只是改变了西安市中级法院停止侵权的判决，仍然维持了12万元的经济赔偿。

满以为胜券在握的笔者没有想到官司出现变化，而且在二审判决后，法院随即强制执行了判决，金属材料厂帐上的12万元被法院强行划拨给了原告。笔者不服此种情况，准备了长达14页的申诉状，直接递交到了最高人民法院知识产权庭，主要从法理、专利法实施细则的规定、公告日的来历等多个方面论述了没有缴纳年费导致专利权的终止的，应当追溯到专利申请日才公平合理。最终，最高人民法院以书面函方式通知陕西省高院，对于专利权终止的时间应当采纳笔者的意见，即涉案专利权应当追溯至其应当缴纳年费的1993年6月12日专利权终止。在后来的再审程序中，法院合议庭阐明了该专利权应当于1993年6月13日终止，在此前提下，主持双方当事人和解达成原告返还已经执行的12万元并承担一审诉讼费的协议。

该案自原告起诉到执行返还终结历时7年，历经三级法院，通过最高人民法院终于改变了当时法院系统关于专利权终止应该自公告日计算的主流看法。

2、主要争议问题：专利权终止是以公告日还是自未交费当年申请日为准？

在该案审理过程中，法院系统依据1984年版专利法第47条（有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：一、没有按照规定缴纳年费的;二、专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权的终止，由专利局登记和公告）中“专利权的终止，由专利局登记和公告”规定，坚持认为专利权终止事项未经公告，社会公众无法得知专利权法律状态，因此，被告在未公告前实施专利以放任态度对待专利权由过错，需要承担侵权责任。对笔者在代理意见中援引1984年版专利法实施细则88条（期满未缴纳专利年费的，自应当缴纳年费期满日起，其专利权终止）不缴费即终止的理由，二审法院认为专利法效力更高，未予以支持。

在最高院申诉中，笔者除了坚持援引实施细则88条外，还通过检索找了同样是申请日为6月13日，而1993年未缴纳年费的几个专利的终止公告，结果因未交费而公告的时间差距很大，有些自该缴纳年费时间只差8个月（因为有6个月滞纳期），而最长的竟然有3年多。如果按照公告日终止专利权的逻辑，同样是因为没有缴纳年费专利权终止，有些只多保护了8个月，而有些要多保护3年多，这样及其不公平，这个时间长短完全取决于专利局内部工作效率。而如果按照专利法实施细则88条，只要没有缴纳年费，全部以申请日终止，非常公平。

3、结论：专利权终止以未交费当年申请日为准

专利法规定专利权人有缴纳年费义务，专利保护的前提是专利权人尽了缴纳年费的义务。如果按照公告日终止，专利权人不缴纳年费，多保护几个月到几年不仅于法无据，而且是对社会公众极大伤害。因此以未缴纳年费当年申请日为专利权终止日公平合理。

后记   到2018年4月1日，我国专利法实施满33周年了。同时笔者也从大学毕业进入知识产权行业满30年。期间笔者参与了很多难以忘怀的典型案件，今天分享给大家的两个案例分别阐明了专利权的生效及终止时间。第二个案例是笔者考取专利代理人后代理的第一个专利侵权纠纷案件，历时7年时间，历经三级法院最终实现大获全胜，维护了当事人的合法权益。当时我国专利法实施不足十年，笔者在探究当事人、律师和法官在一审中没有太多人关注专利权是否缴费有效这一基本问题时，都反映对专利流程太陌生。在笔者作为合议组成员处理第一个案例时，专利法实施已经足足30年，权利人一方竟然认为专利权应该自申请日起保护，更让人不解的是在口审中还反复强调他们产品在申请专利前已经销售多年，导致最后专利权被因提前公开而无效。后来还得知，当事人是事前咨询过熟悉法官后才决定请律师代理提起诉讼的。由此可见，我国知识产权管理机关宣传专利知识，普及专利战略任重而道远。后续将有更多案例及点评分享给同行，希望能给有关企业或当事人有所裨益，同时也希望能得到同行的支持和帮助。

案例1涉案专利（申请日：2015-02-16；授权公告日：2015-07-29

被请求人涉案产品合同履行完毕为2015年6月12日）

案例2涉案专利

（授权公告日：1990-12-05；1993年6月13日未缴纳年费，

专利权终止公告日：1994-05-04，）

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：苟红东  现任宝鸡市知识产权局副局长  高级工程师技术职称

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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