收到美国专利「终审意见」Final OA后的六种处理方式

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发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：顾雯雯  Timothy Maier  美国律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘专利（ID：gh_3f578cd38603）

原标题：收到“驳回决定”Final OA后的几种处理方式

美国专利审查制度相对于中国有其独特性，其中之一便是它的“终审意见”（Final Office Action，简称：Final OA），对于Final OA的应对方式是多种多样的，那么在收到Final OA之后，能做些什么呢？      

之前我们不止一次的提到大部分美国专利申请在第二次审查意见通知书的阶段收到的是Final Office Action（Final OA），类似于我们中国专利的驳回决定（虽然很多人都强调这里的Final并不表示Final，仅仅表示你交给专利局的审查费用完了）。那么在你收到Final OA之后，能做些什么呢？简单的说，有以下几种处理方式：

直接按审查员的意见修改

这种方式多出现在审查员已经指出或者同意某一项或者多项权利要求是有授权前景的情况下。如果你希望申请尽快授权，可以仅仅保留审查员认为有授权前景的权利要求，而删除或者修改其他的权利要求使得整个申请处于可授权的状态。

此种方式可以使得专利获得尽快的授权，申请人可以通过提交连续申请或者部分连续申请的方式继续其他被删除权利要求的进一步申请。

提继续审查请求RCE

如果不能通过删除或者其他按照审查员的意见修改，使得申请达到审查员一目了然可以授权的状态，而你又希望申请继续被审查，而不是视撤，此时你可以选择提交继续审查请求RCE。RCE这种方式适用于需要对权利要求做实质修改的情况，例如必须通过补入说明书中的内容才可以使得权利要求区别于现有技术。

RCE可以在Final OA 发出的6个月内的任何时间提出，不过提交时间的不同可能会伴随有一定的延期费用。

RCE之后，通常申请人又得到了两次审查意见通知书的机会，但是如果审查员认为根据之前的证据可以直接给出结论，也可以直接发出Final OA。所以大多数时候，申请人会选择在收到Advisory Action（AA）之后才提交RCE，这样做可以在很大程度上避免提交RCE之后第一次审查意见通知书就是驳回决定Final OA，浪费一次RCE。

After Final Consideration Pilot Program (AFCP)2.0

AFCP2. 0是USPTO在2013年5月19日开始实施的试点项目。AFCP2.0要求申请人必须对至少一个独立权利要求进行不扩大保护范围的修改，同时同意在审查员觉得必要时的会晤。如果申请人认为针对其修改和/或答复，审查员只需要进行有限的进一步检索和/或考虑就会授权，则可以采用AFCP2.0。如果审查员认为需要的工作量超过其应该花费在AFCP2.0的工作量，则会发出Advisory Action (AA)告知申请人应提交RCE来继续审查。一般认为审查员可以花费3个小时在一件AFCP2.0上，工作量超过这个时间时，审查员就会发出AA。

AFCP2.0这个程序本身是免官费的，但是需要支付律师费，其中包括可能的会晤费用。

Appeal 上诉程序

Appeal程序类似于中国的复审程序，申请人需要首先提交Notice of Appeal, 并在之后的两个月内递交正式的Appeal Brief，自此，相应的申请被转交给PTAB进行后续由三名资深审查员组成的合议组对案子进一步的审查。

由于通常RCE继续审查的审查员还是原来的审查员，所以当你觉得审查员本身对案情的理解有误，同时又固执己见难以说服的时候，可以考虑使用Appeal程序。

Appeal程序有一定的费用，其中提交Notice of Appeal 的费用是$800（大实体）。两个月内如果觉得确实有必要进行后续的程序，需要递交Appeal Brief，同时支付转交PTAB的费用$2000（大实体）。

Pre-Appeal Brief 程序

申请人也可以在提交Notice of Appeal的同时提出Pre-Appeal Brief。但是Pre-Appeal的使用对于提出理由有严格的要求，必须是：（1）驳回理由有明显不当或无依据；（2）驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误，并且是有事实基础，可以就该部分意见提Pre-Appeal。注意该程序不适用审查员和申请人对于权利要求的解释或者现有技术教导的理解上存在差异的情况。

在提Pre-Appeal时需提交申请书以及一份不多于5页的意见书来陈述驳回意见的明显不正确。在申请人提出Pre-Appeal请求之后，合议小组将会在45天内做出合议组决定。正常的Appeal程序，申请人需要在Notice of Appeal递交2个月内给出Appeal Brief，但是如果你提出Pre-Appeal的话，你的Appeal Brief可以在Pre-Appeal决定给出后一个月之内提交，因此，此决定相当于给申请人提供了一个是否要继续后续的Appeal Brief的考虑的基础。（但Pre-Appeal被使用的频率并不是很高，有人认为真正在这个程序中得到直接授权的概率很小，只有百分之几，大部分时候得到的还是建议继续Appeal或者是通过RCE重新开启审查程序，所以意义不大。但也有人推荐这个程序，认为此程序本身是免费的，在特定情况下还是更为经济。）

与RCE等程序不同的是，提请Pre-Appeal后除了原来的审查员还会加入两位新成员组成审议小组，通常其中有一位是原审查员的上级核准人。审议决定主要包括以下四种情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤销；2）建议进入上诉Appeal程序；3）专利申请得到授权；或4）重新开启专利审查程序。

Pre-Appeal本身并不存在任何费用，只需在缴纳提交Notice of Appeal 的$800。尽管如此，律师费是需要掏的。好处是合议组审查代替单个审查员审查，缺点是无法修改权利要求，不能要求会晤。

连续申请CA或者部分连续申请CIP

在收到Final Rejection的6个月之内，只要申请还没有结案，你都可以以本申请为基础提连续申请或者部分连续申请，在享受相应优先权日的同时，开启一份新的申请。

以上介绍了针对Final Office Action的几种答复方式，申请人需要根据Final OA中的具体内容，以及申请人对于保护范围、时间的紧迫性以及费用等多个方面的需求来进行具体的选择。但是需要注意的是，一旦Final OA发出，一个6个月即将视撤的时钟就开始计时了，你必须采取相应的措施来暂停这个时钟的继续计时，上面的RCE，AFCP2.0，以及Appeal都可以达到这个效果。你可以组合使用，例如可以在提交RCE的同时，提交连续申请等。

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作者：顾雯雯， Timothy Maier,  美国律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘专利（ID：gh_3f578cd38603）

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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