「捐献原则」在侵害专利权纠纷案件中的适用

原标题：典型案例丨捐献原则在侵害专利权纠纷案件中的适用

编者按：2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。上述规定通过司法解释的方式，明确了在专利侵权案件审判中适用捐献原则。设立捐献原则的目的是防止专利权人“两头获利”，即不允许专利权人为了获得授权，在申请时采用范围较窄的权利要求，而在之后的侵权诉讼中，又以说明书中披露的其他等同方案为由，试图通过适用等同原则，扩大专利权的保护范围。因此，捐献原则是对等同原则的一种限制，体现了专利制度平衡专利权人和社会公众利益的价值取向，在对专利权人利益保护的同时,也要维护权利要求的公示作用。

本案中，专利权人在说明书中公开了三种挡土块的卡固结构，即设置于挡土块前端并突出挡土块上表面的前凸缘（说明书附图2）,设置于挡土块后端并突出挡土块下表面的后凸缘（说明书附图3）以及设置于挡土块上表面的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在挡土块前后及左右方向上相互错位（说明书附图4）。因权利要求中仅记载了第一、三种卡固结构，对于第二种卡固结构未记载在权利要求中，而被诉侵权技术方案采用的恰恰就是该种卡固结构。法院适用捐献原则，认定被诉侵权方案未落入涉案专利权的保护范围。

捐献原则在侵害专利权纠纷案件中的适用

——江苏优凝舒布洛克建材有限公司诉常州市航务工程有限责任公司、靖江市红星水泥构件厂侵害专利权纠纷案

裁判要旨

侵害专利权纠纷案件中，确定发明专利权的保护范围应以其权利要求的内容为准。专利权人在说明书中公开了三种挡土块的卡固结构，因权利要求中仅记载了第一、三种卡固结构，第二种卡固结构未记载在权利要求中，故专利权人在专利侵权诉讼中不能再通过等同原则将第二种卡固结构纳入专利权利要求的保护范围。

案件信息

一审：南通中院（2013）通中知民初字第0084号民事判决书

二审：江苏高院（2013）苏知民终字第0209号民事判决书

案情摘要

江苏优凝舒布洛克建材有限公司（以下简称优凝公司）系200510117473.0号“一种建造挡土墙的方法及该方法所用挡土块”发明专利（以下简称涉案发明专利）及200430016647.0号“挡土块（一）”外观设计专利（以下简称涉案外观设计专利）的独占实施许可人。

涉案发明专利权利要求1为：一种建造挡土墙的方法，其特征在于：该方法包括以下步骤：（一）在需垒制墙体的位置打好地基；（二）码放挡土块：挡土块上设有卡固结构，将第一层挡土块直接放置在地基上，然后将第二层挡土块码放在第一层挡土块上，在挡土块上设置的卡固结构的作用下，上层挡土块自然向所挡土体一侧错位并与下层挡土块相互卡固，同时上下相邻两层挡土块沿挡土墙长度方向相互错位码放；（三）设置滤水骨料层及回填土：随着挡土墙的码放，根据挡土墙的高度随时向挡土墙里侧回填土形成回填土体，并在该回填土体与挡土墙之间设置一层滤水骨料层，压实回填土体及滤水骨料层；（四）设置拉接网片：在码放挡土块并向挡土墙里侧回填土的过程中，根据需要分别在回填土及挡土墙的不同高度位置处设置拉接网片，该拉接网片一端压固在挡土墙的上下两层挡土块之间，另一端水平深入回填土体，并使拉接网片平铺在回填土体中；其中，（步骤二）所述卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘，或者所述卡固结构为所述挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位。

涉案发明专利说明书记载，“进一步，所述卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘。进一步，所述卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘。进一步，所述卡固结构为所述挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位”。上述三种对卡固机构的描述在实施例中分别以图2、图3、图4显示。在权利要求1对卡固结构的表述中，无“所述卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘”的记载。

2012年9月，常州市航务工程有限责任公司（以下简称航务公司）从靖江市红星水泥构件厂（以下简称红星水泥厂）购得被诉挡土块，并在如皋市的连申线如皋段航道整治工程LSX-SG-HD8标段工程中使用。优凝公司认为被控侵权挡土块的卡固结构与涉案发明专利实施例二（图3）记载的技术特征相同，与权利要求1中的卡固结构构成等同技术特征，故航务公司的行为构成专利侵权。请求判令：航务公司、红星水泥厂停止侵权，并赔偿经济损失。

法院认为

本案争议的焦点在于，航务公司涉案施工行为中所使用的挡土块是否与涉案发明专利权权利要求1的挡土块技术特征构成等同。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”，即在确定发明专利权的保护范围时，应以其权利要求的内容为准，若专利权人在专利说明书或者附图中公开了某个技术方案，而未将其记载入权利要求，专利权人在专利侵权诉讼中则不能再通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围。

法律作出如此规定的原因在于：专利侵权判断中之所以考虑等同原则，是因为事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式，故对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，而将对专利技术方案作出非实质性变动的情形认定为侵权，以保护专利权人的合法利益；如果专利权人在专利说明书或者附图中公开了某个技术方案而未写入权利要求，则表明专利权人在撰写专利权利要求时，已经预见到了该技术方案，但其并不要求将该技术方案纳入专利保护范围，人民法院不能再通过等同原则的适用将其重新纳入专利的保护范围，从而有利于维护专利的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

涉案发明专利权利要求1中有一个技术特征为“所述卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘，或者所述卡固结构为所述挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小相匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位”，所描述的卡固结构为挡土块前端设置突出上表面的前凸缘，或者是挡土块上表面设置的凸起并在下表面设置与之相匹配的凹槽，而在说明书中既公开了挡土块前端设置突出上表面的前凸缘的实施例（对应说明书附图2），以及挡土块上表面设置的凸起并在下表面设置与之相匹配的凹槽的实施例（对应说明书附图4），又公开了在挡土块后端设置突出下表面的后凸缘的实施例（对应说明书附图3），其中未在权利要求中载明的“挡土块后端设置突出下表面的后凸缘”技术方案不属于等同特征限定的专利权保护范围，而航务公司使用的挡土块采用的是在后端设置突出下表面的后凸缘的技术方案，因此，航务公司施工行为中的该项技术特征与涉案发明专利权利要求1中的该项技术特征不构成等同。综上，被控侵权产品的技术特征与涉案发明专利权利要求1记载的全部技术特征相比，至少有一个技术特征不同，没有落入涉案发明专利权利要求1的保护范围。

一审判决驳回优凝公司的诉讼请求；二审判决驳回上诉，维持原判决。

一审合议庭成员：袁绍云　黄中华　姜安安

二审合议庭成员：施国伟　张长琦　张晓阳

专利说明书附图2

「捐献原则」在侵害专利权纠纷案件中的适用

专利说明书附图3

「捐献原则」在侵害专利权纠纷案件中的适用

专利说明书附图4

「捐献原则」在侵害专利权纠纷案件中的适用

来源：江苏知产视野

作者：张长琦

编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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「捐献原则」在侵害专利权纠纷案件中的适用

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