5000万专利案的「专利撰写」尺寸把握！

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：丁明远 北京品源专利代理有限公司

原标题：由握奇恒宝5000万专利之争的“无效”结果，浅谈专利撰写中关于公开充分的尺寸把握

备受关注的“握奇数据诉恒宝股份U盾专利侵权案”，在一审判处赔偿5000万元后，二审开庭前，国家知识产权局专利复审委员会宣布握奇数据涉案专利无效。

无效请求人请求宣告专利号为200510105502.1，名称为“一种物理认证方法及一种电子装置”的发明专利无效。根据《专利法》第45条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

在一份长达77页的无效宣告请求书中，详细陈述了涉案专利应该被无效的理由。“请求人认为本专利不符合《专利法》第33条、第26条第3、4款、《专利法实施细则》第20条第2款、《专利法》第22条第3款的规定，应当被宣告全部无效，”该申请书从技术角度详细阐述了涉案专利应该被无效的六大理由。无效宣告的申请人认为，一、涉案专利修改超范围，不符合《专利法》第33条的规定；二、该专利说明书公开不充分，不符合《专利法》第26条第3款的规定；三、涉案专利保护范围不清楚，不符合《专利法》第26条第4款的规定；四、该专利得不到说明书的支持，不符合《专利法》第26条第4款的规定；五、权利要求1-24缺乏必要技术特征，不符合《专利法实施细则》第21条第2款的规定；六、涉案专利不具有创造性，不符合《专利法》第22条第3款的规定。

针对上述的六大理由，对于被申请无效的专利不符合《专利法》第22条第3款的规定、不符合《专利法实施细则》第21条第2款的规定、不符合《专利法》第26条第4款的规定以及不符合《专利法》第33条等几种理由，已经非常常见。但是对于被申请无效的专利不符合《专利法》第26条第3款的规定，公开充分，直接涉及到发明创造的实质有没有被公开的问题，牵扯到专利申请、授权、使用以及无效等一系列过程，在这里我们也来探讨一下在专利撰写过程中如何规避公开不充分的问题。

《专利法》第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在现行的《审查指南》中规定：说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明创造的实质的要求。可见，在《专利法》和《审查指南》都规定了是以所属技术领域的技术人员能够实现作为公开是否充分的标准，那么公开到什么程度才能让所属技术领域的技术人员能够实现呢？

首先，我们要先了解一下所述领域的技术人员拥有的能力，即知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识；能够获知该领域中所有的现有技术；并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力；但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其它技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其它技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。可见对于本领域技术人员来说，他不具备创造力，但是具备获取本领域和其他领域现有技术的能力。这就是说，如果在撰写申请文件中，如果没有把发明点直接披露的话，也就是前文所说的发明创造的实质，本领域技术人员是没办法实现的。

综上所述，所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其指出的技术问题，并且产生预期的技术效果。具体要求是，说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够将该发明或者实用新型再现的程度。

下面就几种公开不充分的情况进行分析：

第一种情况：说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。例如，发明人声称创造一种低功耗高亮度的灯泡，其可以实现功耗低、亮度高的效果，而未在说明书中详细记载该效果的实现方式，这是本领域技术人员无法直接从该说明书中获得实现该技术方案的实现方式的情况之一。

第二种情况：说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。例如利用放大器，使灯泡实现功耗低、亮度高的效果。其中，说明书并没有记载如何利用放大器，放大器如何连接，怎么实现功耗低、亮度高的效果。

第三种情况：说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题。如说明书中公开了将灯泡连接至220V交流电这一技术手段，而本领域采用这一技术手段根本不能够实现功耗低、亮度高的效果，解决不了现有的灯泡功耗高、亮度低的问题。

第四种情况：申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。例如在某一个技术手段中涉及到类似于永动机这种不能实现的技术手段，则整个技术方案也就不能够实现。除了上述几种情况还，还包括：说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

从上面提到的内容中看，对于发明或者实用新型专利的申请，在说明书撰写过程中，一定要把握住本领域技术人员能够实现这一准绳。代理人需要克服在专利撰写过程中，发明人主观不想把发明点公开，以及对发明创造的发明点理解不透彻两大问题。其中，当发明人认为某发明点是该技术的核心或者公司的核心竞争力，不想把这一发明点公开的情况下，作为代理人，可以为发明人树立一种“公开换取保护”的意识，并可以在专利撰写过程中采用逐层上位的方式进行保护，并且上位的逻辑应该严谨，应该在上位之后的技术方案能够解决背景技术中指出的技术问题，并且能够为发明点架构合理的保护范围，以达到对于这一发明点的最大、最安全的保护力度。

同时，作为代理人，还可以从自身的业务能力出发，多了解当前技术领域的发展状况，并为发明人以专利布局的形式提供保护，这样就能够得到更加全面的保护范围，使得有意图使用发明或者实用新型专利技术的其他人无法绕过布局好的专利集合。另外一个大问题是针对发明点理解不够透彻的情况，往往在描述中，可能觉得描述起来含糊不清，这就很容易导致公开不充分的问题。所以在代理人撰写说明书的过程中，要时刻提醒自己，务必要把专利的发明点理解清楚、透彻，这样，无论是在权项的上位，还是在说明书具体实施方式的撰写上都会觉得游刃有余。

另外，除了对于发明点的撰写要公开充分之外，对于与发明点相关的其他特征也建议给出至少一种具体实现方式，如通过调用何种函数，或者读取到某一参数是什么值，才能够确定移动终端的屏幕处于熄屏状态等。这样，专利权利要求所提供的技术方案提供更加有力的支撑，使专利在授权之后使用过程中更加稳定。

总之，每一个发明创造都是发明人的劳动成果，而每一篇专利文献都是经过“九九八十一难”才能够被授权的，所以所申请的专利能够被授权、为了授权专利能够更加稳定，所有的代理人们就请带着这种使命感，认真撰写每一篇专利申请吧！

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作者：丁明远 北京品源专利代理有限公司

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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