在先企业名称权与在后注册商标权冲突时的侵权裁判要点

————“好美家”商标专用权纠纷案评析

（袁博，上海第二中级人民法院，200070） 【裁判要点】

在裁判再先企业名称权与在后注册商标权冲突纠纷案件时，法院通常会考虑三个因素：企业名称与注册商标是否在同种或类似商品上使用；在先企业名称是否构成了在后注册商标的合法在先权利；双方是否有违反诚实信用原则的行为。

【基本案情】 原告广州市高士实业有限公司（以下简称高士公司），是一家从事建筑装饰材料生产和销售的企业。2003年5月14日，高士公司将“好美家”文字向国家商标局申请商标注册，2005年2月21日，国家商标局向原告颁发商标注册证，核准使用的商品为第1类。

被告好美家装潢建材有限公司（以下简称好美家公司）成立于1998年4月14日，当时登记的企业名称为“上海好美家装潢建材有限公司”，经营范围为：销售建筑材料、五金产品、工业美术品、家具、包装材料、陶瓷制品、室内装潢、日用百货等。2002年1月10日，上海市工商管理局虹口分局核准更名为现名。

原告诉称，自2008年4月起，发现被告在其生产和销售的熟胶粉的包装盒上使用“好美家”，在《购物凭证》和发票上使用“好美家”文字。原告认为，涉案产品与其注册商标的核定使用商品纤维素浆属于同类或类似商品，被告的行为构成商标侵权，故请求法院判令被告停止侵权行为并赔偿经济损失50万元。

被告辩称：首先，涉案产品与涉案商标核定使用的纤维素浆并非同种商品或者类似商品，被告并没有侵犯原告的注册商标专用权；其次，在2003年之前，被告已在先拥有企业字号“好美家”，并已享有高知名度和高美誉度，被告在涉案产品包装盒上使用“好美家”文字是合法行使自己的企业名称权，不构成对原告商标权的侵犯。

【裁判要旨】 上海市第二中级人民法院经审理认为，本案的争议焦点是被告在涉案产品包装盒和购物凭证上使用“好美家”文字是否构成了对原告涉案注册商标专用权的侵犯。对此应从两个方面进行考量： 第一，涉案产品与涉案商标核定使用的纤维素浆是否属于同种或类似商品。 通过对两种商品在功能、用途、生产部门、销售渠道和消费对象等方面的比对，不能认定两种商品构成同种或类似商品。 第二，被告是否享有合法的在先权利。 经调查，自被告1998年成立时起，被告一直将“好美家”文字作为其企业名称中的字号使用，到2003年时营业收入已达12亿元，并一直通过各种媒体进行广泛持续地广告宣传，并在2003年底前获得诸多荣誉，同时有证据表明其主观上并无与涉案商标混淆的恶意。因此，法院确认被告享有合法的在先企业名称权，其行为不构成对原告商标权的侵犯。据此，法院判决驳回原告诉讼请求。宣判后，原告不服提出上诉，上海市高级人民法院经过审理后判决驳回上诉、维持原判。

【法理评析】 一、企业名称权和注册商标权以及两种权利自身产生冲突的表现形式 企业名称由行政区划、字号、行业经营特点、组织形式四个部分依次组成，其中字号是核心，具有显著的识别和区分作用。企业名称和商标在宣传商品来源方面具有类似的功能，因而基于企业名称和注册商标而产生的权利在实践中的冲突在所难免。近年来，全国出现了很多企业名称权和商标权发生冲突的案例，影响较大的有北京的“同仁堂”案，南京的“张小泉”案，天津的“狗不理”案。

企业名称与注册商标以及二者自身产生的冲突，可以归纳为四种类型：

1.在后注册商标与在先注册商标的冲突。 对于这种冲突，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。否则，便属于注册商标的争议问题，应通过商评委得到解决。这类冲突的经典案例是曾入选《最高人民法院公报》的“梦特娇”案。该案中，被告将自己拥有的“梅蒸”（字母和图形组合）商标拆分成与原告的“Montagut与花图形”商标相似的标志使用在同类商品上，尽管“梅蒸”商标本身并不与原告商标相似，但被告的不规范使用行为仍然构成商标侵权。

2.在后企业名称与在先注册商标的冲突。 对于这种冲突，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项已经给出了明确的处理原则，即以“突出使用”和容易使人产生“误认”为条件。这类冲突的代表性案例如上海克莉丝汀食品有限公司诉苏州市克莉丝汀食品有限公司等商标侵权纠纷一案。该案中，被告将其企业名称变更为包含原告的注册商标“克莉丝汀”字样的新名称，并在经营活动中突出使用“克莉丝汀”，使相关公众产生混淆，最终被判侵权。

3.在后企业名称与在先企业名称的冲突。 在这种冲突中，判断的标准也是在后企业名称与在先企业名称是否构成相同或近似，使相关公众产生混淆。这类冲突的典型案例如天津梅兰日兰有限公司诉上海梅兰日兰电器（集团）有限公司不正当竞争纠纷案。在该案中，原告经过努力使得“梅兰日兰”字号获得较高知名度，而被告恶意地将“梅兰日兰”在后登记为企业名称中的字号，使得原告合法利益受到侵害，最终被判构成不正当竞争。

4.在后注册商标与在先企业名称的冲突。 显然，本案权利冲突的类型，即属于这一种。造成本案权利冲突发生的原因，主要在于我国目前对企业名称与商标的注册登记管理分属两个系统：商标是由国家商标局统一实行全国集中核定注册的，企业字号是分别由县级(含)以上工商行政管理局登记注册的，国家商标局与地方工商局之间难以实现信息资源共享，也无法进行交叉检索。商标局在商标初审中并不主动审查申请注册的商标有否与在先企业名称权发生冲突，故存在大量与他人企业名称中字号相同或近似的商标被公告的情况，使得通过注册程序，“合法”使用他人字号的行为大量涌现。

二、以本案为例归纳在先企业名称权和在后注册商标权利冲突类型案件的裁判要点

（一）类似商品辨析是裁判此类案件的基础 根据《商标法》第五十七条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，企业名称权要构成对注册商标权的侵犯，必须是在同种或类似商品上使用。因此，同种或类似商品的判断，成为裁判此类案件的基础工作。类似商品，依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。例如本案中，两种需要判定的商品分别是纤维素浆和涉案产品熟胶粉。

根据国家2002年8月发布的《类似商品和服务区分表》，0116类“纸浆”类商品分类下，共有3种商品，分别是木浆、纸浆和纤维素浆，故在商标注册的商品分类中，纤维素浆类商品隶属于纸浆类商品，应主要用于制造纸类商品，是木浆和纸浆的类似商品。而熟胶粉则是在建筑墙面处理中，与水泥用灰浆等混合使用的添加剂，起到增加粘稠度和顺滑度的作用。用于造纸的纤维素浆的消费对象主要为专门的纸类产品生产企业，一般通过工业原料市场等专门的销售渠道进行销售；而熟胶粉的销售对象为有建筑装潢需要的企业或个人，一般通过建材超市、建材市场等销售渠道进行销售。因此，两者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面有明显区别，相关公众不会认为两者存在特定联系并造成混淆。由此得出结论，两种商品不构成类似商品，当然更不构成同种商品。根据前面的分析，既然不构成同种商品，那么本案中的侵权指控，因缺乏法律根据而成为无本之木，无源之水，自然无法得到法院支持。

（二）在先权利判定是裁判此类案件的关键 经过类似商品的判断之后，如果判明不属同种或类似商品，即可确定侵权不成立；如果判明属于同种或类似商品，就要进入下一个环节，即判定在先权利。

我国《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。这里的在先权利一般理解为在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括企业名称权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。其中，将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致相关公众混淆，致使在先权利人的利益可能遭受损害的，构成对他人在先字号权的侵犯，争议商标应当不予核准注册或者予以撤销。由此可见，当企业名称权构成对注册商标权的在先权利时，可以使后者权利状态失去稳定，成为撤销后者的原因（商标注册满5年除外），当然更可以成为应对商标侵权指控的抗辩事由。但是，法官在对在先权利是否成立形成心证时，必须充分考虑字号的知名程度，因为知名程度不但是权利在先成立的一个事实证明，也能使在先权利得到优先保护在法益平衡方面获得正当性依据。

我国《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定，擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的行为，构成不正当竞争行为。另根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。概言之，当注册商标与在先成立的字号相同时，若字号具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉并且二者能构成混淆，则在先字号可以得到《反不正当竞争法》的保护；反之，当企业名称中的字号不构成知名字号时，不但无法根据《反不正当竞争法》第五条获得保护，而且因为法益权重不足而难以援引《商标法》第三十二条中的在先权利进行抗辩。因此，必须对字号的市场知名度进行充分考察。建立在这种考察基础之上的裁判，才能获得较大的稳定性。例如在本案中，经法院查明，被告好美家公司自1998年成立时起就登记使用“好美家”字号作为企业名称，早于原告注册“好美家”商标的2003年。在原告注册商标前，被告已经在全国拥有20余家子公司，营业收入自1999年起持续大幅增加，到2003年营业收入已达12亿元，广告费用的投入也是逐年大幅增加，同时，也获得了全国范围内的各种荣誉和奖励。种种事实，无可辩驳地使得法官形成被告享有合法在先企业名称权的自由心证。在先权利的确立，使得本案原告的诉讼请求更加没有事实基础。

（三）诚实信用考察是裁判此类案件的补充 适用诚实信用原则解决企业名称权与注册商标权冲突，就是要审查权利人是否遵循公平竞争原则，是否不正当利用在他人的商誉进行竞争。因此，诚信考察作为此类案件的一个重要补充，具有不可忽视的参考价值。本案中，原告方面，经法院调查，原告除注册过“好美家”商标外，还注册过“高士”、“红3A”、“得事利”、“快图美”、“时利”、“快能达”、“立能达”、“荔宝”、“富美家”、“拜高”、“快涂美”、“高师傅”、“力帆”、“百事达”等商标，其中不乏有他人的知名商标或商号。被告方面，经法院调查，被告在其涉案产品的包装盒上使用“好美家”字样的同时，还注明了被告的企业名称和公司的地址、电话等，使相关公众在选购被告产品时能知晓所购产品与被告的联系，因此，被告在主观上与涉案商标混淆的恶意不难得到排除。综合对双方的诚实信用的考察，可以对本案的裁判得出有价值的补充。

作者：袁博上海第二中级人民法院 200070 整理：iprdaily 网站：http://www.iprdaily.cn/

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