由一冲突的无效决定和法院判决引发的思考

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：丁沙  北京市品源律师事务所

原标题：由一冲突的无效决定和法院判决引发的思考——授权外观设计被维持的决定是否能够作为侵权诉讼中的抗辩理由

引言：

笔者近期看到的一起侵权纠纷中，被诉侵权方提出了与被诉侵权产品完全相同的外观设计在确权程序中，已经获得专利复审委员会的认可（维持专利权有效），认为其与授权外观设计不相同也不相近似，二者的区别技术特征对于整体的视觉效果产生了显著地影响作为侵权过程中的不侵权抗辩理由。但是审理该案的法院最终对无效宣告审查决定书没有采信，作出了侵权成立的判断。

针对法院和复审委看似矛盾的处理结果，哪一方更有道理？

首先，以授权外观设计被维持的决定作为侵权诉讼中的抗辩理由，是否能够得到法律原理上的支撑。

外观设计获得授权的法律依据是《中华人民共和国专利法》（2008修正）（以下简称专利法）第二十三条第一款：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。而且，2010版审查指南第四部分第五章记载：不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。

外观设计专利侵权判断的法律依据是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利权纠纷解释）第八条：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

可见，在外观确权程序中，满足“没有与涉案专利实质相同的外观设计”是授权的必要条件之一；而在外观侵权判断程序中，需要满足涉案产品采用“与授权外观设计近似的外观设计”。那么，确权程序中的“实质相同的外观设计”与侵权判断中的“近似的外观设计”的判断标准是否相同？是否存在与授权外观设计不实质相同，能够获得授权，但是又构成近似的外观设计（被认为侵权）。

在2008年修正的专利法中，针对外观设计可授予专利权的条件，增加了二十三条第二款[1]的规定。该规定更类似发明的“创造性”评价方式。若在后外观设计增加的设计特征是区别于现有设计的设计特征（以下简称设计要点），显然其满足二十三条第一款“新颖性”的规定，也满足二十三条第二款“创造性”的规定，能够获得授权。但是，由于该在后设计包含了在先授权外观设计的全部设计要点，是否属于侵权判断中的“近似的外观设计”。

笔者认为在现行的专利法法律框架下，外观设计侵权判断不适宜机械的套用发明侵权判断中的“全面覆盖原则”。发明技术方案中，默认权利要求中的每个技术特征均是构成该技术方案的必要技术特征，这些必要技术特征的集合构成了能够实现一定发明目的的完整的技术方案。但是外观设计不同于发明技术方案，其目的是赋予产品美感。专利法第二十三条第一款和第二款所规定的“新颖性”和“创造性”的判断标准，均基于一般消费者作为判断主体，采用“整体观察，综合判断”的判断方式，判断整体视觉效果的影响。这点有别于发明的新颖性和创造性判断标准。机械套用“全面覆盖原则”，显然会与现行的专利法构成冲突。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（征求意见稿）第十七条第一款规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似，应当从一般消费者的角度全面观察设计特征，综合判断整体视觉效果。被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的，人民法院可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似；被诉侵权设计包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的，人民法院可以推定该设计特征对整体视觉效果更具有影响。但是，当事人提出反证推翻上述推定的除外。

但是在公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中，删除了上述条款。最新公布的指导案例85号[2]，高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，最高院认为：“如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似”。可见，关于“征求意见稿”中第十七条第一款前半部分“不相近似”的判断方式，最高院持肯定的态度。对于被诉侵权设计包含了授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征的情况，其有着自己考量。 在该判决书中，其记载：“另外，对于非设计特征之外的被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计相比的区别设计特征，只要其足以使两者在整体视觉效果上产生明显差异，也应予以考虑”。可见，最高院依旧秉承“整体观察，综合判断”的方式，即使被诉侵权设计包含了全部设计特征，只要其存在其它区别设计特征，且足以使两者产生明显差异，一般应推定为不相近似，不构成侵权。

因此，在现行专利法没有保护局部外观设计的前提下，笔者认为是不存在与授权外观设计不实质相同，但是又构成近似的外观设计的。故单纯从法律理论上看，如果一项在后外观设计相对于一授权外观设计构成实质性差异，而被维持专利权的有效性，那么与该在后外观设计相同的产品也和授权外观设计构成实质性差异，必然没有落入该授权外观设计的保护范围，不构成侵权。

再者，从可实践性看这种抗辩理由是否能够得到支持。

笔者认为以复审委作出的维持在后授权外观设计专利权的决定，主张和该设计一致的产品不侵犯在先授权设计的专利权不具有现实的可操作性。因为在类似案例中，外观设计确权程序中无效宣告请求的提出方通常是侵权纠纷中的应诉方，以授权外观设计作为现有设计，对与被诉侵权产品相同的在后设计提出无效宣告请求，而侵权诉讼中的起诉方不会参与到确权程序中。本着维持专利权的目的，无效请求方通常会夸大或强化与授权设计的区别，隐藏该区别设计特征的相关现有设计。而确权程序依据请求原则，复审委会根据请求方提供的相关证据，及其本领域的惯常设计作出相应的判断。由于无效程序中，请求方和答辩方实际上都是一方，很难在该程序中充分提供与争议外观设计相关的所有现有设计。因此，法院对复审委的决定不予采信也具有其自洽的逻辑性。

相应地，在侵权程序中，起诉方要证明被诉外观设计与授权设计相同或相近似，而应诉方则需要通过证据证明两者不相同也不相近似。在整个诉讼过程中，双方都会尽力提供支持己方观点的现有设计证据，而作为中立裁判方的法院在这种充足的证据支持下，将会比专利复审委在一个更有利的，更高的角度去判断侵权设计和授权外观设计是否构成相同或相似的外观设计。

结语：

专利复审委和法院在其获得的现有设计的情况下，作出的判断均没有错误。但是由于在确权程序中，没有侵权程序中的原告方参与，因而最终作出的决定也很难为法院所接受。法院更愿意在侵权程序中由诉讼双方充分列举现有设计证据，在双方充分举证的前提下，作出侵权与否的判断。

因此，在目前的法律框架下，以侵权外观设计已经获得授权，并在确权程序中被复审委支持而认定与授权外观设计不相同也不实质相同，不宜作为侵权诉讼中的抗辩理由。

注释：

[1]《中华人民共和国专利法》（2008修正）

[2]（2015）民提字第23号

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作者：丁沙  北京市品源律师事务所

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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