投资并购中的「知识产权尽职调查」

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：张峰  兰台法律在线

原标题：投资并购中知识产权的尽职调查

投资并购原本是一场买卖双方的合作和博弈，卖方尽力规避责任，本能地掩饰存在的瑕疵；买方尽力发掘想知道一切可能的资产状况及风险。因此，站在投资人角度，在事前的尽职调查变得愈加重要，在普遍关注有形成资产的同时，对无形资产的疏忽有时候可能是致命的，甚至会导致交易的彻底失败，本文拟结合执业中的感悟，谈谈投资并购中知识产权尽职调查中涉及的广度、深度与关联度问题。

关于知产尽职调查的广度

对于一个成熟的目标公司，知识产权的内容可能涉及方方面面，延及的国家或地区甚至遍及全球，如何进行全面的知识产权尽调，考察详尽所有的知识产权项目是知识产权尽调的基本要求。

1、尽量调查清楚所有的知产项目

企业可能涉及到的知识产权项目有专利、商标、著作权、商业秘密、原产地标志、植物新品种、域名等，尽职调查需要全面核实可能存在的上述资产，确认其所有权、状态、权利内容，附随的许可和质押事项，尤其要关注与主营业务相关的知识产权项目，尽量做到不遗漏。著名的劳斯莱斯收购案，就是因为商标权的归属问题没有事先调查清楚，才导致大众花费大价钱却没有买到最核心的劳斯莱斯商标权。

2、在全球范围内对知识产权进行调查

根据项目的需求，如果目标公司或收购资产涉及到其他国家的资产，基于知识产权的地域性，需要在全球不同法域对目标公司的知识产权进行尽职调查，除非在其他国家没有知识产权项目，否则需要依据掌握的基本情况，有针对性的在全球范围进行知产项目的尽调，主要项目包括商标、专利、著作权，域名和产地权标志，以及涉及个别地区的外观设计（如欧盟）。

3、目标公司对第三方的许可或保证

在目标公司过往的经营中，有可能对第三方进行了知识产权许可或保证，投资并购交易完成后，这些义务将继续存续，因此提前对这些事项进行详尽调查，可以帮助投资者审查和评估这些义务对其今后运营的影响，甚至会决定其是否继续进行交易。譬如，在鸿海精密收购夏普的案例中，因为没有充分估计夏普将北美市场的“SHARP”商标使用权许可给海信使用的后果，造成收购后北美市场拓展的困难，便是实例。

其次是在过往经营中就知识产权事项可能作出承诺或保证，譬如不侵犯第三方权利，互不追究侵权责任等，作为尽职调查者，应当对这些事项进行分析，看是否对公司长远经营产生影响，或者与收购目的是否抵触。

4、目标公司对第三方的许可或保证

尽职调查需要关注潜在的知识产权诉讼风险，对于既存的诉讼事项通常目标公司会予以披露，但对于潜在的侵权被诉风险，需要专业人员进行风险提示和防范，尽管完全披露潜在风险确实存在难度，但对于主营产品或服务，明显的侵权经营行为，应当予以评估和提示，以便投资者评估和采取相应预防措施。

对于目标公司在过往形成的其他历史性因素，如潜在的知识产权所有权、发明人署名权争议，技术合作中产生的知识产权所有权争议等，如果事先不能进行调查，也有可能会在交易完成后成为新的麻烦点。

5、正在申请尚未公开的知产事项

部分知识产权尚处于申请中，官方尚未公开，因此无法公开途径查询和核实，但申请权仍属于尽职调查的范畴，需要根据代理机构或者申请人保留的申请档案，对相关事项予以核实记录。

关于知产尽职调查的深度

对于投资并购的知识产权调查，其程度可深可浅，如何把握需要根据项目特点，潜在风险，聚焦关键产品或业务，进行深入的分析、排查，给予投资者客观可信的建议和预警。

1、承诺保证与深入调查的关系

在投资并购中，很多调查事项因为无法深入了解，或者调查起来比较麻烦，目标公司就采用承诺或保证的方式来解决投资者的担忧，这是一种权宜之计，看起来又省事又能解决问题，但却隐藏着巨大的风险：一旦交易完成，事先的承诺或保证未能兑现，追究违约责任是一件很麻烦的事情，因为责任承担的主体要么是合作的伙伴，共同的股东，要么是目标公司本身，况且责任承担的执行也未必顺利，今后的合作基本上就无法进行了。所以在能够进行尽职调查了解情况的条件下，还是要尽量了解清楚，供决策参考，不宜图省事一概采用承诺保证解决问题。

2、专利稳定性，保护范围的调查

如果尽调涉及专利，尤其涉及到主要产品的专利，显然产品能够得到专利保护，从而具有专用权是投资者认同的投资价值的重要因素，但是光有专利权是不够的，因为专利授权只是一种推定授权，其随时面临无效申请的挑战，这种风险的把控，只能深入调查和检索后才能进行评估。评估可基于专利的类型，通常发明专利的稳定性会高于实用新型，经过无效维持的专利稳定性要高于未曾经过无效的专利；但准确的评估还要进行检索分析才能得知，其评估费时、费力还费钱，因此对于核心专利、核心产品的关键专利，可以选择性地进行稳定性评估，以消除可能存在的风险。

专利保护范围越大，越难授权；保护范围越小，越可能授权。但保护范围过小的专利，在实际维权中可能只是“纸老虎”，无法覆盖侵权行为，或者很容易被侵权者用其他技术特征取代而越过。因此在尽职调查时，对于核心专利、关键专利对其保护范围的评估也很重要，判断其是否能够对竞争对手形成真正的技术门槛，因此不能只看专利数量，不看质量。

3、商标、商业秘密的深入调查

对于商标的调查除了基本要素，如所有权、类别、项目的调查之外，还要关注以下因素，一是商标的使用状况，商标使用的证据留存；二是同一标识在其他类别上的注册使用状况，品牌分裂；商标的稳定性。

商业秘密的内容有时候不可轻易获得，因此作为尽调律师，需要从形式上关注是否采取了保密措施、与员工是否签订保密协议、员工离职是否进行交接和信息清理，并且向公司承诺和保证。

知产尽调与投资并购关联度

知识产权尽职调查要考察知识产权与项目相关性，要在众多知识产权中筛选出与项目相关的部分进行重点分析；其次要秉承知识产权服务于实体项目的宗旨，重点考察主营项目是否有知识产权形成支持和保障。

1、商标能否全面保护主营业务

商标注册类别及项目是否已经涵盖了主营产品以及将来可能涉及的产品；商标注册的地域是否已经覆盖了产品销售或将来可能销售的区域；除此之外还要考察商标的稳定性，在中国商标注册使用年限是否超过5年，有没有可能被其他商标无效等因素，使用中商标被他人无效，并被他人追究侵权责任的案例时有发生，发生此种事件对企业来讲是非常致命的，也是尽调中要排查的因素。

2、专利能否对主产品进行有效保护

需要重点考察关键零部件、关键技术上是否有专利权，现有的专利权内容是否与主营产品相关；拥有众多专利时，是否可以对主营产品构建成具有保护壁垒的专利池；专利的保护年限是否足够满足企业预期的发展需要，专利的维护是否正常等因素。

总之，投资并购中的知识产权调查，需要站在投资人的角度，从目标企业的长远发展角度出发，分析排查投资风险中的知识产权风险，评估知识产权对目标企业的支撑和保障作用是否足够充分，为投资人保驾护航和做决策提供切实客观的依据。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：张峰  兰台法律在线

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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