注册商标被宣告无效后，能否追究有效期间的侵权责任？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：刘东海北京市长安律师事务所律师合伙人

原标题：注册商标被宣告无效/撤销之后的效力及侵权问题初探

注册商标因与在先的注册商标构成近似商标或者构成对在先驰名注册商标的复制、模仿、翻译而在无效宣告/撤销案件中被宣告无效/撤销之后，该商标在被宣告无效/撤销之前的效力状态如何进行法律评价，使用行为是否具有可责性，在当前的商标理论研究以及侵权审判实务中，较少涉及。本文试对此类问题进行初步探讨，抛砖引玉，并期望获得同行的斧正及探讨。

一、《商标法》相关规定的立法变化

2014年《商标法》的“注册商标无效宣告”程序即为2001年《商标法》“注册商标争议”程序，2014年《商标法》的商标“宣告无效”即为2001年《商标法》的商标“撤销”。考虑到这一立法变化，本文在行文时同时使用“宣告无效”和“撤销”。

1.注册商标无效宣告之后的法律后果，规定于2014年《商标法》第四十七条：

“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

2.2001《商标法》并未规定商标被撤销之后的法律后果。2002年颁布并施行的《商标法实施条例》第三十六条对此问题进行了规定：“依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”

二、商标无效宣告/撤销结果的溯及力及例外规定

1.法律的溯及力，即法律溯及既往的效力，是指法律颁布以后对它生效以前的行为是否适用的问题。如果适用，法律就有溯及力，如果不适用，法律就没有溯及力。基于法律的指引功能，世界各国普遍承认法不溯及既往原则。我国《立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”

2.商标被宣告无效/撤销后，对四类民事法律行为不具有溯及力。一是人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书；二是工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定；三是已经履行的商标转让合同；四是已经履行的商标使用许可合同。这四类行为，涵盖司法行为、行政行为以及民事主体之间的法律行为。

商标无效宣告/撤销结果的溯及力，严格来说并不属于法律溯及力的问题，但为了保持民事法律关系的稳定性、行政和司法行为的确定性，以及商标无效宣告/撤销结果的法律属性类似于新法颁布，因此，商标无效宣告/撤销的结果溯及力问题应遵循法律溯及力的一般原则。

3.对比2014年《商标法》与2002年《商标法实施条例》，对溯及力的问题，2014年《商标法》增加了“依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”这实际上是在遵循溯及力一般原则基础之上的例外规定。之所以做出例外规定，是因为立法者认为与溯及力一般原则相比，公平原则在特定情况下的价值高于溯及力一般原则。当出现明显违反公平原则的情况时，应突破溯及力一般原则的适用。

三、注册商标无效宣告/撤销之前的商标效力状态

1. 2014年《商标法》和2002年《商标法实施条例》都规定了“注册商标专用权视为自始即不存在”。根据法律的文意解释原则，宣告注册商标无效/撤销，就是认为注册商标从注册时起就不存在，即在法律上不承认该注册商标专用权的存在或者曾经存在。注册商标无效宣告/撤销之前的效力状态，目前理论界探讨较少，可供研究的案例也较少。

2.在福建省高级人民法院审理的上诉人江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司与被上诉人福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司商标权侵权纠纷一案中[（2016）闽民终809号]，福建省高级人民法院认为：虽然涉案注册号为10307248的“ECFIRMAN”及注册号为10307234的“SUM”的商标于2014年12月31日被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但北京市高级人民法院于2015年11月20方作出上述商标被宣告无效的生效行政判决。在生效判决作出前，上述商标仍属于有效状态。

在江苏省高级人民法院审理的再审申请人拉法基股份有限公司与被申请人上海拉法基石膏建材有限公司、南京美世达建材有限公司侵害商标权纠纷再审一案[（2014）苏知民再终字第0001号]，江苏省高级人民法院认为：尽管在当时赵强胜取得“拉法基”注册商标不符合商标法的相关规定，但无论在外观表现上还是基于对公众认知的合理判断上，赵强胜持有的“拉法基”注册商标证在特定时间段是一个合法有效的权利证明书。

3.从上诉两份判决书对于注册商标被宣告无效/撤销之前的法律状态所进行的价值来看，福建省高级人民法院和江苏省高级人民都承认注册商标被无效宣告/撤销之前属于有效状态。笔者认可这种价值判断。笔者认为，“注册商标专用权视为自始即不存在”，是对注册商标权利状态的一种事后评价，是法律对既往事实进行追认的一个结果。而注册商标被宣告无效/撤销之前的有效期间，是特定时间段的一种客观事实状态。宣告无效/撤销之前的有效状态作为一种曾经的客观事实独立存在，与之后的宣告无效/撤销结果并不矛盾。

四、《商标法》并未对注册商标有效期间的使用是否侵权作出规定

注册商标因与在先的注册商标构成近似商标或者构成对驰名商标的复制、模仿、翻译而被宣告无效/撤销之后，该商标在有效期间的使用是否侵害相关联商标行政案件中在先引证商标专用权，《商标法》未给出明确规定。

2014年《商标法》第四十七条和2002年《商标法实施条例》第三十六条都有“但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”的规定。从语法、立法技术、以及法律条文的逻辑性来看，“但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”安排在无效宣告/撤销结果不具有溯及力的四类行为之后，应当属于不具有溯及力的四类行为的但书部分，即此规定中受损失的主体应限定为：司法判决、裁定、调解书的侵权方；工商行政处理的行政相对人；商标转让合同的受让人；商标使用许可合同的被许可使用人。

2014年《商标法》第四十七条和2002年《商标法实施条例》第三十六条围绕上述四类主体进行立法规制，无效宣告/撤销行政案件中在先引证商标注册人不在规制的范围之内，即“但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”条文中“他人”的范围不包括无效宣告/撤销行政案件中引证商标注册人。

五、对“他人”进行扩张解释下应考量的六个因素

虽然单纯从《商标法》立法来看，并未对被无效宣告/撤销结果之前的商标使用行为是否侵权作出规定，但这并不妨碍无效宣告/撤销行政案件中引证商标所有人提起商标侵权诉讼。对于此类诉讼，笔者认为，在对受损失主体范围进行扩张认定的情况下，应结合与《商标法》有关的相关法律规定，考量以下六个因素。

1.商标授权行政信赖利益的保护因素

商标注册需要经过商标局的行政审查，商标局初步审定并进行公告的行政行为，是商标授权行政机关对商标是否具有可注册性进行的合法性判断，即商标局认为该商标的注册合法。如果在三个月的异议期之内，没有人对该商标提出异议申请，则商标局颁发商标注册证书。

《行政许可法》第八条规定：“公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护”。对于已经颁发的商标注册证书，商标注册人有理由相信该商标的注册经过了商标局的认可，具有合法性。行政相对人对于商标行政机关的行政授权信赖利益，理应获得法律的认可和保护。

2.无效宣告/撤销行政案件中引证商标注册人的过错因素

商标初步审定并公告之后，有三个月的异议期间，他人如果认为该商标侵害到自己的合法权益，包括与在先的注册商标构成近似商标或者构成对在先驰名注册商标的复制、模仿、翻译，可以提出商标异议申请，阻止该商标的注册。如果在初审公告期间没有提出异议申请，而是等到商标获准注册之后提出无效宣告，则申请人本身就存在一定的过错。申请人的这种过错，实际上已经破坏了商标的稳定性，因此，理应由申请人对其过错承担一定的责任。

3.司法信赖利益的保护因素

在商标行政诉讼案件中，评审、一审、二审、再审四个阶段，对于相同的事实，作出不同的价值判断的现象非常正常。在高志石与绫致时装（天津）有限公司关于第3566908号“VERO MODA”商标行政争议案件中，商标评审委员会认定争议商标与引证商标商品不类似，北京市第一中级人民法院认为商品类似，北京市高级人民法院终审判决[（2015）高行（知）终字第4215号]认定商品不类似，注册商标予以维持，而最高人民法院再审判决[（2016）最高法行再99号]认为商品类似，撤销了北京市高级人民法院的终审判决。

“VERO MODA”商标终审判决被维持，再审判决被撤销，那么，针对“VERO MODA”商标有效期间的使用行为，绫致时装（天津）有限公司是否有权利主张赔偿呢？对此，笔者认为：我国的司法审判制度是两审终审制，而并非三审终审制。再审并非必经程序。当一件商标经过司法终审判决得以维持的情况下，商标注册人有理由对司法终审判决产生信赖，基于此而进行的使用，不具有可责性。如果因终审判决被撤销而可以事后追究商标注册人的责任，则无疑会对终审司法判决的权威性带来挑战，让民事主体无所适从。因此，笔者认为，基于终审司法判决的公信力以及民事主体对终审司法判决的信赖利益，当一件商标经过终审判决有效的情况下，尤其不能针对终审判决之后的使用行为主张构成侵权。

4.与连续三年停止使用撤销制度相协调因素

《商标法》鼓励商标注册，尤其鼓励注册商标的使用。如果商标获准注册后连续三年停止使用，则会因违反2014年《商标法》第四十九条的规定而面临着被撤销的可能。因此，注册商标的使用既是《商标法》赋予的权利，也是商标注册人所需要履行的义务。既然使用注册商标是《商标法》所赋予的权利以及必须履行的义务，则该使用行为就不应该具有可责性。

5.注册商标有效期间不具有可诉性因素

最高人民法院2008年制定的《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下称2008年《规定》）第一条规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。”

根据上述规定，以申请在先的注册商标为引证商标而对他人在后的注册商标提起侵权诉讼，人民法院不予受理。这种制度的设计，可能有多方面的考量，但司法权与行政权的界限问题，必然是考量因素之一。商标由行政机关授权，对商标权的否定，当然应当经过行政裁决的先决程序，司法裁判审查行政行为的合法性，但不能代替行政机关作出行政裁定。因此，在注册商标有效期间，对于并存的两件注册商标，司法不宜进行干涉。

注册商标有效期间，在先注册商标权利人可谓并没有对在后注册商标提起诉讼的权利，这实际上也是对在后注册商标有效期间合法权利的一种肯定。如果经过行政程序之后在后的注册商标被宣告无效/撤销，是否在先的注册商标权利人就可以当然的恢复其在某一特定时间不具有的诉权，司法审判应予以慎重考量。

6.注册商标与驰名注册商标冲突时禁止使用而不赔偿原则因素

2009年，最高人民法院制定了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称2009年《解释》），其中第十一条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。”

根据2008年《规定》，注册商标之间的冲突问题，司法不能直接接入，但2009年《解释》对此规定又有所突破。对于在先注册商标构成驰名商标的情况下，针对已经注册的商标可以提起民事侵权诉讼。虽然可以提起民事侵权诉讼，但对于裁判结果，似乎也有一定的限制。条文的内容只是规定“禁止使用”，而没有涉及到赔偿问题。

之所以作出这种折中的规定，笔者认为可能的考虑是：注册商标本身经过了行政授权，商标权人基于对商标行政授权行为的信赖使用诉争商标，本身是合法行为。但为了保护驰名商标，司法解释作出了价值取舍，以牺牲诉争商标权利人对注册商标的使用权为代价来换取对驰名注册商标的保护。在此情况下，法律本来已经偏向了驰名商标注册人，因此需要以诉争商标权利人不需要进行赔偿进行再一次的利益平衡。如果诉争商标权利人在已经被限制对注册商标使用权的情况下还需要进行赔偿，无疑是严重破坏了当事人对行政授权行为的信赖利益，也必然对行政授权行为的稳定性、可预期性、可信赖性带来挑战。

六、商标注册人的恶意应指使用恶意

1.对商标注册人的主观恶意进行评价，根据阶段的不同，可以划分为注册恶意与使用恶意。恶意评价本身属于对民事主体主观心态的一种评价，评价者通常会依据自己的认知、好恶作出判断，而并非介入被评价者的内心，因此，评价的结果与被评价主体内心真实的想法不同，在所难免。基于此，对恶意的评价，应当慎重。

2.对于注册阶段的恶意评价，不能简单的以商标是否近似作为判断的依据。商标是否近似，虽然有客观的标识可供比对，但标识是否近似的判断结果，却属于主观判断，因人而异。在每年的商标行政诉讼中，所有被司法改判的行政裁定，平均大概会有40%属于商标近似理由。由此可以看出，商标近似的判断主观性强，不能简单的以商标近似作为恶意判断的标准。

3.笔者认为，“但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”中的恶意，并不指向注册恶意，而应指向使用恶意。

首先，商标注册行为本身并不具有商标侵权诉讼的可诉性，因为注册行为本身并不会导致在先权利人利益的受损。

其次，标识本身的近似并不能代表商标注册人的恶意。如果商标注册人在实际使用注册商标过程中，走自己的品牌路线，并没有改变注册商标标识而故意靠近在先的注册商标，或者通过登记与在先的注册商标权利人相同的企业名称而靠近在先注册商标，或者宣传与在先的注册商标具有某种联系等行为，而是规范的使用自己的注册商标，则不能认定商标注册人具有恶意。正如法国鳄鱼与新加坡鳄鱼，一个鳄鱼头朝左，一个鳄鱼头朝右，消费者的混淆在所难免，但他们之所以可以共存，就在于他们都是在走自己的品牌路线，而不是在借助于对方的品牌影响力。

七、总结

在后注册商标因与在先注册商标构成近似或者构成对在先驰名注册商标的复制、模仿、翻译而被宣告无效/撤销之后，在后商标被宣告无效/撤销之前的效力状态属于有效。通常情况下，基于商标注册人对商标行政授权行为的信赖以及法不溯及既往的一般法律原则，该商标有效期间的使用行为合法，不具有可责性。但当在后商标注册人不规范使用注册商标，刻意借助在先注册商标的声誉、傍名牌、搭便车时，事实上就已经突破了商标合法、合理使用的界限，所带来的后果就是为在先商标注册人对在后商标有效期间的使用行为进行追溯创造了合理理由。