「美国延续申请」的种类及提交策略

#文章仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场#

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：袁颖  北京集佳知识产权代理有限公司

原标题：美国延续申请的种类及提交策略

美国专利法规定申请人在符合法定条件时可提出延续申请（Continuing Application），延续申请（Continuing Application）包括：继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）。一个原始专利申请（一般称为母案）不依赖另一个在先的申请，设立了一个自己的有效申请日；延续申请（Continuing Application）是在该原始专利申请的基础上，对其申请文件进行整理、补充或选择而形成的新申请，并依赖于该原始专利申请的有效申请日。

下面笔者对继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）的区别及提交策略进行简单介绍和探讨。

延续申请（Continuing Application）包括：继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请（Divisional Application）。

这三种延续申请的提出都必须满足下列条件：

1、提出申请时，母案必须为悬而未决的状态（pending）；

2、继续申请与母案申请的发明人至少有一个是相同的；

3、继续申请的说明书正文应当依据母案的申请文本而成；

4、母案申请应当是正式申请；

5、继续申请也应当缴纳申请费。

这里，母案为悬而未决的状态，并不意味着该原始申请必须为悬而未决的状态，仅要求该母案或者该母案的任一个继续申请为悬而未决的状态即可。

继续申请（Continuation）与母案具有相同的公开内容，并且要求该母案的优先权，除了以上均需要满足的条件以外，继续申请的提交还需要满足该条件：其权项必须完全被母案的公开内容支持。

部分继续申请（Continuation-in-part Application）在母案的公开内容的基础上增加了新的内容，权项涉及新的主题。部分继续申请可以用来加入在原始申请的申请日之后做出的改进，或克服在先申请公开不充分的问题。通常提出部分继续申请的目的是为了加入原始申请中没有揭露的特征以及申请不同于原始申请的权利要求保护范围。部分继续申请的权项中由母案公开内容所支持的主题可以获得母案的有效申请日，但是权项中由新增内容所支持的主题不能获得该母案的有效申请日，其有效申请日为该部分继续申请的提交日。因此部分继续申请有两个有效申请日，一个是原始申请的申请日，另一个是新增加内容的申请日，原始公开的内容和新增加部分的申请日分别计算，但专利权期限从原始公开内容的申请日起算20年。

这里需要提醒国内申请人的是，按照中国专利法规定，申请人将在中国完成的发明向外国申请专利的，应当事先报经专利局进行保密审查。而未经保密审查的发明直接向外所申请专利的，很有可能导致该发明在中国境内丧失权利。因此国内申请人在提交部分继续申请时，必须考虑好后续是否要在国内保护这些新增的主题，若仍有保护需求，则一定要先进行保密审查，以避免后续在中国境内丧失权利的风险。

分案申请（Divisional Application）与母案具有相同的公开内容，但是权项涉及的保护主题与母案不同。当美国专利局发现一个申请具有的权项涉及两个以上发明，且不满足可允许的一些特例时，美国专利局会发出RR（Restriction Requirement）要求申请人选择一个发明以继续审查程序，并要求撤回涉及未选择发明的权项。针对这些撤回的权项，申请人可以选择在母案为悬而未决状态期间的任意时期提交分案申请。

针对以上三种延续申请，申请人在选择时应该重点考虑哪些因素呢，在选择时必须考虑通过提交延续申请获得在先有效申请日的优势和劣势分别有哪些。

首先，申请人必须牢记，专利的保护期为自最早提交的母案的申请日起20年。相比于提交原始申请，提交延续申请有导致保护期缩短的风险。然而提交延续申请可能考虑的是获得母案申请的有效申请日，以克服一些在先的现有技术或者一些法律禁止。

另一个提交延续申请的非常重要的考虑是为了使母案一直维持在悬而未决的状态，以观察市场和竞争者的反应，并应对其他竞争者针对母案进行规避设计。当母案获得授权成为一项授权专利时，其他竞争者可能会生产产品以规避母案的授权权项的范围（design around the patent），该母案的申请人可以在延续申请中寻求对应的权项范围，以使得该竞争产品落入侵权范围；或者，申请人可以在母案的基础上增加一些改进，以获得不同的保护范围。当然，可以选择这种方式的申请人必须付出较多的资金和人力投入。

还有一个需要考虑的是商业利益。母案申请一般都会把权项范围写的尽可能的宽，以获取尽可能大的保护范围。而专利局通常都会通过新颖性和创造性驳回理由来拒绝较宽范围的权项，以要求申请人尽可能地缩小权项的范围。而当申请人已经有一款特定的产品具有即时的商业潜能，对于申请人来说比较明智的做法是在审查过程中先将权项范围缩小获得专利以覆盖该特定的产品，然后提交一个延续申请以继续寻求更宽的保护范围或者不同的保护范围。

下面笔者结合实际处理的案例探讨提交上述延续申请的策略。

在第一个案例中，申请人的母案申请保护一种支架，审查员检索到的现有文件与申请人希望保护的支架有较大的区别，但是由于母案申请的说明书和附图均未明确公开该实质的区别点，因此基于这种情况，继续与审查员争辩的意义不大，申请人选择了提交部分继续申请，对母案申请的说明书和附图进行修改，描述形成实质区别的特征，且权项中体现了该区别特征。该部分继续申请提交后即获得授权。该案提交部分继续申请的原因实际上是因为原始公开不充分或者说母案申请时并未考虑到如何撰写说明书以与现有技术区别开。因此申请人在撰写原始申请文本时，需要尽可能地把方案写的详细，并进行现有技术的检索，以有针对性地撰写说明书和设计权项范围，以避免公开不充分的风险。当然，有些情况下，申请人会因某些特殊的原因对部分特征进行保密，选择不公开这些特征，申请人在选择保密的同时必须考虑到后续可能出现的公开不充分及不能与现有技术形成区别的风险。

在第二个案例中，申请人希望以PCT国际申请进入美国国家阶段，但是由于申请文本中有较多的形式错误和描述不清楚的问题，如果继续采取原始翻译加主动修改的方式进行，一方面操作起来很不方便，另一方面修改幅度受到比较大的限制。因此申请人选择以bypass方式进入美国，提交继续申请，直接对原始说明书和权项进行改写，以克服原始说明书中的形式错误和描述不清楚的问题。当然，在改写中，需要严格把握修改的幅度，避免导致修改超范围。

在第三个案例中，母案申请是基于国内两个优先权合案申请的，申请人可能是综合考虑费用和案件关联性等原因选择了合案申请进入美国。审查员发出了RR通知，指出该申请涉及多个发明，要求申请人选择一个发明继续审查。针对RR，申请人选择了一个发明继续申请，并将涉及其他发明的权项撤回。而最终获得授权的专利的独立权项与撤回的权项之间是并列的技术方案，撤回的权项不能恢复，因此申请人选择提交分案申请的方式来继续寻求保护这些撤回的权项。

以上，笔者对美国延续申请的种类及提交策略进行了探讨，希望对国内申请人在提交美国申请时有所帮助。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：袁颖  北京集佳知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”