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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：唐艾斯 广东君龙律师事务所
原标题：方法专利的分离式侵权行为解读
时隔Akamai科技公司诉Limelight网络公司专利侵权案的联邦巡回上诉法院（CAFC）的第二次全席审理判决已经一年多。该案涉及方法专利侵权判断，争议焦点在于方法专利的多个步骤分别由两个以上实施体执行时能否认定直接侵权，以及诱导侵权的成立是否必须以直接侵权为基础。这种侵权类型在网络科技日益发达的今天将无法避免，但是中国的专利法鲜有明确规定，故对美国里程碑式的分离式侵权案件做简单的纵向梳理，知彼知己，百战不殆。
什么是分离式侵权（Divided Infringement）?
美国专利法规定了两种专利侵权类型：直接侵权（direct infringement）及间接侵权（indirect infringement）。第271条(a)规定了直接侵权：当被控侵权人实施了争议专利的全部技术特征时将被认定直接侵权。对方法专利而言，如要认定直接侵权，专利权人须证明被控侵权人实施了专利方法的全部步骤。
间接侵权包括诱导侵权（induced infringement）以及辅助侵权（contributory infringement）,分别在美国专利法第272条（b）及（c）中规定。根据第272条（b），如果被控侵权人诱导另一方实施了侵犯专利权的行为，则被认定诱导侵权。根据第272条（c），一方如果销售、许诺销售或进口获得专利权的机器、产品等的零部件或用于实施专利方法的材料或仪器，且这些物品是发明的重要组成部分，并且明知提供的组成部分是供他人侵犯专利之用而非通用产品，则会被认定辅助侵权。
分离式侵权属于直接侵权分支的一种侵权责任类型，或者可以说是一种被控侵权的抗辩方式，主要是由两个或两个以上的主体分别实施专利方法的部分步骤，没有任何一个主体实施完整的专利方法，而是各主体实施的结果相加后落入争议专利的范围。
方法专利分离式侵权的发展
BMC Resources v. Paymentech, L.P.案
美国各级法院对于如何判断方法专利的分离式侵权并无一致的标准，直至CAFC在2007年BMC Resources v. Paymentech, L.P.案的判决。通过该案，CAFC统一了分离式侵权的各种不同的判决标准，正式确立“控制或引导”（control or direct）的标准，这个标准一直沿用至今。
该案原告BMC Resources (以下简称“BMC”)拥有两个方法专利，分别为NO. 5718298及NO. 5870456。专利涉及一种使用借记卡而无须提供个人验证码的支付方法，该发明要求多个实施方共同完成专利方法的步骤，包括消费者、账单处理方（互动式语音系统）以及金融机构。该方法的实施步骤包括：1）消费者在显示的界面上通过电话按键进行实时交易，通过互动式语音系统进行身份验证，输入付款金额；2）界面整合付款信息后经借记网络传输至金融机构，金融机构确认客户账户内是否有足够金额，如果是，进行扣款，最后将交易结果汇报至消费者，完成整个交易。
被告Paymentech在2002年开始将这种无须个人验证码的借记交易处理方法引进市场，但是仅实施“整合付款信息并把付款信息传递给借记网络”，之后的步骤由借记网络及金融结构实施。BMC发现Paymentech提供给消费者的服务后，将其起诉至地区法院，主张被告根据专利法第271(a)的直接侵权责任以及271（b）的诱导侵权责任。
BMC案中，地区法院审判的焦点是：根据全要件规则(all-element rule)，单一行为人必须亲自实施方法专利的所有步骤才构成直接侵权。假如被控侵权者实施涉案专利的部分步骤，其它行为人实施该专利的剩余步骤，则被控侵权人与其它行为人之间应该满足什么标准才能构成直接侵权？
由于之前没有统一的判断标准，在参考了多个判决先例后，地方法院最终认为：在两方或多方行为人分别实施专利步骤时，被控侵权人与其它行为人之间必须有紧密的关系或联结，即，必须有代理关系（agency）或其它行为人必须在被控侵权者的控制或指示之下实施方法的其它步骤，被控侵权人才构成直接侵权。由于该案的被告并未亲自实施专利的所有步骤，而且原告未提供证据证明借记网络及金融机构是在被告的控制或指示下实施其它步骤，因此地方法院判决被告不构成直接侵权。
原告BMC不服判决，提出上诉。CAFC在后来的二审的判决中明确指出，必须证明一方控制或引导（control or direct）了另一方的行为，才能认定直接侵权。因为美国专利法第271（a）的直接侵权为严格责任（strict liability），如果采用相对宽松的标准，则会过度扩张直接侵权责任的认定，导致很多无辜的第三方承担直接侵权的责任，这是极为不合适的。而且，如果采用相对宽松的标准，原告方就只会寻求271(a)款的救济，而不会适用271（b）关于间接侵权的规定，因为间接侵权的认定更为严格，不仅要求直接侵权为基础，而且要求侵权人主观上明知涉案专利的存在。这样，条款271（b）及271（c）就会形同虚设，这也是不符合国会分别规定271（a）、271（b）、271（c）条款的初衷。
Muniauction, Inc. v. Thomson Corp案
如果说BMC案首次统一分离式侵权中的“控制或引导”（control or direct）的标准，那么另一个里程碑案件Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.则将这个标准进一步量化，对适用的细节进行了规定。
CAFC在Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. 案中提高了在BMC案中确立的“控制及指示”标准，即，“控制及指示”必须达到某种程度：使得让人觉得有一方完全实施了涉案专利的全部步骤。Muniauction案的涉案专利No. 6,161,099涉及一种拍卖地方政府债券的方法，发行方将债券向投标方发放，投标方通过网络购买发放的债券。通过涉案专利，债券的发行方及投标人可以通过网络进行交易而无须使用专门的软件。法院认为，该案的被告Thomson运营一种类似的使用普通浏览器进行的线上投标平台，而不是专门的计算机网络。
但是，被告并未执行该方法的全部步骤，因为“输入与至少一项投标相关的数据至投标人的计算机”这个步骤是由投标人来实施的。CAFC引用了BMC的案例，指出“控制或指示”的标准要求存在一个主要责任人（mastermind），方法专利全部步骤的实施都可归责于该主要责任人。法院认为，Thomson通过其系统对投标人的指示并未达到须承担直接侵权的责任，因为被告并未让另一方代表自己来实施任何一个步骤。
在BMC案及Muniauction案以后，对于两个以上的侵权人实施方法专利的侵权问题，CAFC认为此类案件中都有一个首要实施方（mastermind）实施方法专利部分步骤，并安排其他行为人实施剩余的步骤。如果其他行为人是在这个首要实施方的“控制或指示”下实施剩余的步骤，这个首要实施方的行为视为直接侵权，其他行为人则有可能成立间接侵权。
尽管如此，CAFC法院也注意到，“控制或指示”原则在适用上存在漏洞，容易被侵权人钻空子，因为多个行为人之间通过签订独立主体协议（arms-length agreement）来规避侵权责任。针对这个问题，CAFC认为，专利权人可以在申请阶段通过良好的权利要求的撰写来避免这个问题。以BMC公司的方法项为例，权利人完全可以把原本由多个实施主体分别实施的方法权利要求写成由单一行为人实施。权利人在撰写发明的时候应小心谨慎，减少分离式侵权出现的可能性。
Akamai Technologies v. Limelight Networks案
2006年原告Akamai公司于美国马萨诸塞州地区法院控告Limelight直接侵权及诱导侵权其美国专利NO.6108703(以下称“703专利”)。此诉讼至2016年结案历经多次判决，整理如下：
该案的原告Akamai科技公司是网络内容传送服务提供商，拥有包括US6,108,703（'703专利）在内的关于网络内容传送服务的方法专利，该专利允许在分布于世界各地的成千上万个服务器中，快速为用户查找与用户地理位置最近的网页并获得需要的数据。该专利技术提供更快的网络内容传送服务，须要由网络内容提供商（Akamai）以及网页提供商两个主体来完成，为了将一个文件内容推送至Akamai,网页提供商必须先执行一个“tagging”的步骤来修改内容的网络地址。这个tagging步骤可以识别出网页提供商希望Akamai推送给消费者的内容。
被告Limelight也是网络内容传送服务的提供者，除了tagging步骤是由消费者自己实施以外，Limelight实施了方法专利的所有步骤。对于tagging步骤，Limelight给出了如何实施的技术帮助及必要的指示。
CAFC（合议庭）做出的判决：Akamai I
在本案中，由于被告并未亲自实施专利的所有步骤，必须判断被告和网页提供商之间是否存在“指示或控制”的关系。在解释这个关系的时候，法院引用了“代理”的关系标准，认为在分离式侵权行为下，如果1）被控侵权人与其它行为人之间存在“代理”关系，或2）行为人基于合同的义务实施剩余步骤的时候，被控侵权人才能构成直接侵权。由于本案被告并未指示或控制网络提供商实施剩余步骤，CAFC认为被告行为不构成直接侵权。
CAFC（全席审理）做出的改判：Akamai II
2011年CAFC批准对该案进行全席重审。令业界惋惜的是，法院并未就“指示或控制”原则提出任何新的看法，反而转而适用专利法第271（b）条对于诱导侵权的规定，而非一贯使用的专利法第271（a）条直接侵权的条款。
Akamai II指出：在被告实施一项方法专利的部分步骤，其他方实施剩余步骤的分离式侵权情况下，即使共同实施方法的多实施方之间不满足代理的关系标准，也不满足控制和指示的标准，没有任意一方被认定为直接侵权的前提下，被告也可能承担间接侵权责任。可见，Akamai II的观点是颠覆性的，与长久以来的判决先例并不相符。在BMC案以前，美国许多专利判决都已揭示：欲主张间接侵权，须先证明直接侵权。
具体地，CAFC认为，Limelight及用户之间并未存在代理的关系，没有侵权的合意，被告更多的是建议、鼓励甚至诱导用户实施tagging的步骤。因此，用专利法第271（b）更能解决本案的问题。并且，从立法的角度来看，1952年指定的专利法第271（b）表达了解决分离式侵权行为的意图，因为该款适合没有单一实体需要承担直接侵权责任的情形。并且，专利法第271（b）的字面含义并未强调（b）条款下的侵权行为必须是满足（a）款的直接侵权行为的要求。
最后，CAFC认为在判断是否构成诱导侵权的时候，并不需要考虑行为主体的个数，只要全部专利方法的步骤都被实施即可。换言之，面对多个行为人共同实施方法专利时，专利权人只要能够证明其专利的步骤确实被多个行为人所实施，就可能有成功主张诱导侵权的机会。可见，CAFC试图在AkamaiII的判决中扩大直接侵权的定义。这样，诱导侵权的认定标准明显降低，可能会造成方法专利诉讼的大幅增加，也可能增加滥诉的风险。
美国联邦最高院做出的终审判决：Akamai III
本案被告Limelight不服CAFC全席判决，认为CAFC判决中所阐述的“在专利侵权案件中，即使不存在单一行为人构成专利法第271条（a）项的直接侵权，仍然可能成立第271条（b）项的诱导侵权”见解有误，以此为由，向最高法院提起上诉。最终，最高院认定被告上诉有理由，撤销上诉法院的全席判决，发回重审。
最高院认为CAFC的分析逻辑存在根本性的错误，误解了“侵犯一方法专利”的意义。方法专利是由多个步骤组成，结合之后才构成申请专利的范围。方法专利的每一个步骤都必须由同一主体实施，或可归咎于同一主体，才构成专利方法的侵犯。如果采取CAFC的判决，必然存在两套不同的专利侵权法则，一套是直接侵权责任，另一套是诱导侵权责任，这个完全违背了专利法现有的精神，破坏了现有的体系架构。
最高院反复引用了CAFC在Muniauction案中建立的案例，除非方法专利的全部步骤都可归责于同一个主体，否则不能认为方法专利的全部步骤被实施。归责的原因可以是被告切切实实实施了全部步骤，或者被告指导或控制其他实施主体实施了其它步骤。总而言之，如果不存在专利法第271条（a）的单一行为体的直接侵权责任，则不存在专利法第271条（b）的诱导侵权。
不难看出，最高院的判决存在瑕疵，侵权人为了逃避侵权责任，可以设计与另一方（不存在任何指示或控制关系的一方）分担方法专利的步骤，从而规避认定直接侵权责任。这个漏洞在互动式技术领域、基于网络实现的商业方法以及医药领域尤为明显。这督促CAFC在最高院发回重审的裁定后寻求方法放宽多个实施体之间关系的认定，从而可以合理依据专利法第271条（a）认定分离侵权。
最高院发回重审后CAFC做出的判决：Akamai IV
CAFC全席重审本案，根据最高院的要求重新考虑了Muniauction案的在先案例。CAFC扩大了直接侵权情形中“单一主体”的定义，认为在下面两种情形下多个主体可以视为一个单一的主体来认定直接侵权：1）一个主体指示或控制其它实施方的行为；2）所有实施体形成共同的事业体. 可见，CAFC放宽了“单一实施体”的定义。
在最高院对本案的终裁后（Akamai III之后），地区法院倾向认为，仅在一个实施体通过代理关系或合约关系使其它实施体实施方法专利的一个或多个步骤的情况下，才能认为满足“指示或控制”的标准。这种标准过于狭窄，会导致不适用于Akamai诸如此类的案件（i.e., 软件的终端用户按照软件提供商的指示来实施方法专利的一个或多个步骤）。很多医药专利面临同样的困境，因为病人虽然是在主治医生的指导下实施治疗方法的一个或多个专利步骤，但是却不满足代理关系或合约关系。
CAFC重新审查Akamai案后，将“指示或控制”法则下认定单个实施体的责任认定扩大适用至下面的情形：当被控侵权人决定了实施专利方法步骤时的具体动作或是该动作的利益获得者时，并且建立了实施动作的方式或时间点时，可以认定直接侵权。根据这个标准，法院可以认定Limelight指示并控制了内容提供商做出“tagging”这个步骤。具体而言，Limelight通过和客户签署合同，要求客户承诺执行某些步骤（包括tagging）来使用Limelight的系统，并明确给出了如何使用该系统的指示。
可以看出，这个判决后，涉嫌侵权人很难轻易通过让软件使用者来实施其中一个或多个步骤的方式来逃避侵权责任。类似的，在医药专利诉讼中，法院也不再接受涉嫌侵权人认为其中一个或数个步骤是由病人或医生（病人或医生和侵权人之间一般不会有代理或合同关系）来实施的这种抗辩理由。
Akamai IV 判决后的重要案件：Eli Lilly v. Teva
印第安纳州南区法院是首个在Akamai IV判决后适用新“指示或控制”标准的法院。Eli Lilly v. Teva 一案的焦点仍然是：是否有一个单一的实施体直接侵犯了涉案专利。根据联邦巡回上诉法院的Akamai IV判决，该法院认定，医生可以通过指示并控制病人实施其中一个或多个步骤从而被认定为直接侵权。
Eli Lilly是美国专利No. 7772209的专利权人，该专利保护的方法要求医生在给予叶酸和维他命B12的同时要给予一种ALITMA®的药物。该药物服用说明书中包括处方信息以及病人的信息，这些信息和方法专利中表述的一致。根据209专利以及药物说明书，ALITMA®通过输液输入人体，B12通过注射，病人口服叶酸。涉案双方对医生须要给予ALITMA®以及维生素B12毫无疑义，但是医生仅仅是指示病人在医生给药ALITMA®以及维生素B12一周前须自行服用叶酸。本案的焦点在于治疗疾病的医生是否指示或控制了病人来服用叶酸。
本案的焦点在于，病人在医生的指示下服用叶酸这个行为能否归咎于医生一个单独的实施体。被告辩解，医生无法得知病人是否已经服用叶酸，所以医生无法指示或控制病人执行该步骤。法院认为，在利用ALITMA®治疗疾病的过程中，叶酸起了举足轻重的作用，对治疗的效果起着直接并具体的影响。而且，服用说明书里面记载：服用叶酸对病人的治疗非常重要，它减轻了副作用的影响。最后，药物说明书中不仅强调了服用叶酸的重要性，而且指示了病人何时服用叶酸已经服用的计量。综合这些因素，可以看出为了达到方法专利的效果，给予叶酸这个步骤是必须的，而且还明示了病人服用叶酸的方法及时间。因此，医生指示或控制了病人来服用叶酸这个步骤，因此可以视为单一的行为实施体直接侵权涉案专利。在认定了直接侵权的基础上，可以进一步认定被告的诱导侵权责任。
结论
在Akamai案终裁前，判断分离侵权的通用法则是在满足代理关系或合同关系的条件下认定“指示或控制”。在Akamai案终裁后， CAFC降低了“引导或控制”的适用标准，除了一贯的“代理或合约关系”考虑因素以外，新增了以下判断标准：当被控侵权人决定了实施专利方法步骤时的具体动作或是该动作的利益获得者时，并且建立了实施动作的方式或时间点时，可以认定直接侵权。
除了上面说的新的判断标准，合同的解读也将是审理专利侵权案件的重点。在最高院对Akamai案的判决后，业界法律人士就曾预测分离侵权案的焦点将落脚于合同的解读。在最近几期的CAFC案例中可以看出当时的预测是对的。CAFC认为合同之所以重要，是因为它能用于判断共同侵权行为之间是否存在“控制和指示”，合同是否“迫使”被控制方去实施侵权步骤。法院进一步指出分析合同时需要考虑的因素：（1）合同 “指示”被控制方去实施侵权步骤的强烈程度；（2）合同的条款是否大致和代理关系保持一致，例如，选择控制方以后是否有权终止合同，还有合同的补偿责任条款（能否暗示在代理关系中控制方占主导地位）。
鉴于合同在认定专利共同侵权中的重要性，在起草合同的时候我们可以注意合同的措辞，并注意回避某些潜在问题。例如，合同应该明确最终的目的，而不要写明或指示或控制个人如何实施某些步骤从而实现这些最终目的。这样，一旦诉讼不可避免，可以通过研究合同的条款以迅速建立有利的诉讼地位。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：唐艾斯 广东君龙律师事务所
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君
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