发明创造性的「整体性审查原则」在意见陈述中的指导作用

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作者：吴磊  深佳知识产权代理事务所 专利代理人

原标题：发明创造性的整体性审查原则在意见陈述中的指导作用

《专利审查指南》中规定的整体性审查原则既是审查原则，也应该是发明创造性问题的答复原则，即在答复审查员指出申请案存在不满足专利法第22条第3款规定的创造性问题时，代理人也应该遵循整体性答复原则。

《专利审查指南》在发明创造性的审查中，明确了要采用整体性审查原则，在指南的第二部分第四章第3.1节规定：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。其中，技术方案、技术领域、技术问题、技术效果是一个整体，需要整体判断，这就要求从“四维一体”角度来看待：技术方案、技术领域、技术问题、技术效果与现有技术的区别点和相同点。

指南在第二部分第四章中除了3.1节有记载整体性审查原则，还在创造性的分析判断中判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见时，也渗透着整体性审查原则。接下来笔者从发明相对于现有技术是否显而易见时依据的三个步骤进行整体性审查原则的分析：

（1）确定最接近的现有技术。在确定最接近的现有技术时，举例如下：最接近的现有技术可以是与要求保护的发明技术领域相同、所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明的技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

可见，确定最接近的现有技术时也不能割裂技术方案、技术领域、技术问题、技术效果这个四个维度，只满足其中的一个或两个维度确定出的现有技术不能作为最接近的现有技术。显然的不能因为本申请和对比文件的技术领域完全相同就确定为最接近的现有技术，也不能因为本申请和对比文件存在接近或者完全相同的技术问题，取得的技术效果完全相同就确定为最接近的现有技术，而是需要结合技术方案进行整体性考虑，也就是需要从四个维度整体出发，整体考虑是否构成最接近的现有技术。

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。第2步骤虽然没有体现出技术方案、技术领域、技术问题、技术效果这个四个维度的整体结合，但这其中依然遵循的审查原则就是整体性审查，例如，指南中在3.2.1.1的（2）中规定，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征，然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。因此在确定实际解决的技术问题时，仍需要整体上考虑区别技术特征、技术效果、技术问题，这三者缺一不可，若只考虑区别技术特征，而不考虑该特征产生的技术效果，仍无法确定发明相比于最接近的现有技术实际解决的技术问题，整体性审查原则同样适用于实际解决技术问题的确定。

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在第四章3.2.1.1判断方法（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，因此显而易见的判断过程中需要确定现有技术整体上是否存在技术启示，而不能孤立的考虑技术特征是否为显而易见。

笔者认为，指南中规定的整体性审查原则既是审查原则，也应该是发明创造性问题的答复原则，即在答复审查员指出申请案存在不满足专利法第22条第3款规定的创造性问题时，代理人也应该遵循整体性答复原则。也就是说，在创造性的意见陈述中不能割裂地对技术方案中的技术特征进行判定，而是需要将技术领域、技术问题、技术效果结合在一起和技术方案进行共同分析，以整体性的考虑方式进行分析创造性，该整体性答复原则可以从如下几个方面把握：整体上把握本申请技术方案、技术领域、技术问题、技术效果，整体上把握对比文件技术方案、技术领域、技术问题、技术效果，阐述本申请和对比文件的区别以及非显而易见时都需要遵循整体性答复原则。

在创造性的评价过程中，应当准确把握申请案的发明构思、确定最接近现有技术、实际解决技术问题、发明是否显而易见，上述几个方面都需要相互结合进行整体判断，不能仅仅基于现有技术所涉及的技术原理与申请案不相同或部分相类似就简单认为两个技术方案是不同的，也不能基于两者解决了不同的技术问题或者产生不同的技术效果，就简单认为申请案相比于对比文件具有创造性。应当整体考虑申请案是如何将技术原理应用于需要实现的技术目的、采用的技术方案、解决的技术问题及实现的技术效果，在综合分析上述几个方面后再下定申请案具有创造性的结论。

接下来笔者想通过一个真实代理的案例来探讨一下发明创造性中如何利用整体性答复来争取申请案的授权。某申请案中，权利要求1如下：一种垂直定向液晶显示器，其特征在于，包括：上下相对设置的上层玻璃基板和下层玻璃基板，其中，所述上层玻璃基板的上表面设置有上层圆偏光片，所述下层玻璃基板的下表面设置有下层圆偏光片，所述上层圆偏光片和所述下层圆偏光片的在Z方向上折射率的取值范围是1.4~1.5。

其中，原申请案的权1中上层玻璃基板和下层玻璃基板之间还存在垂直定向型液晶层、导电电极、取向层、相位补偿值等特征均省略，重点说明的地方是上下层圆偏光片在Z方向上折射率的取值范围是1.4至1.5。

在审查员提供的对比文件1中，记载了如下特征：主基板的两个主表面上贴附有圆偏振板，圆偏振板由λ /4相位差板，覆盖在λ/4相位差板主表面上并具有相对于λ /4相位差板的延迟轴形成约45度的吸收轴的线性偏振板以及透明保护板构成，所述λ/4相位差板的Nz系数为1. 6或者更大。

审查员在将申请案和对比文件1进行评判时指出，区别技术在于圆偏振板的Z向折射率的取值，对比文件1为1.6或者更大，对比文件1已经公开了申请案中折射率的部分取值范围，并且圆偏振板的Z向折射率具体取值是本领域技术人员公知。

代理人在分析申请案的过程中将技术方案、技术领域、技术问题、技术效果这四个维度作为一个整体进行分析，首先比较申请案和对比文件1的技术领域，此案件中技术领域相同都是圆偏振片用于液晶显示器中，代理人指出申请案区别于对比文件1的技术特征是：上层圆偏光片和所述下层圆偏光片的在Z方向上折射率的取值范围是1.4~1.5，对比文件1中圆偏振板的Nz系数为1. 6或者更大，指出技术特征不同之后，代理人进一步的分析两者解决的技术问题不同，并且实现的技术效果也不同，详细的，代理人答复的重点如下：

在对比文件1中的圆偏振板的λ/4相位差板Nz系数为1. 6或者更大，并且在对比文件1的说明书中的第5页第5段记载了：优选方案，λ/4相位差板Nz系数为2.5至3.0，采用该结构可以进一步的改进视角特性。所以对比文件1解决的技术问题是如何改进圆偏振板的视角特性，λ/4相位差板具有反向波长色散特性，所以随着Nz系数取值的增大，可以达到广视角的效果。

本申请权利要求1中上下层圆偏光片的Z折射率均在1.4至1.5之间，虽然本申请权利要求1与对比文件1均采用上下层圆偏光片，但是Z向折射率的取值确实完全不同，也没有任何公共取值点。对比文件1中随着Nz系数取值的增大，可以达到广视角的效果，故Nz系数需要大于1.6才能够实现该技术效果，而本申请权利要求1解决的技术问题不是增大观察视角的问题，所以Z向折射率并不是按照1.6或者更大（例如2.5至3）来取值，即对比文件1中公开的是Z向折射率取值不断增加的技术方案，相对于对比文件1，本申请权利要求1解决的技术问题与对比文件1不同，采用的技术手段完全不同，实现的技术效果不同，权1中所要解决的技术问题是：在垂直定向型液晶面板两侧配置特定折射率的圆偏光片以提高显示器的透光性能。为了提供透光性能，采用Z向折射率为1.4至1.5的圆偏振片，通过取值为1.4至1.5Z的折射率提供了液晶显示器的透光性能，两个技术方案使用的是圆偏振板的不同技术原理。因此基于对比文件1提供的广视角解决方案是无法想到怎样解决透光性能的。

在该申请案的创造性问题答复中，代理人指出区别技术特征在于圆偏振片的Z向折射率取值，并且进一步的从技术原理来论述对比文件1的Z向折射率取值所要解决的技术问题和技术效果，与申请案中Z向折射率取值所要解决的技术问题和技术效果进行各个维度的分析比较，使得审查员接受了改变Z向折射率取值的技术方案具有创造性的观点。在本案中，分析使用圆偏振片的不同技术原理进行技术特征部分的比较，并进一步指出两者的整体技术方案在不同的Z向折射率时圆偏振片所能解决的技术问题以及产生技术效果的差异，因此通过整体性答复原则来陈述申请案的非显而易见。

笔者认为：不能仅仅因为其部分技术特征都相同而对Z向折射率的取值做出被本领域技术人员结合对比文件1容易想到的结论，而是需要考量申请案与对比文件1在技术领域、技术方案、技术问题、技术效果上的多种因素，对技术方案需要从整体上考虑技术特征之外的其它差，例如要解决的技术问题和所产生的技术效果上的差别。

通过前述分析可知，不同的技术领域、不同的技术方案、不同的技术问题、不同的技术效果应该结合在一起从整体上进行评判创造性，同时也提醒专利代理人的是，创造性答复中也不能因技术方案不同就直接肯定申请案的创造性，而是需要再分析对比文件与申请案各自解决的技术问题、实现的技术效果、归属的技术领域，只有从整体上进行分析判断之后，才能准确的确认申请案不同现有技术，并非显而易见，按照整体性答复原则进行创造性的意见陈述，即从整体性出发来答复审查员的审查意见，这样才能更容易被审查员所接受。因此，在进行创造性审查以及创造性问题的意见陈述时，都需要坚持专利创造性判断的整体性原则。

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作者：吴磊  深佳知识产权代理事务所  专利代理人

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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