「欧洲专利申请」在审查部门进行实质审查之前需要满足的一些要求

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作者：苑军茹   北京集佳知识产权代理有限公司

原标题：针对欧洲专利申请在审查部门进行实质审查之前需要满足的一些要求

考虑到目前国内对欧洲申请的申请量越来越多，为使欧洲专利申请的顺利进行，避免一些不必要的弯路，本文主要结合欧洲审查指南的一些规定针对在对欧洲专利申请进行实质审查之前的一些要求进行说明。

一、请求审查

要开始欧洲申请的审查，申请人需要提交审查请求，需要注意的是只有缴纳审查费后才被视为提交了审查请求。可以从提交欧洲申请日起到欧洲专利公报提到欧洲检索报告的公布之日后的六个月结束期间提交审查请求。如果在这段时间内没有提交审查请求，申请将被视为撤回。然而，在这种情况下，申请人可能根据欧洲专利公约第121条的规定提交进一步处理的请求。根据欧洲专利公约细则70（1）的规定，审查请求不能被撤回。

即便是有一些例外情况，申请人也必须在上述提交审查请求的期限内对检索意见进行答复，除非欧专局根据欧洲专利公约细则70（2）的规定请他确认早期的审查请求，在这种情况下，他必须在欧洲专利公约细则70（2）规定的期限内对检索意见进行答复。

当提交了审查请求时，审查申请的责任从受理处转移到审查部门。其中有两种例外情况：

（1）如果在向申请人发送欧洲检索报告前申请人已经提交了审查请求，审查部门仅从欧专局在根据欧洲专利公约细则70（2）发出邀请后从申请人接收到对该邀请的确认后开始负责。

（2）如果在向申请人发送欧洲检索报告前申请人已经提交了审查请求并且已经放弃接收根据欧洲专利公约细则70（2）的邀请以进行确认的权利，则审查部门仅从向申请人发送了检索报告时起开始负责。

1.1 确认继续进行申请的意图

如果在向申请人发送检索报告前申请人已经提交了审查请求，EPO将请申请人在六个月的期限内确认他想继续本申请。六个月的期限从提到欧洲检索报告的公布开始计算。在申请人必须答复检索意见的情况下，他必须也在该期限内进行答复。在这些情况下，即便是没有明确的表示，申请人对检索报告的答复也被看作是根据欧洲专利公约细则70（2）要求的确认。如果申请人没有在答复该邀请的期限内确认他想继续申请，该申请将被视为撤回。

1.2 欧洲PCT申请

如果经PCT进行申请（欧洲PCT申请），欧洲专利公约细则70（1）规定的六个月的期限始于PCT检索报告的公布或者根据PCT 17（2）（a）规定的声明。然而，如150（2）所规定的，欧洲PCT案子的请求审查的期限在PCT 22条以及PCT 39条规定的时间前不会到期（即不会在欧洲专利公约细则159（1）（f）的时限前到期）。这个时限不受是否需要根据欧洲专利公约153（7）的规定进行补充欧洲检索以及根据欧洲专利公约153（4）国际申请是否再次被EPO公布的影响。

如果在该时限内没有提交对欧洲PCT申请的审查请求，根据欧洲专利公约细则160（1）的规定该申请将被视为撤回。在这种情况下，申请人还可能根据欧洲专利公约121条的规定提交继续处理的请求。

在欧洲PCT申请已经进行了补充欧洲检索报告的准备，一旦该检索报告向申请人发出，根据欧洲专利公约细则70（2）的规定向申请人发送通知书，邀请他在该通知书通知的六个月期限内确认审查请求。

1.3 将被审查的发明

应该注意，在检索报告和检索意见中提到本申请包含缺乏单一性的若干发明的情况下，申请人可自由选择本申请中将进行审查的发明。其他的将因为缺乏单一性而被驳回并且可以根据欧洲专利公约细则36条的规定而提分案。

二、申请的分配

案卷一般将分配到负责对执行检索的检索部门或者ISA划分的具体申请所属技术领域中的申请进行审查的审查部门。一般来讲，根据欧洲专利公约18（2）的规定对申请进行审查的主审员与准备（补充）欧洲检索报告的人是同一个人、或者在EPO是被指定进行补充国际检索的ISA或者机构的情况下，对申请进行审查的主审员与准备国际检索报告和WO-ISA或者补充国际检索报告的人是同一个人。

然而也有例外的情况，例如，即便是母案和分案属于不同的技术领域，出于效率上的考虑它们也被分给同一部门处理。

三、在第一审查通知书之前提交的答复

3.1对检索意见的答复

在接收到检索报告和检索意见之后并在接收到审查部门发出的第一次通知书之前，申请人一般情况下要针对检索意见中提出的反对意见提交对说明书、权利要求书或者附图的修改和/或提交意见陈述来对检索意见进行答复。为了避免延期，应该注意在提交这种修改时应符合欧洲专利公约细则137（4）的要求。根据欧洲专利公约细则137（2），申请人自愿做出在该阶段提交的任何修改。

审查部门在撰写第一次通知书时会考虑申请人对检索意见的答复或者响应于不需要答复的检索意见而主动提交的答复。根据欧洲专利公约94（4）的规定，未在规定期限内对该通知书做出答复将导致该申请被视为撤回。

如果欧洲检索报告或者补充欧洲检索报告伴随着检索意见但是在2010年4月1日之前作出（从而对检索意见的答复不是强制性的），并且申请人没有对此进行答复，根据欧洲专利公约94（3），引用该检索意见并设定答复期限的通知书将作为第一次通知书被发出。根据欧洲专利公约94（4），在设定的期限内没有对该通知书进行答复将会导致该申请被视为撤回。

上述过程也适用于EPO将为其准备补充欧洲检索报告和检索意见的欧洲PCT申请。

3.2对EPO准备的PCT行为进行的响应

对于EPO作为国际检索机构的欧洲PCT申请，在提交了根据PCT第31条的要求的话，EPO也作为国际初步审查机构或者作为用于进行补充国际检索的机构，申请人将对EPO准备的否定的WO-ISA、IPER或者补充国际检索报告进行答复，除非在2010年4月1日前根据欧洲专利公约细则161条发出通知书。

答复可包括根据欧洲专利公约细则161（1）的通知书提交的修改和/或意见陈述。在此阶段申请人可以根据欧洲专利公约细则137（2）的规定自愿进行任何修改。审查部门根据欧洲专利公约94（3）的规定撰写第一次通知书时将考虑该答复。

3.3根据欧洲专利公约细则70a（1）的邀请

根据欧洲专利公约细则70a（1），申请人被邀请在欧洲专利公约细则70（1）规定的期限内或者在欧洲专利公约细则70（2）规定的期限内对ESOP进行答复，除非申请人根据欧洲专利公约细则70（2）放弃答复该通知书。

在已经向申请人发送了检索报告后申请人提交了审查请求（包括支付了审查费）的情况下，申请人必须根据欧洲专利公约细则70（1）在规定的期限内对ESOP进行答复。在这种情况下，根据欧洲专利公约细则70a（1）发出的邀请以单个通知书的方式和根据欧洲专利公约细则69（1）的通知书一起发送。在欧洲专利公报中提到欧洲检索报告的公布之后立即（一般来讲，大约一周后）发出根据欧洲专利公约细则70a（1）和欧洲专利公约细则69（1）发出的联合通知书。

综上所述，国内申请人可以参考上述内容，对欧专局进行实质审查之前需要做的一些工作进行了解，从而进行合适的应对，以避免造成不必要的损失。

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编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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