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来源：IPRdaily中文网（IPRdily.cn）
作者：李可 产业研究中心 北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司
原标题：西电捷通诉索尼案有关权利用尽的美国式法律分析
2017年3月22日，北京知识产权法院就西电捷通诉索尼专利侵权一案下达了一审判决：(2015)京知民初字第1194号（简称本案判决）。本案涉及诸多热点，引起各界广泛观注、讨论，从学术角度就本案判决出现的观点很多。笔者亦不能免俗，谨发表管见以抛砖引玉。
背景
2017年3月22日，北京知识产权法院就西电捷通诉索尼专利侵权一案下达了一审判决：(2015)京知民初字第1194号（简称本案判决）。本案涉及诸多热点，引起各界广泛观注、讨论，从学术角度就本案判决出现的观点很多。笔者亦不能免俗，谨发表管见以抛砖引玉。
本篇仅就“权利用尽”问题进行讨论，并尝试以美国式的方法专利权利用尽理论对比验证本案判决，并进一步从默认许可的角度探讨可能的发展。
笔者认为，本案判决与美式的方法专利权利用尽理论，尽管思路不同，但结果实质上一致，即权利用尽不成立。从默认许可的角度来看，被告依然处于很不利的位置。
案情
2015年7月，西安西电捷通公司起诉索尼公司侵犯了其“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的专利（专利号：ZL02139508.X，简称本案专利）的专利权，要求索尼公司停止侵权并赔偿损失。
原告主张被告侵犯了其权利要求1、2、5、6。出于简便，本文仅引述权利要求1：
1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：
步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；
步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；
步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；
步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行
步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；
步骤六，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；
步骤七，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；
步骤八，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。
简言之，权利要求1保护一种移动设备接入局域网时的安全认证方法，其中，移动终端MT、无线接入点AP以及认证服务器AS分别执行特定操作和交互，以实现移动终端接入局域网时的安全认证。
关于权利用尽的判决
有关权利用尽的讨论主要围绕被告生产过程中产品测试而构成的直接侵权而展开。
被告认为其用于WAPI测试的IWN A2410设备（包含AP和AS的设备）构成实施本专利的专用设备，该设备购自原告，因而，被告在使用该设备进行测试时，本专利已经权利用尽。
法院认为：专利法第六十九条第一款第（一）项仅规定了专利产品或者依照专利方法直接获得的产品这两者存在权利用尽的问题，“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，故“使用方法专利”不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴。（本案中，本专利为使用方法专利。）据此，被告主张的IWN A2410设备为实现涉案专利的专用设备、由原告合法销售进而原告专利权用尽等理由均缺乏适用的法律基础，故原告销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。
关于方法专利权利用尽的美国式讨论
讨论美国式方法专利权利用尽，适合的出发点是美国最高法院在2008年Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判决。该判决重点针对方法专利权利用尽问题的一些混乱认识做出了梳理和澄清。
……
“Nothing in this Court’s approach to patent exhaustion supports LGE’s argument that method claims, as a category, are never exhaustible.”
“本院对专利权用尽的认识（approach）中，没有任何内容支持LGE的论点：方法权利要求，作为一个类别，从来不可以用尽。”
这第一句话已经就方法专利权利用尽问题定了基调，信息非常丰富。字里行间的意思是：此前，很多人以为凡是方法权利要求就不可以权利用尽，这个认识是完全不对的，只能说方法权利要求大部分是不可以权利用尽的，有一些满足了特定要求的方法权利要求是可以权利用尽的。
美国最高法院在第二句话中按此基调进行了细致的澄清，并明确了可以权利用尽的方法权利要求应当满足的条件：
“A patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights.”
“专利保护的方法可能无法以与物品或装置相同的方式售卖，然而方法有可能“体现”于产品，此售卖用尽专利权。”
美国最高法院的意思是：对于可以“体现”于产品的方法权利要求，权利用尽是成立的。于此，美国最高法院引用了一个遵循相同原则的以往判例：Ethyl Gasoline Corp. v. United States。
结合美国最高法院的判决及对其他案例的研究，笔者认为，美国最高法院的意思是：对于形式上是方法权利要求，而实质上可以等价变形成产品权利要求，并在产品中实质上体现技术方案的方法权利要求才可以适用权利用尽。而其他情况下的方法权利要求是不适用权利用尽的。
事实上，美国联邦巡回上诉法院确认了对实施专利方法所用的部件或设备的售卖不存在权利用尽，应适用默认许可原则。1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案在判决中认定该案中的方法专利不可以权利用尽，仅可以适用默认许可。Bandag公司主要从事轮胎橡胶方面的业务，持有一冷工序轮胎翻新方法的专利。Bolser公司购买了Bandag公司的设备，并用之实施了Bandag公司专利保护的冷工序轮胎翻新方法。在该案中，美国联邦巡回上诉法院认为，当方法专利的保护范围不包含于授权人销售的物品中，权利用尽原则不适用。在1999年的Glass Equipment Development Inc. v. Besten, Inc.案中，美国联邦巡回上诉法院再次确认了这一原则。在该案中，所售出的是实施专利方法所用的部件。
美国最高法院在Quanta Computer, Inc. v.LG Electronics, Inc.案的判决未直接提及美国联邦巡回上诉法院的上述两个判例，但美国最高法院在该案的中间意见中提及了这两个判例。完整地理解美国最高法院的意见，应知美国最高法院对美国联邦巡回上诉法院的上述两个判例并未提出异议。
综合之下，对于方法专利权利用尽问题的美国式理解是：
方法权利要求大部分是不可以权利用尽的，有一些满足了特定要求的方法权利要求是可以用尽的。即对于可以“体现”于产品的方法权利要求，权利用尽是成立的。此外的方法权利要求的权利用尽是不成立的，例如，当方法专利的保护范围不包含于授权人销售的物品中，权利用尽原则不适用，典型情况就是专利方法之于实施该方法的设备。对于方法专利不适用权利用尽的情形，通常可以适用默认许可。
笔者的理解是，凡是无法将方法权利要求“体现”于产品的生产方法专利与实施该方法的生产设备、测试方法专利与实施该方法的测试设备等，都不适用于权利用尽。
方法专利权利用尽问题本案判决与美国式理解的对比
北京市知产法院在本案判决中指出：“使用方法专利”不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴。
看似颇为大胆，实际也引来不少关注和讨论，而在笔者看来，其与美国式思维实无实质性区别。
本案判决与美国式思维的直接差别在于，美国式思维提出：对于可以“体现”于产品的方法权利要求，权利用尽是成立的。而考查美国最高法院及历史判例的本意，笔者认为不妨表达成：有方法权利要求之形而具产品权利要求之实的方法权利要求，权利用尽应当成立。以此看来，中美就此问题的认识上，从表象上看似不同，实质上并不冲突。
就本案具体情况而言，依照中国式的本案判决，权利用尽不成立。笔者认同此结论。
而依照美国式的思路，其权利要求从根本上是移动终端MT、无线接入点AP以及认证服务器AS三方所执行的方法，而且其本质上仅是一种安全认证方法，将之化身成移动终端MT、无线接入点AP以及认证服务器AS的产品系统已经偏离了“以权利要求的内容为准”的轨道，是有待讨论的一个问题了，而将之化身到测试设备所执行的测试方法更有些强人所难了。实际上，依照美国联邦巡回上诉法院通过判例确立的原则，此类方法专利明确地不适用权利用尽。
总之，从法理层面和本案个案层面，中美两国的思想是统一的：原告方法专利不适用权利用尽。
关于默认许可
本案不适用权利用尽。但是，要想彻底解决问题还应讨论一下默认许可这条出路。
默认许可与权利用尽是两种不同的思路。而默认许可适用范围更宽，一般用作兜底工具。默认许可本质上基于公平、诚信的基本民事原则来处理问题，通常在立法方面并没有颗粒度较细的规定。
站在被告的立场来看，默认许可这个出路可否走通呢？笔者初步分析之下，认为困难重重，结果很不乐观。
默认许可的出发点在于，基于公平、诚信的基本民事原则，卖家售卖给买家的产品，买家应当可以放心地合理使用。所以被告的第一关在于：证明原告的诉求妨害了被告的合理使用。
Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案中，美国联邦巡回上诉法院还就默认许可的成立确认了以下条件：证明所购设备没有实质性非侵权用途。在中国，“实质性非侵权用途”这一概念在最高人民法院的法发〔2011〕18号《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中有原则性提及。而我们更为熟悉的概念是“专门用于实施其专利方法的设备”。“实质性非侵权用途”与“专门用于实施其专利方法的设备”这两个概念所能覆盖的范围存在重要不同，其可从1951年的Priebe & Sons v. Hunt案中看出来。此案中，法院认为，专利权人所售出的专用备件尽管是专门用于实施相关专利的，但其是用于对经正当专利许可后售出的专利设备来进行维修的。此“用于对经正当专利许可后售出的专利设备来进行维修”即构成专用备件的“实质性非侵权用途”。
反观本案，被告购自原告的用于WAPI测试的IWN A2410设备显然还可以应用于符合IEEE802_11无线局域网接入标准的手机产品或获得了专利许可的手机进行检测，从而就具有了“实质性非侵权用途”。而据原告所称，测试设备IWN A2410也具有实施其专利方法之外的其他用途，也不属于“专门用于实施其专利方法的设备”。这第一关面前，被告已经过不去了。
笔者认为，原告所售的测试设备是否“体现”了该方法专利也是必须要考虑的问题，这又是一关。笔者选择采用了在美国最高法院判决及历史判例中广泛采用的“体现”一词，而不是我们更熟悉的“专门用于实施其专利方法的设备”这一概念。美式“体现”指产品完整地、实质性地体现了专利技术方案，至少要包含了权利要求中所有具有实质性特点即给技术方案带来创造性的技术特征。美式“体现”的要求大大严格于“专门用于实施其专利方法的设备”。审视本案，被告购自原告的用于WAPI测试的IWN A2410设备，其仅包含了包含AP和AS二方，未包含MT这一方。深入分析之下，被告也很难过这一关，即证明上述测试设备“体现”了本发明。
此外，笔者认为，被告还有一关要过。既然是基于公平原则来谈许可，本案中，测试设备用于对数量巨大的涉及专利技术方案的手机产品来进行测试，而不是如我们以上提及案例的多种场景中，专利权人售出的每件产品仅只一次体现了涉案专利的作用。区别的关键在于，那些对于涉案专利而言属一次性体现专利价值的产品，专利的价值和专利权人应得的收益可能已经合理地体现在每一件产品的销售收入中；而本案的场景则有所不同，专利权人对每一件被测的涉及专利技术方案的手机产品取得一定专利费收益是否合理呢？这种收益是否已经公平的体现在测试设备的销售额中了呢？答案显然是否定的。因此，被告也很难过这一关。
总结
综上，笔者认为：北京知识产权法院就西电捷通诉索尼专利侵权一案的判决，与美式的方法专利权利用尽理论的结果实质上一致，即权利用尽不成立。并且从默认许可的角度来看，被告依然处于很不利的位置。
附：判决书
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：李可 产业研究中心 北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君
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