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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：陈华 杭州天勤知识产权代理有限公司
原标题：实用新型通过PCT要求优先权转变成发明时的困境
对于国内的在先申请实用新型专利，要求本国优先权12个月内申请发明，通过这种方式可以将实用新型转变成发明。但是如果在后申请为PCT申请时，以发明的形式进入中国国家阶段，是否还可以实现身份的转变，本文将对此进行讨论。
一、要求本国优先权的案例分析
2011年6月20日，某公司向国家知识产权局提出了一项实用新型专利申请，实用新型处于审查阶段，基于对市场及产品的布局，希望通过发明进行保护，该公司于2011年10月12日向国家知识产权局以在先的实用新型相同的主题提出一项发明专利申请，在先的实用新型视为撤回，发明于2013年8月23日授权公告。
上述的案例中通过本国优先权将实用新型转变成发明，有效地延长了保护期限，本国优先权可以理解为“内到内”，专利法第29条第2款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”。同时细则32条第3款规定：“申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回”。在先的实用新型被视为撤回，主要是基于专利法第9条的规定避免重复授权。
二、PCT申请要求优先权的案例分析
2012年8月14日，某公司向国家知识产权局提出了一项实用新型专利申请，该申请于2013年4月25日被授予专利权，且一直处于授权保护状态。该公司还于2012年11月11日就同一实用新型提出PCT国际专利申请，要求了2012年8月14在先申请的优先权。之后基于公司的专利布局，于2014年4月14日以发明的形式进入中国国家阶段，并进入实质审查阶段。
针对上述进入中国国家阶段的发明，如果经过审查不存在三性问题，是否可以不做修改便可以在中国国家阶段获得授权，存在几种不同观点。
观点一：认为发明可以不做修改获得授权，而在先的实用新型视为撤回
理由在于PCT申请要求优先权以本国优先权进行处理，如审查指南第三部分第一章5.2.6中所述“在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权”。
但是如果完全以本国优先权进行处理，在先的实用新型需要视为撤回，这样就会出现一个矛盾，因为在先的实用新型已经获得授权公告无法视为撤回，而发明不做修改获得授权，必然导致不符合专利法第9条关于重复授权的规定。
对于PCT申请国际阶段要求中国专利或者实用新型的优先权，不是由中国专利法进行规范的，而是由《PCT专利合作条约》进行规范，这种情况可以理解为“内到外”，但是其中包含一种情形就是国家阶段进入中国，也可以理解为包含“特殊的内到内”，这种情况与本国优先权“内到内”、外国优先权“外到内”是不同的。
分析可知审查指南中关于“应当看作是要求本国优先权”表述是很精确地，“应该看作是”不代表 就是“是”。如此规定主要是为了法细则第32条第2款中关于不得作为本国优先权基础的在先申请的规定：1、已经要求外国优先权或者本国优先权的；2、已经被授予专利权的；3、属于按照规定提出的分案申请。简单的说，就是当提出PCT申请时，在先的实用新型若存在上述的三种情况，将参考本国优先权处理，视为未要求优先权。若未存在上述的三种情况，将暂时不参考本国优先权处理，在先的实用新型不会视为撤回，因为毕竟国家阶段是否进入中国还是未知数。例如上述的案例中，提出PCT申请时，在先的实用新型并未出现这三种情况，针对是否会重复授权的问题，审查指南中规定为“上述问题均留待后续程序中处理”，根据实务操作中，后续程序应该指的是中国国家阶段的实质审查阶段，将由审查员在OA中指出不符合专利法第9条的规定，综上可知观点一的处理方式不妥当。
观点二：声明放弃同日申请的实用新型，而发明不需要修改获得授权
理由在于专利法第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利”。
我们先来了解一下法9条的立法意义，在专利审查实践中，由于对发明专利申请须进行实质审查，因而耗时较长、授权相对较晚，而对实用新型专利申请由于不进行实质审查，因而耗时较短、授权相对较早。但是，如果对同一申请人就同样的发明创造分别授予实用新型和发明两项专利权，则不当地扩大了申请人的权利、有违公平原则。因此，鉴于实用新型专利的法定保护期短于发明专利法定保护期，该款规定先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。这既有利于尊重和维护申请人的专利申请权与选择权，也有利于维护公平的社会秩序、防止专利申请人通过专利权的重叠及其法定保护期的重叠不当地扩张自己的利益。
针对法9条第1款规定的关于“申请人声明放弃该同日申请的实用新型专利权，可以授予发明专利”的特殊规定，在实务操作中，需要同时符合形式上和实质上的要求。例如，同日申请的实用新型和发明的申请日相同，此处的申请日不包括优先权日。如果采用电子申请，需要在同日申请的实用新型和发明的请求书中勾选同日申请的选择。
因此，分析上述的案例可知，两者的申请日是不同的，虽然在后的PCT申请要求了优先权，仅仅是实用新型的申请日与PCT申请的优先权日相同。此外，两件申请提交时也无法在请求书中勾选同日申请的选项，同样也无法满足法9条第1款中的特殊规定。因此，无法通过声明放弃同日申请的实用新型，而使得发明不需要修改获得授权。
观点三：需要修改PCT申请进入中国的发明的权利要求，使得其与在先实用新型的权利要求不同
修改发明的权利要求时，可以采用将两项相互之间没有引用关系的从属权利要求或者说明书中的技术特征增加到主权中，使得其与在先实用新型的权利要求不同。这种处理方式可以克服专利法第9条第1款关于 “同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，最终发明和实用新型都可以得到授权。
但是这种处理方式存在的缺陷就是，本来可以不用缩小范围即可以授权的发明却需要刻意的缩小，而往往通过PCT申请的技术方案对于申请人来说具有巨大的经济效益，保护范围的大小对于整个专利维权具有很大的影响。申请人维权时前10年可以用授权的实用新型进行维权，之后的10年由于实用新型专利权期满终止只能用较小范围的发明进行维权。同时申请人还需承担实用新型和发明的年费，对于申请人来说损失也是巨大的。
总结：针对打算申请PCT国际专利，同时希望在国内尽快获得专利权的申请人，不建议同日申请中国实用新型和PCT国际专利申请，或者先申请中国实用新型专利，之后提交PCT国际专利申请要求实用新型的优先权，以发明的形式进入中国国家阶段。在发明的创造性足够高的情况下，会导致应有的权利造成损失。
建议采取同日申请实用新型和发明，之后再要求优先权提交PCT国际专利申请，国家阶段就不需要再进入中国，同样可以实现尽快的授权。或者，已经采用上述的方式时，可以在在先申请的实用新型授权之前主动撤回，避免之后发明授权时的重复授权，不过此种处理方式真的需要强大的自信。
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作者：陈华 杭州天勤知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君
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