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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：罗薇 成都九鼎天元知识产权代理有限公司
原标题：干货 | 服务商标遭遇“撤三”的证据组织策略
在商标“撤三”案件里，如何证明服务商标进行了商标法意义上的“使用”，其思路与商品商标的“使用”思路有所不同，甚至可以说，前者的证明过程要难于后者。本文以第三十五类服务商标为例，仅从被“撤三”一方的角度，阐述诉讼中的证据组织策略。
“撤三”案件中，最核心的问题是“使用”。《商标法》第四十八条所述为“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”而对于服务商标的使用，则有专门的规定，《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条规定，“在下列情形中使用服务商标，视为服务商标的使用：（一）服务场所；（二）服务招牌；（三）服务工具；（四）带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品；（五）带有服务商标的账册、发票合同等商业交易文书；（六）广告及其他宣传用品；（七）为提供服务所使用的其他物品；”。然而，实践中，很多人并没有把握住服务商标在“使用”中的特殊性，将应当属于商品商标的店招、工牌、商业文书等用于证明服务商标的“使用”。实践中，出现了大量照搬如上法条，看似为证明服务商标“使用”的证据，实则为商品商标使用的证据，如销售商品的合同及票据、租赁合同及票据、工牌、广告宣传册等，结果很多并不被法院作为服务商标使用的证据所采纳。
那么，证明服务商标的“使用”，究竟应该把握哪些关键点？
一、正确理解服务商标的含义
（一）、准确区分服务商标和商品商标是认识服务商标的前提
根据《关于保护服务商标若干问题的意见》第一条，“服务商标是指提供服务的经营者，为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。服务商标由文字、图形或者其组合构成。”而具体到第三十五类的含义，则为主要包括由个人或组织提供的服务，其主要目的在于：（1）对商业企业的经营或管理进行帮助；（2）对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助；以及由广告部门为各种商品或服务提供的服务，旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传。
不管是《关于保护服务商标若干问题的意见》还是商标分类表对第三十五类商标的说明，都在强调服务商标对工商企业在经营管理、广告宣传等方面，起到的是对服务的识别作用，而不是对于商品本身进行识别。由于大众对于商品商标的接触度更大，因此，将商品商标和服务商标进行区分，有利于我们深入的认识服务商标。
笔者以国家工商行政管理总局商标评审委员会与汇信集团投资有限公司“撤三”行政纠纷【案号：（2016）京行终2038号】为例，具体来说明法院在认定商品商标和服务商标在“撤三”裁判思路上的不同，以帮助读者更好的认识服务商标：
本案经过了北京知识产权法院一审，北京高级人民法院二审，最终撤销了汇信集团投资有限公司的诉争商标。汇信集团投资有限公司于2003年4月9日提出注册申请，指定使用在第35类“广告传播；样品散发；货物展出；饭店商业管理；广告宣传本的出版；饭店管理；进出口代理；拍卖；文件复制；推销（替他人）”服务上。2012年1月31日，王莹燕以连续三年停止使用为由，向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请撤销争议商标。经过商标局阶段和商评委阶段，最终商评委以三年不使用，撤销了汇信集团投资有限公司的第3519541号“SIMPLY”注册商标。汇信集团投资有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。
提交的证据，经过笔者归纳如下：
1、证明商标使用主体：2009年、2010年、2011年争议商标原注册人信利企业有限公司（简称信利公司）与上海品叶实业有限公司（简称品叶公司）签订的《商标许可合同》及品叶公司的营业执照；
2、证明诉争商标进行了商标法意义上的使用：商标使用人的《承租协议》、商标使用人作为代理商签订的《品牌授权书》、商标使用人与经销商签订的《合作协议书》及发票、商标使用人在杂志上进行广告宣传的宣传页。
3、证明诉争商标价值：“SIMPLYLIFE”所获荣誉证书、活动照片等。
法院的判决为：“本案中，汇信公司提交了《商标许可合同》等证据用以证明争议商标在诉争期间进行了商标法意义上的使用。但《商标注册用商品和服务国际分类》第35类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是:为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。故汇信公司提交的证据不能证明争议商标在诉争期间进行了商标法意义上的使用。”①
笔者认为，从原告提供的证据来看，所有的证据都指向了原告对诉争商标进行了“商品”上的使用。若本案诉争商标是商品商标，原告未必会败诉。但是，本案的诉争商标是“服务商标”，就这样一个前提，足以否认原告所做的全部功夫。“商标使用人的《承租协议》、商标使用人作为代理商签订的《品牌授权书》、商标使用人与经销商签订的《合作协议书》及发票、商标使用人在杂志上进行广告宣传的宣传页”这些证据仅能说明原告的商品使用的是诉争商标，但是服务商标要求的不是商品上使用，而是服务上使用。
（二）、明确诉争商标在哪些被撤销项目中有商标法意义的“使用”
除了分清诉争商标是服务商标还是商品商标，还必须结合商标注册的具体服务项目来把握。实践中争议较大的是第3503类似群“替他人推销”。本文以“替他人推销”为例，具体说明服务商标在具体申请项目下的“使用”。
如果确定需要保住三十五类“替他人推销”这一个项目，那么首先要清楚“替他人推销”的具体含义。从字面意思来看，似乎零售和批发都属于“替他人推销”，但是，不能用生活常理来判断法律概念。实践中，许多零售和批发商都申请了“替他人推销”这一项，但是也由此导致了大量的撤三案件。
商标局在《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》（商标申字〔2004〕第171号）中明确指出：“《商标注册用商品和服务国际分类表》第35类的注释明确说明，该类别服务的主要目的在于‘对商业企业的经营或管理进行帮助’，或者‘对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助’，且‘尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动’。该类中‘推销（替他人）’的内容是为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。”
2015年，中粮集团有限公司上诉北京寺库商贸有限公司东城分公司等侵害商标权纠纷一案中，北京知识产权法院在判决主文中也明确了“替他人推销”的含义：“本院认为，‘替他人推销’应是指帮助‘他人’销售商品的行为，其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者‘自己’作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为，故其不属于‘替他人推销’的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于‘替他人推销’，则需要作具体区分。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品，则该服务不属于‘替他人推销’。
但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务，则该行为属于替他人推销。本院之所以作此理解，主要基于以下考虑：在《类似商品和服务区分表》（简称《区分表》）中，‘替他人推销’属于第35大类，而2002年第八版《分类表》中对于该大类商品有如下注释，‘尤其不包括……其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动’，这一说明意味着该类别中的任何服务均不包括零售及批发服务，‘替他人推销’亦不例外。虽然2007年第九版《区分表》中删去了这一说明，但这一删除仅仅意味着第35大类不再将零售、批发服务排除这一类别的注册内容之外，却并不意味着该类别中‘替他人推销’这一服务内容应被理解为包括零售、批发服务。尤其在2013年后药品零售类服务引入第35类，且《分类表》中明确指出该几类服务与‘替他人推销’不构成类似服务的情况下，更应作此理解。”②
（被诉行为是寺库公司将“大悦城”作为关键词进行网络推广的行为，该行为构成对中粮集团在“替他人推销”服务上注册的第7209417号“大悦城”注册商标专用权的侵犯。）
所以，“替他人推销”不包括为以“自己”为销售主体销售产品的服务，如常规的零售和批发服务。但是之所以会在实践中大量出现“替他人推销”的案件，以及那么大的争议，主要就是在申请的时候，对“替他人推销”的认识有误，也有些商标是出于防御的目的申请该项。日常生活中什么样的使用是典型的替他人推销的使用呢？常见的有购物商场的推销活动，如大悦城、万达商场、百脑汇。这些商场并不是采取自行销售的方式、而是为进驻商家提供了销售场所和销售服务。
经过以上分析，我们应该已经定位好了需要寻找证据的区域，即某一类服务商标的某几项服务。
二、组织服务商标“撤三”案件的证据
（一）、使用主体方面
实践中，很多遭遇撤三的商标都以商标权人和商标被许可人作为适格的适用主体，其实，只要是不违背商标权人意志的使用都应当视为对诉争商标的使用。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定，“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不宜认定为商标使用。”
（二）、使用行为方面
先来看一个撤销“撤三”成功的案例：赵某与国家工商行政管理总局商标评审委员会行政纠纷一案【案号：（2015）京知行初字第3761号】。
法院指出，“服务商标的使用方式与商品商标具有明显区别，其不像商品商标，可以将商业标识使用在商品包装或者容器中，因此，在商业活动中，在服务场所内外表明其服务商标的、在服务招牌上标明其服务商标的、在为提供服务所使用的物品上标明服务商标的、在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其服务商标的、在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的、利用平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为都可以认定为服务商标的使用行为。本案中，以原告为经营者的个体工商户即从事销售他人生产的通讯设备的业务，属于提供推销（替他人）服务。原告首先将诉争商标使用在其经营场所的门头上，对此，原告提交的照片以及第三人在本案诉讼中补充提交的照片可以予以证明。其次，原告在商标评审中提交了工牌的照片，证人在庭审中亦陈述其工作期间佩戴工牌。
对于原告证人陈述的内容，由于证人与原告存在利害关系，不能单独证明原告所主张的事实的存在，但结合原告在评审中提交的工牌打印件，能够佐证工人佩戴工牌上显示有“华滨”的事实。此外，证人证言亦能够与华滨通讯店与皇城影院、紫罗兰等签订了协议并实际履行的情况。因此，原告已经在其服务场所内外、在服务招牌上、在服务人员的服装和工牌等物品上、在合同等商业交易文书上标明了诉争商标，本院认为，上述证据能够证明诉争商标在核定使用的推销（替他人）服务上进行了真实、合法、有效的商业使用。”③
笔者认为，在一堆看似商标使用证据中找到推销（替他人）项目上进行了商标法意义的使用证据是一个层层筛选的过程。第一层，要筛去非服务商标的使用，比如在商品、包装上商标的使用；第二层，要筛去非推销（替他人）服务项目上的商标使用，比如仅仅是商品批发、零售的商业文书、广告宣传、买卖合同及发票等。最后，再从这些证据中选择是在核定项目使用的服务类商标的“使用”证据。
总结
遇到服务类商标被“撤三”时，作为被撤销一方，笔者认为，不仅仅要考虑到服务商标的“使用”，还应当找到商标核准注册的具体服务项目的“使用”，经过层层筛选，最终将证据定位在需要保住的核准项目上的服务商标。在此基础上，再通过深思熟虑，经过多角度判断，寻找更多的证据。
案件来源：
①见北京市高级人民法院（2016）京行终2038号行政判决书
②见北京知识产权法院（2015）京知民终字第1828号行政判决书
③见北京知识产权法院（2015）京知行初字第3761号行政判决书
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：罗薇 成都九鼎天元知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君
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