美最高院一纸判决对「专利流氓之诉」产生重大影响！

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：唐艾斯广东君龙律师事务所

原标题：近30年的美国专利侵权案件管辖制度被推翻

最高院最近的一纸判决反转了联邦巡回上诉法院的先前判决，改变了美国专利侵权诉讼长达30年的“择地起诉”（forum shopping）的游戏规则，将对美国专利诉讼特别是“专利流氓”之诉产生重大影响。

2017年5月22日，针对TC Heartland公司和Kraft Foods Group Brands 公司的管辖权异议的二审案，美国最高院法官以8-0的结果达成一致意见，最终推翻联邦巡回上诉法院的判决，重申：专利侵权诉讼案件的管辖问题适用28 U.S.C. § 1400(b)的规定：“专利侵权的民事诉讼可以在被告住所地的司法管辖区，或在侵权行为发生地且有被告在此有长期固定的营业场所的司法管辖区提起”(“[a]ny civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.”）。而且，最高院再次确认，这里的被告“住所地”仅指被告公司注册地。

最高院的这一纸判决反转了联邦巡回上诉法院的先前判决，改变了美国专利侵权诉讼长达30年的“择地起诉”（forum shopping）的游戏规则，将对美国专利诉讼特别是“专利流氓”之诉产生重大影响。

案件回放

2014年，卡夫亨氏公司（Kraft Heinz Co.）旗下卡夫食品集团品牌公司（Kraft Foods Group Brands LLC，以下简称“KraftFoods”）在特拉华地区联邦地区法院起诉TC Heartland公司侵犯其关于风味混合饮料中的“液体增味剂”的美国NO. 8,603,557B2 及NO.8,511,472专利。

被告TC Heartland随即向法院提出动议，请求将该案移送自己住所地的法院，即印第安纳南区联邦地区法院来审理，理由是被告除了在特拉华州销售侵权产品以外，与该州没有任何联系。受理案件的特拉华地区法院以及后来的联邦巡回上诉法院均不支持TC Heartland的诉求，都以TC Heartland在特拉华州有产品销售行为，该州的地区法院因此对被告有属人管辖权为由（Personal Jurisdiction），拒绝了TC Heartland的请求。

法规剖析

那么，美国法典关于专利侵权案件的管辖（patent venue）问题是如何规定的呢？

如上所述，美国法典28 U.S.C. §1400(b) 规定了专利侵权案件管辖的制度，即：专利侵权案件由被告住所地的司法管辖区，或被告实施侵权行为且有经营性固定营业地的司法管辖区的联邦地区法院管辖。同时，美国法典的28 U.S.C. §1391(c) 还规定了一般案件的管辖制度（General Venue Statute），简而言之，关于民事诉讼，只要法院对被告有属人管辖权，该法院所在的州就视为被告的“住所地” (“an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question”)。

关于两个管辖条款的关系，早在1957年最高院在Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.一案中就形成判决，认定28 U.S.C. §1400(b)是专利侵权案件管辖唯一的制度，28 U.S.C. §1391(c)的一般案件管辖条款不应视为补充或者修正§ 1400(b) 。也就是说，两个条款之间没有半毛钱关系。

两个条款一直相安无事，但是在1988年美国国会对28 U.S.C. § 1391(c) 进行修改以后，问题就来了。1988年美国国会在上述的一般管辖条款原文前加入了"[f]or the purposes of venue under this chapter"（本章所称的“管辖”）字样。本是一个小修改，联邦巡回上诉法院硬是将这一修改解读为是对§ 1400(b) 条款“住所地”的重新定义，时对§ 1400(b)的替换。也就是说，联邦巡回上诉法院认为，不管是专利侵权诉讼，还是其它的民事诉讼，只要法院对被告有属人管辖权，该法院所在的州就视为被告的“住所地”，也就有案件的管辖权。联邦巡回上诉法院将这种解释在1990年的VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（1990）案例中正式确立下来，并从那以后实施了将近30年，直到最近最高院对本案的最终判决。

联邦巡回上诉法院1990年

VE Holding Corp. v. Johnson

Gas Appliance Co.案的影响？

在分析最高院对本案的判决之前，我们来看看美国联邦巡回上诉法院对VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.案判决的影响。如上所述，从该判例之后的将近30年里，美国的专利侵权诉讼一直适用了“属人管辖”的法则。这个法则相对原来的美国法典28 U.S.C. §1400(b) 到底有什么变化呢，是更严厉了呢，还是宽松了呢？回答这个问题之前，我们来简单了解一下美国关于属人管辖（personal jurisdiction）的规定。

美国的属人管辖权分为普通的属人管辖权（General Personal Jurisdiction）以及特殊的属人管辖权（Specific Personal Jurisdiction）。针对前者，只要满足下面三个要件之一，就认定法院对被告有绝对的属人管辖权：法院所在的州是被告的住所地 (domicile in the state) 、被告明示同意法院管辖 (consent)、文书送达的时候刚好出现在这个州（present in the state when served with process）。如果不满足上面三个条件之一，法官则会进一步判断是否属于特殊的属人管辖权（Specific Personal Jurisdiction）。这个判断一般应满足“最少联系”（minimum contact test）原则，判断一般分两步走：1）被告是否自愿和这个州发生联系（Voluntary contact with the state）；2）这种主动的联系和原告的权利主张是否有关联性（claim arising from the contact with the state）。从美国的司法实践看，被告的产品销售地、被告的经销商所在地、或被告选择使用某个州作为交通中转地等均足以让法官认定满足“最少联系”原则，从而认定法院对被告有特定的属人管辖权。确定了哪个州有管辖权之后，根据诉讼标的管辖原则（subject matter jurisdiction），该州的联邦地区法院就当然的有权受理专利侵权案件了。

因此，不难看出，在联邦巡回上诉法院的VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.判例之后，专利侵权案件的管辖规定其实是宽松了很多，原告有了很大的空间挑选起诉的法院，包括被告公司的“住所地”、“营业地”、“任一侵权产品销售地”等提起诉讼。在此后长达近30年的时间内，美国的NPE们凭借着这一“择地起诉”（forum shopping）的游戏规则，在明显偏向专利权人的地院大肆起诉，也成就了德州东区地区法院（E.D.Texas）“专利流氓天堂”的美名。

美最高院一纸判决对「专利流氓之诉」产生重大影响！

最高院判决的影响？

最高院2016年决定重审该案，并将该案的焦点集中在“美国国会在修改§1391条款的时候是否有意修改§1400（b）”。最高院的回答是否定的，理由是：如果国会有意将§1391条款的修改视为替换§1400（b），那么国会在修改后的条款上应当有明确的指示，但现实是这种明示或暗示均无法从修改后的§1391条款中得出。而且，修改后的§1391条款末尾处明确载明，如果相关法律有别的规定，从别的规定（"otherwise provided by law"）。

最后，最高院的8位法官很快达成一致意见，坚决的用一纸判决反转了联邦巡回上诉法院的判决。美国专利案件管辖问题回到了原点：专利侵权案的原告可以在被告公司注册地，或被告实施侵权行为且在该地有长期固定的营业场所地提起诉讼。

最高院的判决对美国专利侵权诉讼有深远的影响。专利权人不再有宽泛的选择权来选择起诉的法院，因此会失去“主场”的优势，而且对于位于不同州的不同侵权人的起诉会更困难。另一边厢，涉嫌侵权人不太可能像以前一样在十万八千里的州被起诉。而美国的NPE则是受影响最大的一个群体，法律的钟摆正在偏离专利权人，他们将无法选择偏向专利权人的地区法院起诉，这将大大抑制NPE的大肆滥诉。最后，本文以美国一资深专利律师对2017年专利侵权案件数量的预估图来总结该案的深刻影响。

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作者：唐艾斯广东君龙律师事务所

编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君

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