一边享受一边泪流，美国专利申请答复手段Pre-Appeal的十年

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原标题：一边享受一边泪流，美国专利申请答复手段Pre-Appeal的十年

“十年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪伴在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头…”美国专利申请经过几轮OA特别是收到Final OA后可选择的应对方式主要有直接答复修改、提继续审查请求（RCE）、AFCP（After Final Consideration Pilot）2.0（2017.9.30截止）、P3（Post-Prosecution Pilot Program）试行程序（2017.1.12或当USPTO收到1600个符合要求的申请时终止）、提CA（Continuation Application）、提CIP（Continuation-in-part）以及上诉Appeal。

上述程序大多费用昂贵时间冗长，往往还是相同的审查员继续审查，在说服审查员方面无疑增加了难度。而能部分解决上述缺陷在国内比较少用的一个程序便是Pre-Appeal。从开始到现在，Pre-Appeal程序已走过十多年的风雨历程。如何使用效果如何，可通过十多年的大数据略知一二，可以说“十年之后，我们是朋友还可以问候”。

Pre-Appeal程序

早在2005年7月USPTO基本缩短审查周期降低上诉成本或者增加创收渠道的考虑，在整个上诉Appeal体系中强势插入Pre-Appeal程序，即允许专利申请人在提交上诉通知书（Notice of Appeal）的同时提出上诉前审查会议（Pre-AppealBrief Conferences）请求来审查该案件。完整的Appeal体系可参考网络上的一张流程图：

提出时间和理由：专利申请案从收到第2次OA开始的任一次OA或Final OA后3个月内（基于只要肯给钱一般都让恢复权利或延期的优良传统，该期限可延至6个月），申请人在提交上诉通知书的同时可以提出Pre-Appeal Brief,但不能早于Notice of Appeal。对于提出的理由有严格要求，必须是：1）核驳理由有明显不当或无依据；或2）核驳理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误，也可就该部分意见提请Pre-Appeal。可见Pre-Appeal在原审查员固执己见而申请人又有把握其确实存在错误的情况下提出会收到好的效果。

提交材料：在提请Pre-Appeal时需提交的材料主要书依据PTO/SB/33表格填写的申请书（Written Request）和一份不能多于5页的意见书（Arguments）来陈述核驳意见的明显不当错误。注意，不能多于5页！审查员的意思便是只能在报价的范围提供服务，千万不要给我增加额外的负担。

美国专利申请过程中市场经济便是最大的情怀，这样的例子比比皆是。收到Final OA并不是啥大不了的事，它的意思其实是“嗨，大兄弟，之前交的检索费和审查费已经用完了，请及时充值以保证继续审查”；提AFCP2.0对独权的修改幅度必须保证审查员在3个小时（外观的案子1小时）内即可完成检索或审查；P3的答辩书也不要超过5页；否则看在钱的份上审查员也不会受理这些请求。

处理过程和结果：在申请人提出上述前审查会议（Pre-Appeal Brief Conferences）请求后，审议小组将会在45天内做出审议决定（Panel Decision），相当于给申请人提供一次是否要提出Appeal Brief的试水机会。与RCE等程序不同的是，提请Pre-Appeal后除了原来的审查员还会加入两位新成员组成审议小组，通常其中有一位是原审查员的上级核准人。审议决定主要包括以下四种情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤销；2）建议进入上诉Appeal程序；3）专利申请得到授权；或4）重新开启专利审查程序。

费用：Pre-Appeal本身并不存在任何费用，只需缴纳Notice of Appeal的800美金官费，花钱大头还是在那不多于5页的Argument Written的律师费，一般来说几千美金不等。有时算下来和提RCE的花费只有几百美金左右的差距。好处是有新的审查员加入多了两双可能明亮的眼睛，遗憾的是无法修改权利要求不能要求会晤和审查员面基。当真像Eason唱到的那样，“只是那种温柔再也找不到拥抱的理由…”

Pre-Appeal的十年

早些时候IPWatchdog网站统计了过去十年已做出小组决定的85506件Pre-Appeal案件状态，数据显示：61%的Pre-Appeal请求被建议进入上诉程序，这种情况下申请人的选择主要集中在上诉、再提RCE或直接放弃；33%的案件被小组决定重新开始审查程序，这也在一定程度上反映了原审查意见确实存在不恰当的地方；只有6%的申请案被直接授权。这样的成功率确实不能算高，省钱省时和耗时耗力往往在一念直接。甚至有代理人调侃或担心一旦踏出了Pre-Appeal这一步，专利局可能下意识认为这是有钱的主，要不来一个更贵的Appeal吧。真是城市套路深，我要回农村。

再具体看看不同决定下专利申请的命运。从上图数据看，进入上诉的案子最终有39.3%得到了授权，重新开始审查程序的申请案有67.4%获得核准专利，考虑到还有一部分申请目前还处于pending的状态，重新审查申请案的授权率在79.5%左右，甚至总体上稍高于USPTO的平均授权率。如此看来进入程序后的结果还是在可接受的范围内。更重要的是，三人小组的意见基本上初步代表了PTAB的态度，为后续答辩修正了方向提供了指导。

一些不成熟的小感受

Pre-Appeal程序作为答复OA武器库中的一件兵刃已存在十几个年头，某种程度上却将你我局内人置于局外人的尴尬境地。无论是工作中处理案子的实际情况亦或从国内代理机构了解到的数据，一个明显的事实是Pre-Appeal很少被使用。不是效果好不好的问题，而是没有实操，只是从外代口头中获得一些可能没那么好用的二手感受。读书时一姐们和男友掰了后面对身边众多好友的劝说时说了这么一句至理名言：你们都说他好，可他这碗饭老娘已经亲口尝过了，知道是什么味，就是不喜欢。你们没尝过的就不要胡乱YY了。出现这种情况甩锅给代理机构似乎也不太恰当。因为涉及费用很多情况下都是在申请人的指示下直接上RCE或AFCP2.0，毕竟给钱的主是委托人。

答复手段多样化是节省企业专利申请费行之有效而又充满挑战的课题。我想分级答复策略一方面是指针对不同等级专利投入不同的人力物力资源，另一方面也需要了解不同答复手段的应对之症，因案制宜对症下药以最快的速度拿到授权。这既需企业的IPR人员沉下心用专业做好案子，也需积极与代理机构合作探讨，在摸索中找到最经济划算的出路。

知识产权行业的向前发展离不开企业的发声和推动。也为处身处这个行业而庆幸而激动，虽渺小但能做事的做事，能发声的发声。有一份热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。

来源：浮生梦呓

作者：权个人

编辑：IPRdaily 赵珍   /   校对：IPRdaily   纵横君

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