专利权利用尽再认识 —美国最高法院Lexmark墨盒案引发的思考

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作者：白伟  兰台知产团队律师

原标题：专利权利用尽再认识 —美国最高法院Lexmark墨盒案引发的思考

美国东部时间2017年5月30日，美国最高法院做出Lexmark International, Inc. v. Impression Products, In案判决（“Lexmark案”）。该判决确认了专利权的“绝对用尽”及“国际用尽”两项基本原则在美国的适用。

Lexmark案经历了联邦地区法院认可“绝对用尽”而否定“国际用尽”，到巡回上诉法院对“绝对用尽”及“国际用尽”进行同时否定，再到最高法院同时认可“绝对用尽”及“国际用尽”的迂回过程。

专利权用尽原则也称为专利权穷竭原则或首次销售原则（First Sale Doctrine）,通常系指专利产品或依据专利方法直接获得的产品，一经合法售出后，专利权人及其合法授权人即丧失对该等产品进行使用和再次销售等行为的控制权。

专利权用尽制度是专利法中最具争议性的问题之一，在TRIPS协议第28条中亦回避了专利权用尽中的“国际用尽”等问题。各国通常根据本国经济利益和科技实力及不同发展阶段等情况采用不同保护模式。

我国2008年《专利法》采用的是“绝对用尽”及“国际用尽”原则，美国最高法院在Lexmark案中的做法与我国现行规定趋于一致。

尽管专利权用尽原则在全球范围内趋于明确化及一致化，但基于专利权用尽制度的争议性、复杂性，我国专利司法实践的初级性，以及专利权用尽制度对专利权人的限制性等特点，专利权用尽的适用范围，专利权用尽的绝对性与相对性，专利权用尽的国内性与国际性，专利权用尽与专利权人人身权益保护等问题，依然值得进一步分析。

专利权用尽的适用范围

我国2008年《专利法》第六十九条第（一）项规定：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。

从该规定可以看出，在我国专利权用尽是一种对专利权的限制，为实现专利权人和社会公众的利益平衡，必须严格规范专利权用尽的适用范围。

从现行专利法的规定来看，专利权用尽制度似乎仅适用于产品专利，包括专利产品或者依照专利方法直接获得的产品。也就是说，专利权用尽原则仅适用于同一专利对应的同一产品。那么对于部件本身不具备专利权，而部件组合后的产品具备专利权的情形，以及专门用于专利方法的设备，这两种情况是否适用专利权用尽呢？

根据专利权的默示许可理论，买受人支付对价购买专利产品或专用零部件和相关设备的目的在于使用，而该专利产品、专用部件或设备除了用于生产专利产品、实施该方法专利之外没有其他合理非侵权用途，作为善意的市场主体，专利权人在知晓上述事实的情况下仍然将专利产品、专用部件或设备出售给买受人的情形，应视为对买受人的默示许可，否则将造成对买受人的极大不公平。

北京高院《专利侵权判定指南2017》第131条，亦采纳了默示许可理论：（3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品；（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。

专利权用尽限制的权能范围

知识产权的权利用尽制度产生根本原因在于解决知识产权所有人的无形财产权与产品购买者对于承载无形财产权的有体物物权之间的利益冲突，从而实现各方利益平衡，降低交易成本，实现社会福祉。

从前述冲突产生的基础来看，仅涉及物的使用和处分与无形财产之间的冲突，因此，专利权用尽原则使用的前提条件是物已经存在，且合法出售，并不包括对该物的创设行为。

按照《2008年专利法》及北京高院《专利侵权判定指南》，专利权用尽的适用范围仅限于使用、许诺销售、销售、进口，除专用部件对于制造专利产品的默示许可外，并不包括专利产品的制造及再造行为。

当然，专利权用尽限制的权能范围判断存在较大的模糊性。在国内比较著名的案例，如“旧瓶装新酒案”，山东高院在“古贝春头曲”案和四川高院在“丰谷酒业”两个案件中，就做出了完全相反的判决。两个案件的基本案情相同，被告收购原告享有外观设计专利权且合法售出的酒瓶，更换标识后重新灌装并投放市场，原告起诉被告专利侵权，而被告主张原告专利权用尽。

笔者认为，就该等案件，根据美国最高法院在Lexmark公司墨盒案中作出的判决，专利产品一经合法售出，专利权人对其进行使用和转售等行为，就失去了控制权，即专利权的绝对用尽。因此，当专利权人的专利权保护范围仅限于酒瓶本身时，在白酒售出时，专利权即已经用尽，被告再次灌装出售的行为，并不会对酒瓶本身的结构造成任何改变，不构成再造行为，不构成专利侵权。

当然，酒瓶本身是否构成知名商标特有包装，重新灌装上市是否会造成消费者混淆等，应该是商标法和不正当竞争法等法律控制的范围。

专利权人主观意愿对专利权用尽的影响

在通常情况下，产品进入流通市场，是专利权人行使合同自由权的结果。当产品进入流通市场并非基于专利权人的真实意思表示时，相关合同存在无效或被撤销的风险。在此情况下，善意买受人的使用、再销售等行为是否可以主张专利权用尽抗辩呢？

按照2008年专利法第六十九的规定，经专利权人及其被许可人许可，似乎是认定专利权用尽的必要条件，然而，按照《专利法司法解释二》第二十五条之规定：生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

笔者认为，该条规定已经超越《2008年专利法》第七十条规定的合法来源抗辩，与《2008年专利法》第六十九条的规定具有实质相同的目的和效果。合法来源抗辩具有免除赔偿义务之功效，但是被控侵权人依然需要停止侵权，在不适合停止侵权的情况下，需要支付合理许可费用。然而《专利司法解释二》第25条之规定，对于未经许可上市的侵权产品之善意买受人，实际上产生了不视为侵权的效果。

法律规定下的其他专利权用尽

根据前述分析，通常情况下，专利权用尽应处于自愿，即其真实合法的意思表示，但是专利权作为一种利益平衡的经济政策产物，专利权必定会受到一定限制，在专利权的强制许可以及他人存在先用权抗辩的情况下，对该等情况下出售的产品，尽管未经专利权人或其合法授权人的许可，按照制度设计的一致性和保护合法买受人利益的角度出发，亦应按照《专利法司法解释二》第二十五条之规定达成实质性的专利权用尽抗辩效果。

就强制许可下的专利权人而言，尽管并非出于其自愿，但是其通过强制许可已经获得应有收益，符合专利法重经济利益的立法初衷。而就先用权抗辩下出售的产品而言，则是基于公平原则的考量。

专利权的绝对用尽和国际用尽

专利权的相对用尽和绝对用尽，系指在在产品销售过程中，是否可以基于买卖双方之间的合同关系，排除专利权用尽原则的适用。按照合同相对性原则，合同仅在签约相对方之间产生约束力。专利权人是否可以基于其与消费者之间公示合同约定，就专利权用尽问题对抗第三人，对于专利权人行使权力至关重要。

按照我国现行专利法第六十九条之规定，并未见“专利权人与买受人另有规定除外”等但书条款，因此，应该认为我国现行的专利权用尽制度一直为绝对用尽制度，专利权人并不能以销售合同或其他途径的公开声明对抗买受人的再次处分行为。至于专利权人与买受人之间的合同约定，应该按照合同及反垄断等法律法规进行具体判断。

专利权的国际用尽和国内用尽，涉及平行进口问题，平行进口问题产生的根本原因在于区域经济发展状况及国家科技发展水平的不平衡。基于在医疗、新技术等领域内，我国发展的实际情况，目前我国采取的是专利权的国际用尽原则，按照北京市《专利侵权判定指南2017》第131条的规定，专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品的，不视为侵犯专利权。

然而，专利权的国际用尽原则的适用，依然不无疑问，一方面是老生常谈的问题，即专利权的地域性，各国产生的专利权仅受各国法律规制，他国法律无权干涉。另一方面，按照目前的法律规定来看，专利权的国际用尽仅适用于国内外专利权同属于同一权利主体的情况（该情况为常态），但是同一技术方案在各国取得的专利权分属不同主体的情况并非不可能，如关联公司持有专利权或专利权的地区性转让，在此情况下，按照目前专利法的规定，似乎并不能够适用。那么，若不同权利主体不适用平行进口的情况下，专利权人能够较为容易地规避专利权国际用尽原则的适用。

专利权用尽与专利权人人身权益的保护

在专利产品的转售过程中，还需要注意专利权用尽与专利权人人身权益之间的平衡。按照知识产权法原理，知识产权除了具有经济权能，还具有人身属性，具有表彰等功能。

因此，在专利权用尽原则的适用过程中，应该坚持原样转售原则。即，买受人在行使物权转让权能的过程中，应该尊重专利权人的表明身份等权利。买受人在转售及专用零部件组装过程中，应该保留专利权人的原始标记，否则，容易被认定为商标侵权、假冒专利等情形。在“酒瓶装新酒案”中，尽管存在专利权用尽限制，但是专利权人依然可能通过商标权等手段进行维权。

专利权利用尽制度产生根本原因在于解决专利权人所享有的无形财产权与产品购买者对于承载无形财产权的有体物物权之间的利益冲突，只有合理利用权利穷竭制度，才能实现各方利益平衡，降低交易成本，实现社会福祉。

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作者：白伟  兰台知产团队律师

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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