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原标题：主动布局 强化监测 善于维权 —浅析中国商标海外保护对策
《保护不力，中国商标冠上外国姓——中国商标海外被抢注情况分析》一文，作者在文中分析了中国商标在海外被抢注现象频发的主要原因，介绍了商标国际注册的途径以及马德里商标国际注册体系的优势。随着中国企业“走出去”步伐加快，企业寻求商标国际保护的需求随之增多。在下面的文章中，作者从前期规划、战略布局、事中监控、事后维权等层面介绍了中国商标海外保护的对策，敬请关注。
随着商标品牌战略深入推进实施，中国企业海外商标注册与保护的整体情况不断改善，企业品牌国际化意识不断增强。2016年，中国申请人提交马德里商标国际注册申请3014件，比上年增长29.8%，在马德里联盟中排名第五位。但是，如前文所述，随着中国企业和品牌在全球经济贸易中所占比重加大，国际市场上的中国知名名牌逐渐增多，中国企业的商标在海外成为被抢注的对象，在世界范围内的知识产权纠纷也随之增多。
与此同时，虽然中国的商标申请量已连续15年位居世界第一，但据估算，赴国外寻求商标保护的比例仅有4%。相比而言，瑞士的商标申请中有75%是国际商标，美国的国际商标占45%。由于中国企业商标国际注册数量和外贸出口经济总量的比例很不协调，众多未注册商标存在被抢注的风险，进军海外市场的中国企业如何进行商标保护，发生纠纷时如何降低海外维权成本，成为必须面对的问题。
未雨绸缪 主动布局
(一)长远规划，建立企业商标战略
企业发展离不开战略规划，商标品牌战略是企业培育自主品牌、实现可持续发展的基础。一些跨国公司之所以成为国际市场上的常青树，共同特点就是拥有享誉世界的商标，无形资产也是这些公司的主要利润来源之一。在全球化背景下，商标品牌战略应成为中国企业寻找长远发展的战略选择。
商标品牌战略对于增加产品附加值、提高企业的全球竞争力具有重要意义。商标作为巨大的无形资产，其重要性有时甚至超过土地、货币和人力资本等有形要素。可口可乐品牌2016年估值高达731亿美元，品牌价值连续第四年排名全球第三，是排名第一的快速消费品品牌。可口可乐的总裁曾说，即使把可口可乐在全球的工厂全部毁掉，公司仍然可以在一夜之间东山再起，就是说明在全球竞争中，品牌对于企业经营发展的重大作用。
随着国内外市场进一步开放，大量外资品牌进入中国，国内市场竞争日趋激烈。同时，具有一定竞争能力的中国企业也开始“走出去”，积极参与国际竞争，抢占国际市场。制定适合本企业的商标“走出去”战略，可以为企业开拓国际市场保驾护航。在现实中，不少企业的商标在海外被抢注后，他们才想到商标国际注册或决定维权。企业实际上，在对方抢注商标尚未成功之前，维权费用相对较低，且维权成功的可能性更大。一旦商标已被他人抢注成功，维权成本将大大增加——不仅要付出高额的诉讼费、律师费等，而且程序复杂、耗时长，整个程序走完可能需要两三年甚至更长时间，诉讼期间商标还不能使用。据统计，如果在先注册的商标已过5年时限，则挽回的可能性极小。因此，企业制定科学合理的商标品牌战略，不仅能预防和降低发生商标国际纠纷的风险，也能在抢注发生后及时应对，采取恰当的措施维护自己的权益。
建立适合企业发展的商标品牌战略，需要分析企业自身和行业内竞争者的商标信息，明确企业在商标设计、注册、保护、运营等方面的具体工作，选取适合企业的商标策略类型，考虑企业的长远需要，并适应行业发展趋势。
(二)了解世界游戏规则，熟悉目标国法律
进军海外市场，保护自身商标权利，中国企业必须了解国际商标领域的“游戏规则”，了解国际商标法律体系，尤其要熟悉目标国的商标法律制度。
现在世界主要国家的商标法律制度大都在《巴黎公约》《与贸易有关的知识产权协定》《伯尔尼公约》等一系列国际知识产权条约的大框架下建立。纵观世界各国，商标权的确权制度主要有三种模式：一是申请在先制，二是使用在先制，三是申请与使用混合制。
在申请在先制国家，采用谁申请在先谁获得商标注册原则，如中国、日本、俄罗斯等。在此类国家，企业应把握先机，尽早将商标在该国申请注册。
在使用在先制国家，对于商标注册采用谁使用在先谁获得注册的原则，如美国、英国等。在此类国家，企业应尽早将商标投入实际的商业使用中，而且，在商标使用中尤其要注意收集、固定和保存使用证据。这对于在该国申请注册商标和防止被他人抢注以及将来发生商标纠纷后进行国际维权等，都至关重要。
在混合制国家，对于商标注册采用申请和使用混合认定，企业应做两手准备，以应对可能发生的商标纠纷。
此外，按照《巴黎公约》的规定，工业产权方面的国民待遇仅适用于实体权利，不涉及司法程序、行政程序、管辖、送达地址和代理人的选定等。因此，除实体法上的差异外，在商标注册申请及后续程序以及诉讼证据的要求等方面，由于世界各国都有不同规定，熟悉和了解目标国的程序性法律规定也极为重要。
(三)尽早注册，量力而为
在3种商标确权制度中，采用申请在先制的国家最多。即便是采用使用在先原则的英美法系国家，在商标审查过程中依然采用申请在先的审查原则，只不过在遇到商标权属纠纷时需要权利人举证，在先使用的享有商标权。由此可见，无论在采用何种确权制度的国家，尽早进行商标国际注册都很重要。
商标国际注册的途径大体包含3种：单一国家注册、地区注册和马德里商标国际注册。单一国家注册即直接向各国商标主管机关递交商标注册申请。地区注册即向一个区域商标主管机关申请注册商标，该效力及于区域内各成员国。马德里商标国际注册即通过马德里体系进行商标国际注册，其效力及于马德里体系内所有成员国。
无论采用何种商标国际注册途径，尽早申请注册都是商标国际保护的一个基本原则。当然，这不意味着让企业在海外众多国家盲目地大量申请注册商标。企业在进行商标国际注册时，需要在产品出口前对海外市场予以总体把握，并与企业出口战略及其他经营战略相结合，依据出口目标国的商标法律制度作出整体规划。企业应当先确定产品出口目标国，然后依据产品的种类和性质，有重点地选择注册国家和地区，做到重点突出、有序注册。总之，在商标国际注册方面，企业应量体裁衣，量力而为。
具体来讲，进行商标国际注册时可以考虑以下几点：
一是根据不同国家的商标确权制度采取不同的注册申请方式。例如在申请在先的国家如日本、韩国、意大利等，国际注册宜早不宜迟。在使用在先的国家如美国、英国、澳大利亚等，应注意尽早将商标投入实际商业使用中，并做好证据保留工作。
二是根据产品本身的销售范围来选择，要具有前瞻性。目标国家的选择和产品销售战略相关，但一定要早于产品销售。
三是根据地理位置来考虑选择国家。有些国家虽然并不是产品销售的目标市场，但由于地理位置的重要性，如果忽略后被他人抢注，可能导致企业产品无法进入与该国有关的其他国家。例如地处南美咽喉的巴拿马，是产品通往南美国家的必经地，如果商标在巴拿马被抢注并进行了海关备案，可能导致产品无法进入南美市场。
事后监测 日常防范
(一)事后监测
预防商标在海外被抢注，做好商标的日常监测工作非常重要。
商标国际保护，并不是注册完成后就万事大吉，还需要在海外市场密切关注自己的商标，关注是否有他人在使用或申请注册与自己商标相同或近似的商标。企业应当设立专门的知识产权部门或委托专业代理公司实时监测商标公告，建立常规化的海外商标监控系统，一旦发现他人申请与自己商标相同或者近似的商标，要在第一时间采取行动。通过异议和撤销两种途径取回商标的难易程度相差很大。提出异议是在商标尚未得到确权的阶段，一旦商标权利确定，推翻既定权利要花费更大的维权成本。例如，2003年，天津桂发祥麻花集团被一家加拿大公司抢注了桂发祥十八街商标，由于反应迅速，及时提出异议，最终桂发祥集团用3个月的时间打赢了官司，拿回了商标，在加拿大的销售也基本没有受到太大影响。
总之，做好日常商标监测，不仅可以降低维权成本，还可以防范诉讼风险。
(二)日常防范
首先要注意防范目标市场的竞争对手。他们往往通过商标抢注制造市场壁垒或知识产权纠纷，使对手无法开拓当地市场或者延缓对手进入当地市场的时间。随着市场竞争的加剧，商标抢注已成为一些企业排斥竞争对手的重要手段之一。
商标保护具有地域性，根据这一原则，商标抢注可能带来两种结果。一是被抢注商标的企业产品不能以原商标进入被抢注地市场，如果要进入只能更换商标。二是抢注者可以合法地将自己的产品冠以抢注的知名商标进入世界市场，挤压被抢注商标企业的市场空间。
在这个方面，德国博世西门子公司在德国抢注HiSense商标就是一个典型案例。经过多轮谈判，交叉着诉讼程序，海信公司最终花50万欧元取回了商标。这一结果很大程度上得益中国政府、社会团体及媒体及时合理的介入，还有西门子公司自身对在中国多年苦心经营的声誉、政府关系等因素的考虑。
其次要防范要求独家代理权的人。此类人一旦遭到拒绝，可能以自己名义注册商标，占据中国企业的海外市场。
最后要留意在展会上详细了解产品市场、了解之后却没有合作意向的人。实践中很多商标抢注者就是此类人。
面对抢注 善于维权
“市场未动，商标先行”。未雨绸缪当然是上上之策，但是如果遇到海外商标被抢注，企业也并非无计可施，应当审时度势，积极维权。
(一)法律咨询
面对海外抢注，企业可以首先进行法律咨询。当发现他人恶意抢注自己的商标，或者得知可能发生商标纠纷时，可以咨询精通海外商标保护知识的专业人士，帮助分析形势，查清对方的情况，制定切实可行的方案。“术业有专攻”。专业人士的意见建议可以帮助企业判断诉讼前景、把握诉讼策略、降低诉讼风险和成本。
(二)法律诉讼
运用法律手段取回被抢注的商标，是海外维权的常见方式之一，具有积极的实际效果和社会效应。
2003年2月，四川宜宾五粮液集团发现一名韩国人将五粮液的首要品牌WULIANGYE在韩国抢注为商标。韩国商标的异议期只有一个月，由于五粮液集团对韩国商标公告开展日常监测，抢注行为发生后，企业及时在异议期内向韩国知识产权局递交了异议申请。五粮液集团对这名抢注者展开全面调查，发现此人此前还抢注了红星二锅头、酒鬼酒等知名商标。企业调查抢注方，摸清其身份、背景、动机、商标申请注册的时间等，例如是不是竞争对手、经销商、职业注标人等，对于判断抢注者的主观恶意具有重要作用，可增加维权胜诉砝码。
五粮液集团运用了国际条约和当地法律，并出具五粮液作为国际知名商标使用在先的证据。中国和韩国都是《巴黎公约》成员国，依据《巴黎公约》，驰名商标的权利人可依该公约及被抢注国当地的有关法律，申请撤销被抢注的商标。2004年3月20日，韩国知识产权局驳回了这名韩国注册人的注册申请，五粮液集团通过法律手段成功地维护了自己的商标权利。
王致和及图商标抢注案是另一个通过法律手段进行海外维权成功的案例。2006年7月，王致和公司发现其王致和及图商标在腐乳、调味品、销售服务等类别上被一家名为OKAI(欧凯)的德国公司于2005年11月21日在德国申请注册。2006年8月，王致和公司向欧凯公司发出律师函，2007年年初向慕尼黑地方法院提起诉讼。2007年11月14日，慕尼黑地方法院一审判决认定欧凯公司恶意抢注商标，判决其停止使用王致和商标，并撤销其抢注的王致和商标。
从法院受理到一审判决历时不到一年，王致和公司利用法律途径维护了自己的权益。首先，王致和公司充分调查了欧凯公司的背景，证明其抢注商标行为具有明显主观恶意。根据德国商标法的规定，欧凯公司与王致和公司之间具有合同关系，更证明了其主观恶意程度。其次，王致和公司积极举证，证明被抢注的商标——显著要素之一是古人头像的图形，是一副美术作品，王致和公司是该美术作品的著作权人。由于中国和德国都是《伯尔尼公约》成员国，王致和公司的著作权在德国应受到保护，由此证明欧凯公司将他人作品抢注为商标，侵犯了王致和公司的在先著作权。最后，王致和公司还从德国《防止不正当竞争法》的角度提出诉讼理由。王致和公司最终夺回商标，是中国企业海外维权可以借鉴的典型案例之一。
(三)权衡利弊，综合考量
面对海外抢注，通过法律手段维护自己的权益是正面而积极的途径，并且具有非常好的社会效应和榜样作用。但是，盲目诉讼也不值得提倡。从市场规则的角度看，是否有必要通过诉讼进行海外维权，是否有必要不惜代价将官司打到底，应当从企业经营的角度加以考量。从市场经济的角度来说，知识产权是一种工具，企业维护知识产权的终极目的是为了获得更大的经济利益。由此出发，企业作为一个理性的市场主体，在进行海外维权时必须权衡利弊，综合考量。在商言商，中国企业进军海外市场不易，能以尽量小的损失换来最大的利益总是最优选择。
由于商标抢注目的无非是获取利益，因此，如果当企业经过分析，发现诉讼前景不明朗，法律程序可能耗费时间过长，或者诉讼成本过高等，可以权衡利弊，综合考量，尝试同抢注者谈判，争取以合理的价格赎回商标，不失为兼顾市场与效益的两全之策。值得注意的是，如今的商标谈判，绝不仅仅是简单的金钱与利益的游戏，而是双方在政府、社会舆论等方面公关能力的综合较量。
来源：中国工商报网
作者：张跃 国家工商总局国际注册一处
编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君
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