保密审查的法条在审查及无效中的落实问题

#文章仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场#

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

记者：李丙林 超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：保密审查的法条在审查及无效中的落实问题

专利法第20条规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

这里面就涉及保密审查的法条在审查及无效中的落实问题。在专利法、专利法实施细则和专利审查指南中，有一些与专利法第20条保密审查相关的规定。根据规定，在审查阶段，初审和实审审查员都会对该法条进行审查；在无效阶段该法条也是一个无效的理由，所以法条的落实看起来不应该存在问题。但如果仔细推敲，可能还是存在一些探讨的空间。

目前包括中国在内的有保密审查要求的国家，例如美国、澳大利亚、加拿大、智利、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、印度、印尼、以色列、意大利、墨西哥、荷兰、新加坡等等，大都是一件一件地审查（简称个案审查），不同案件之间并不相互关联（知识有限，也许有不同的）；个人臆断，可以考虑进行批量审查或按照项目进行保密审查。后者效率会高，可以节约资源，减轻申请人及审查的负担。下面先讨论一下个案审查，也就是现有制度的情况，然后再探讨一下批量审查或项目审查。

先看初审或实质审查过程中的情况。

虽然专利法实施细则第44条和第53条都规定了初审和实审中要审查第20条第1款（就是保密审查），但是如果申请人违反了第20条第1款的法律规定，即没有先经过保密审查就去外国申请的发明或实用新型，审查员不一定能审查出一件中国申请A存在一个对应的外国申请B，进而判定是否符合专利法第20条第1款的规定。这并不总是审查员的问题。

审查过程中的第一种情况，如果申请人选择在提交中国专利申请A时同时提交了保密审查的请求，并且专利局下发了“向外国申请专利审查意见通知书”，这些文件在历史文档中是可以查到的，外国申请B一般可以通过检索找到。如果外国申请的申请日晚于专利局下发的“向外国申请专利审查意见通知书”的发文日，就可以在程序上确定申请人通过了保密审查，进而可以断定，该在中国完成的发明创造符合专利法第20条的规定。出于简化这里用“发明创造”代替“发明或者实用新型”，实际上不严谨。

审查过程中的第二种情况，如果申请人从未向国家知识产权局申明其有向外国申请专利的要求或者行为，即斩而不奏，审查和确定就困难了。由于初审审查员一般不检索，没有保密审查的请求，审查员无从知道其面前的这件申请A存在一个对应的外国申请B。实审审查员虽然检索，如果中外两件申请内容完全一致，理论上可以检索出来，实际上由于公开时间差、技术用语变化、语种不同、申请人中外文不同或不同申请人等原因，顺利检出也很困难。中国的发明每年超过一百万件，让审查员在没有任何信息的情况下大海捞针是不现实的；如果中外A、B两件申请内容不完全一致，审查员即使找到B（找到本身就很难），至多也就是请申请人说明一下情况，如果申请人给出一个似是而非的理由，目前的情况下实审审查员如果不推断似乎难以认定其发明创造就是在中国完成的。要知道，如果没有保密审查的请求，初审或实审审查员都根本无从知道面前的中国申请A是否涉及专利法第20条第1款，要求审查员从古今中外上亿件专利文件中找出对应的那个外国申请B，检索的时间会增加很多，加之还要再审新创性等，进而严格落实专利法第20条第1款的审查，难度很高，行政资源付出也会很多。非不为也，是不能也。如果我是审查员，最简单的办法就是有保密审查的请求就审，没有就不审。由于毕竟没有审严，如果出现漏网之鱼专利局就会陷入被指责的窘境。

个人建议，为了简化程序并节约审查行政资源，可以考虑在今后的审查指南修改中明确“对于没有声明或证据表明完成地在中国之外的中国专利申请，审查员在进行保密审查时，如果申请人提交了保密审查的请求就进行审查，如果没有就不进行审查。对于因申请人未提交保密审查的请求可能出现的问题，留待后续无效程序中去解决。”

对于专利法实施细则第8条中规定的在直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请，提交请求并详细说明技术方案的情况，也存在一个问题。由于请求人是先提交保密审查的请求并提供技术方案的详细说明C，后去外国提交专利申请B，然后再提交中国专利申请A，由于在外国申请B中不一定会提及C（基本不会），如果在提交A时申请人没有主动声明存在与A高度相关的B和C（A并不必然要求B的优先权），审查员无法将A与B和C 关联起来。虽然申请人实际上已经遵守了专利法第20条的规定，但是由于信息不通畅，有可能在无效程序中还是有人会质疑A违反了专利法第20条，那时专利权人（原来的申请人）还需要提交证据进行证明，造成社会资源和行政资源的浪费。为避免这种情况，可以考虑作出程序性的规定：申请人在提交中国或外国专利申请时，如果有，应主动向相关的政府部门提供曾经提交过保密审查的请求并获得许可的信息和资料，相关文件存入档案。

再看无效程序中的问题。

无效程序中请求人一般由于利益驱动，愿意花费更多的时间、精力或金钱，去寻找专利权人违反专利法包括违反第20条的各种证据。

前面提到，基于同一发明创造可能存在三个文件C、B、A或者更多，由于存在申请人斩而不奏未经保密审查而直接去外国申请再进中国的情况，所以C并不总是存在的。但A和B是必须都存在的，否则一定没有违反专利法第20条。如果其中的两个文件B和A的内容一致性非常高，例如文字及附图都基本完全相同，并且如果A和B申请的申请人和发明人都是相同的中国人，在没有保密审查请求的情况下，就可以认定基于该在中国完成的发明创造违反了专利法第20条的规定。如果其中的两个文件B和A的内容一致性不是很高，并且A和B申请的申请人和发明人不相同，情况相对复杂许多。第一，无论A和B申请的申请人和发明人相同还是不相同，都难以断定两者是不是基于同一在中国完成的发明创造（确定发明创造的完成地另文讨论）。第二，需要制定一个标准来判别中外两个不完全相同的发明创造是否基于同一在中国完成的发明创造。这两件事都涉及相关法条的解释，在此情况下落实专利法第20条也很难。

在无效程序中，无效请求人当然有权也需要收集、提供相关的证据并提出自己有关涉案专利是否违反专利法第20条的主张，但为简化程序，如果无效理由涉及专利法第20条，也可以考虑要求专利权人就发明创造的完成地、是否提交了保密审查请求（历史文档中已有则无需重复提供）和两个以上相关申请的申请顺序等提供信息并就其真实性做出承诺，如果专利权人不配合或者双方就同一事实的主张不一致，在有证据表明专利权人所做陈述真实性有严重瑕疵或者专利权人没有证据和充分的理由对抗无效请求人的证据和主张的情况下，则专利权人应承担不利后果。这样，涉及保密审查的专利法20条在无效程序中也能以相对较低的社会成本和行政成本得到落实。

以上是对现行的个案审查的讨论。

显然，案件一个一个地审查效率低，专利法第20条在初审和实审中严格落实的难度大、成本高。如果考虑批量审查或按照项目进行审查（简称批量审查）或许可以有所改变。对于专利法第20条进行批量审查只是一个想法，目的仅为抛砖引玉。

由于相关的多个发明创造一般都来自于某个研究课题、项目或者产品，一段时间内可能产生很大量的与成果相关的专利申请，由于国内外企业的国际化程度越来越高，除了跨国公司外的有些中国公司也可能希望在遵守保密审查的情况下先在国外申请专利，然后再进中国。这就会牵涉到不同国家、不同城市的不同身份的很多人，例如申请人、项目负责人、N多的发明人、N多的企业IPR、N多的国内外专利代理人等等，这么多的人，沟通、协调的成本很高。对于向外申请的三种途径，中国申请同时提保密审查请求和PCT申请由于存在程序的交叠，可以节约一些资源，可以接受；而直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请由于是单独的一个程序，对于批量的发明创造，逐个请求既繁琐、又容易出错，所以可以考虑批量审查的方式，即将一个项目相关的多个技术方案的详细说明放在一起，提交保密审查的请求，得到批准后这些技术方案就可以批量地向外申请了。专利法第20条得以落实，同时申请人和国家知识产权局也都可以节省很多人力、物力。

由于水平有限，上述观点和思考难免考虑不周、有失偏颇，甚至错误，欢迎批评指正，共同探讨。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李丙林  超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君

推荐阅读
点击下方图片即可阅读

「智战2017」首届知识产权竞争策略挑战赛，等你来战！要你好看！

首席知识产权官：一个即将崛起的知识产权职业群体！

十七种知识产权商业模式！

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”