保密审查中如何确定发明创造在中国完成

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：保密审查中如何确定发明创造在中国完成

近期专利复审委员会就一件请求宣告专利权无效案件进行了公开审理。涉案专利号为201110089122.9，发明名称为“电动独轮车”。

在本次无效宣告请求提出之前，曾先后有不同请求人针对涉案专利权提出过八次无效宣告请求，此次口头审理又涉及三个请求人提出的无效宣告请求，加之与该案相关的美国专利US8807250B2在美国联邦地区法院华盛顿西区法院进行诉讼，因此本次口头审理引起了社会各界的广泛关注。

另外，本次无效宣告请求中提出了一个新颖的无效理由，即涉案专利违反了专利法第20条第1款有关保密审查的规定。该理由是专利法设立该条款以来第一次作为无效理由提出，对该条款的法律理解和适用等均存在许多值得探讨之处，对该无效宣告请求的审理和决定势必在业界产生深远影响。专利法第20条第1款规定：任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。专利法第20条第4款规定，对违反本条第1款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

正确适用专利法第20条第1款的关键问题之一就是：如何确定一项发明创造是在中国完成的。此问题看似简单，但实际判断中却复杂得多。一般来说，可按以下办法确定一项发明创造的完成地：直接举证法、承诺法、推定法。

直接举证法就是通过证据证明一项发明创造是在哪里完成的。证据可以是与发明创造完成所有的相关资料，资料可以来自申请人、发明人和代理人。申请人提供的资料可以包括研发立项资料、研发进度报告、会议资料、实验资料、购买物品清单、项目组的信息等；发明人可以提供的资料包括：检索资料、实验记录、研发过程中的记录、工作日记、工作报告、会议记录等。发明人提供的资料理论上也可以由申请人提供；代理人可以提供的资料包括技术交底资料、与发明人或申请人沟通的资料、会谈记录、申请文件的中间文件等。如果这些资料的真实性能够得到确认，将是直接或者通过证据链证明发明创造的完成地最有力的方式。直接举证法虽然最直接，可信度最高，但是证据收集成本非常高，鉴别这些证据的成本也非常高，大陆法系的国家一般不直接使用直接举证法，通常只有英美法系国家会在诉讼或行政程序中采用，英美法系国家在申请过程中也不用。

由于直接举证法成本太高，可以采用类似有些国家都采用要求发明人做出承诺的方法，这就是承诺法。承诺法是一种变通的方法，现实中可能还没有国家正式施行，这里仅仅是个设想和建议。承诺法是要求发明人承诺其发明人资格的真实性并明确说明其发明创造的完成地，可以类似于有些国家施行的发明人真实性承诺。发明人真实性承诺要求申请人在提交专利申请时提交一个发明人的宣誓书，其内容大致包括：“作为下述申请的发明人，我在此声明，本声明涉及下述某申请，我认为我是所述申请或所述申请中的所要求保护的发明创造的初始发明人，我在此确认我已得知本声明中的任何故意的虚假陈述根据某国法律某条款要承担不利后果。”宣誓书作为发明人真实性的承诺，虽然没有举证，但根据发明人的承诺在实际判断中依然可以据此进行认定。如果有相反证据证明发明人存在虚假陈述的情况，就可以对发明人和申请人做出惩罚。因此我们可以考虑将来中国下次修改审查指南或者专利法实施细则时，可从程序上规定申请人或发明人对发明创造作出必要的承诺。只要在前述发明人的宣誓书中加入类似“所述申请在某地完成的”即可。如果觉得每件申请都单独签署一个承诺书过于繁琐，可以考虑下面的建议。

推定法，也叫默认法，是世界上绝大多数国家采用的方法。即如果与发明创造相关的专利申请在提交时的申请人和发明人都是某个国家的公民，例如中国公民，且没有要求任何外国优先权，就可以推定或默认该项发明创造是在中国完成的，有相反证据的除外。实际上，中国现在每年三百多万件专利申请都应该是采取推定法对发明创造的完成地进行确认的。虽然推定法在实际工作中被广泛使用，但目前可能并没有任何国家的法律文件以文字方式确认这种对发明创造完成地进行推定的原则或精神。因此我们可以考虑将来中国下次修改审查指南或者专利法实施细则时，从程序上以文字的方式对推定法的原则或精神进行规定。

当然，推定法也可以与部分证据相结合，增强其证明力。例如，中国的费用减缓只针对中国企业或个人在中国完成的，如果历史文档中存在费用减缓的请求和官文，就可以佐证该发明创造是在中国完成的。另外，其他国家的专利法中也有类似中国专利法第二十条的保密审查的规定。例如美国专利法第180-190条就有不少涉及保密审查的规定，其中就规定了在美国完成的发明创造向外国申请专利需要得到外国申请许可，否则将面临惩罚，这样，如果对应的美国专利没有外国申请许可的请求和批准的文件，结合中国的推定和美国没有外国申请许可的事实，可以更好地证明一件专利的完成地是在中国。

有些情况下需要证明一项发明创造不是在某地完成的，应该如何做呢？这属于对否定事项的证明，理论上毫无瑕疵地进行否定性证明是很困难的，甚至是不可能的。就前述涉案专利而言，由于其是以中国申请人和发明人的名义向中国国家知识产权局专利局提交的中国专利申请，并且没有要求外国优先权。如果提出了向外国申请专利的保密审查请求，在后续程序中要想证明发明创造的完成地不是在中国，基本是不可能的；如果要求了外国优先权，并且提供了该国的外国申请许可证明，两者结合对于说明该申请在外国完成的主张是有一定证明力的。如果没有任何证据来争辩该申请是在外国完成的，就难以令人信服了。

事实上，毫无瑕疵地证明一项发明创造的完成地是哪里或者不是哪里都不容易。最高人民法院在2001年12月21日公布的《关于民事诉讼证据的若干规定》第73条规定：“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认”。因此，民事行为并不要求毫无瑕疵地证明，只要一方所举证据能够证明其主张具有高度盖然性，该主张就很可能被法院所接受。

由于水平有限，上述观点难免有失偏颇，欢迎批评指正，共同探讨。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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