打赢专利侵权官司的六个基本问题

原标题：打赢专利侵权官司的六个基本问题

专利案件不像刑事案件或邻里纠纷，每个人都能评头论足。然而即便是这样，专利侵权案件还是有规律可循，如何在代理专利侵权纠纷中能快速地确定案件的常规方向，如何基本预测专利侵权案件输赢，是否有判断的标准动作，笔者带你解答！

专利侵权案件技术性强、规则性强、专业化程度高、标准化程度高，案件当事人对专利案件的熟悉程度低、客户对专利案件结果的预判能力弱，就相应地对专业的专利律师的意见依赖程度高，而同时专利案件的复杂性高、不确定因素多，专利案件的结果有时候过山车式的一波多折。专利案件不像刑事案件或邻里纠纷，每个人都能评头论足。然而即便是这样，专利侵权案件还是有规律可循，如何在代理专利侵权纠纷中能快速地确定案件的常规方向，如何基本预测专利侵权案件输赢，是否有判断的标准动作，笔者认为需要大致把握如下六大基本问题。

如何确定专利权的保护范围？

专利律师接触到专利案件最先要了解诉请的专利内容，第一时间读懂专利技术或看清外观产品图片，脱离专利内容文本谈专利案件都是空谈，可以说专利证书内容是专利律师需要最熟悉的证据（没有之一），一个好的专利律师会读懂专利证书内容的每一句话每一个字，专利证书的价值就是权利宣言，也类似于剧本，法院是导演，律师是演员，接下来的每一个场景都围绕专利证书内容展开。

发明和实用新型专利权保护范围以权利要求为准，说明书可以用于解释权利要求，权利要求内容保护与其文字相同的内容，也包括与权利要求技术特征等同的技术特征所确定的保护范围。外观设计保护范围以图片或照片为准，简要说明可以用于解释保护范围，外观保护范围为与图片或照片相同的产品或相似产品。

专利保护范围若经历过无效宣告，则以无效宣告确定的保护范围为准，现阶段大部分专利无效宣告案件决定作出后专利复审委网站可以免费查询到无效决定内容，方便地知悉保护范围。在无效宣告中对专利保护范围做过解释或限定的，则该解释和限定进一步缩小专利权保护范围。同时还要考虑功能性技术特征的保护范围为具体实施方式及其等同的方式确定的保护范围。只有明确了上述保护范围，之后的侵权比对，证据筛选都围绕专利权保护范围展开。

专利律师与大部分律师的区别和特色在于大部分专利律师具有理工科背景，理解技术难度较低，也是很多客户比较欣赏和佩服专利律师的因素之一，有时候有些专利律师特意隐瞒具有理工科教育背景，让客户造成既懂文科法律又能如此懂技术的良好“错觉”。

是否落入专利权保护范围？

是否落入专利权保护范围，这个问题最能体现专利案件技术性特点，最能体现与其他民事案件区别，最能体现专利律师水平，也是最难把握和最难判断的问题，也是案件是否往下推进的火车头。

那么如何判断是否落入专利权保护范围，发明和实用新型应遵循全面覆盖原则（相同侵权或等同原则），权利要求记载的内容在被控产品或方法中能全部找到，还需要结合禁止反悔原则、捐献原则、特意排除原则、权利要求是否清楚等做出全面判断，几个原则之间互相藕断丝连。

外观设计遵循产品相同或类似，外观相同或相似原则。同时比对是将侵权产品与专利比，而不要进入将侵权产品与原告产品进行比较的误区，因为有时候原告产品相比原告专利已经更新换代很多次了，由于专利侵权判断非常专业，因此一般客户对是否侵权的预判能力明显不高，这也给专利律师留下了很大的掌控案件与掌控客户的空间。

在进行外观设计比对时，需要考虑外观设计的设计要点、设计空间，区别设计特征（授权性设计特征）、现有设计的发展历史与规律等因此综合考虑。

取证是否成功？

专利案件侵权大多比较隐蔽，且法院对证据要求较高，有80%以上专利案件都需要经过公证或法院查封保全的方式进行，客户自行购买或者到侵权企业拍照摄影的证据哪怕是真实的，也很难被法院采纳，这就是现状与游戏规则，知识产权案件是一个西方国家玩过几百年的游戏，只有适应这个规则才能同台竞技。

那么取证成功的要点又是什么呢，发明和实用新型案件要取到其权利要求书记载的全部技术特征的产品或工艺方法，缺一个特征直接面临败诉，笔者有一次取证到一个侵权产品出大门躲到车里立马将侵权产品与专利权利要求全部特征比对，发现少了一个配件又杀回马枪补齐配件后法院才认定侵权。外观设计就是照着图片去取证。

涉及方法类专利侵权，由于方法类专利涉及步骤动态过程，现场取证往往是时间轴上的一个片段，因此这类案件常常需要申请法院证据保全，调取工艺流程单、操作规程单、工法指南，调取后需要立即和权利要求进行比对，此时考验法官和律师的现场把控能力和现场比对能力，当然有些案件法院也允许原告代理人参与证据保全，此时需要原告代理人对专利的技术特征非常熟悉，以及可能出现的等同的特征，以便取证到合格的技术方案。

专利权是否有效稳定？

专利权是否有效稳定往往容易被忽略，很多人（大部分客户和一部分律师）认为既然专利证书上都盖了国家知识产权局的大红章，怎么还会没用无效呢，那么就是对中国专利制度没有完全理解，中国三十年专利历史（美国欧洲有两百多年的专利历史）基本上沿袭德国的，专利局一半老局长或部长级干部在德国专利局研修过，发明需要经过实质审查，实用新型和外观设计基本上是来一个发一本证，现在每年中国的专利申请量都300多万件,发明专利基本不要怀疑其有效和稳定性（当然也有发明被无效掉的情况），而实用新型和外观就需要分析专利技术特点，“感觉”下是否与现有技术接近，经常做专利申请代理的诉讼律师有时候一眼就能“感觉”出，当然也可以要求专利局出具专利权评价报告看看这专利是真老虎还是假老虎。

从近几年的大小案件来看，也发现了一些有趣的现象，有些专利（哪怕是国外申请人来华的发明专利）在经历了多次（有的是十几多次）无效后，常常抵挡不住，被乱箭射死，这里有一些原因是与中国的专利代理的总体水平有待提高有关。

赔偿如何确定？

专利侵权诉讼赔偿主要由几个选择方式，按被告获利，按原告损失，按许可费合理倍数，按法定赔偿，还有一种是在法定赔偿上限以上和下限以下的酌定赔偿，任何一种赔偿方式均需要原告积极取证，如原被告规模，侵权的时间，专利的类型，专利的价值，被告的利润，市场占有率，专利的贡献率等等。

是否有合法抗辩理由？

还需要向原告了解，是否授权过被告（这种情况非常少），是否是专利权人自己生产的产品流通到市场中由于渠道管理或价格管控原因而提起诉讼，被告是否享有先用权，或只是为了科研而没有实际生产经营，当然现实中比较多的是现有技术（设计）抗辩。

上述六个基本问题明确后，剩下就是如何选择法院、如何选被告、如何收费的问题了，你们说呢……

来源：知产团

作者：王梨华  浙江杭知桥律师事务所

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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