国内优先权使用的七种情况

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李强张灿铭杨泽奇厦门多诺知识产权事务有限公

原标题：国内优先权使用的七种情况

关键词：国内优先权

依据《专利法》及《专利法实施细则》的有关规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权,这称之为国际优先权。或者，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权，这也称之为国内优先权。

但是目前很多企业甚至一些专业的专利代理机构，对于优先权的认知程度还不够，对于如何恰当的使用优先权制度还不够清楚。而实际上，申请人如果对优先权的制度认识清楚，操作得当，将对自身专利的申请、布局以及战略制定带来灵活的操作空间。本文结合笔者多年的工作实践，以实际案例阐述说明了专利国内优先权使用的七种情况。

Case1:为了节约成本，将符合单一性的多个案件合并到一个案件

在符合单一性要求的条件下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并到一份在后申请中，从而减少以后需要缴纳的专利规费，达到节约开支的目的。

例如，申请人在同一个发明构思下，先后申请了三个案子A,B和C分别保护的是某某产品的配方、制备方法及其使用方法。如果这三个案件后期陆续提实质审查，则需要缴纳三份实质审查费。且如果后续A,B,C陆续被授权时，则每年还需要缴纳三个案件的年费。

出现上述情况时，为了达到节约成本的考虑，申请人可以在A，B和C申请的一年内，以与A,B和C相同主题提出一个案件D，分别向A,B和C提出国内优先权请求。则按照优先权的制度，则A,B和C会被视为撤回，只保留一件申请D,后续的审查和授权只需要维护一个案件的费用即可。

Case2:发明专利和实用新型专利类型的转换

按照专利实施细则第三十二条的规定，申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。因此，可以通过优先权制度对在先申请的类型进行转换。

例如，申请人在先申请案件A保护的是一种方法，但由于递交失误，导致申请的类型是新型专利。按照新型专利的保护客体，案件A肯定是被驳回。此时，申请人可以在A申请后的一年内，以与A相同主题提出新申请B，类型是发明专利，要求在先申请A的优先权，从而避免案件A被驳回的风险。

再如，申请人在先申请案件A保护的是一种设备，申请的类型是发明专利。但是经过后期深入检索，发现该设备很多技术特征已经被人公开，但是还是具备新颖性。此时，申请人可以在A申请后的一年内，以与A相同主题提出新申请B，类型是实用新型，要求在先申请A的优先权，从而避免案件A被驳回的风险。

或者，反之，申请人在先申请案件A保护的是一种设备，申请的类型是实用新型。但是经过后期深入检索，发现该设备很多技术特征都很有创新性，完全满足发明专利的要求。此时，申请人可以在A申请后的一年内，以与A相同主题提出新申请B，类型是发明专利，要求在先申请A的优先权，从而达到将新型专利转换成发明专利的目的。

Case3:利用本国优先权制度延长保护期限

申请人可以在首次申请后，在优先权期限届满前，重新提出一个与首次申请完全一致的申请，要求首次申请的优先权，从而起到将其专利权的保护期限延长一年的作用。

因为按照专利法的第四十二条规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。而在专利实施细则第十一条的规定，除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。因此，专利的保护期限是从实际申请日计算。

例如，申请人在先申请一个发明案件A，申请日为2016年4月1日。那么如果该案授权，则A的保护期为2016年4月1日到2036年3月31日。如果申请人在2017年3月31日，以与A相同主题提交一个案件B，要求案件A的优先权，则案件B授权之后，保护期为2017年3月31日到2037年3月30日，相同的发明创造保护期限延长了1年的时间。

Case4:申请人以最低成本挽救视为撤回的专利

申请人想挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请，又不想通过高额的恢复费挽救，可以通过优先权要求。

比如，申请人之前申请了一个专利A，在初步审查时，发了补正意见。但是，由于没有及时对补正进行答复，该案件被视为撤回。如果申请人还想保留该案件，以请求权利进行恢复的话，按照目前的规费，需要缴纳1000元，而如果在优先权期间内，以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，则只需要缴纳申请费500元（符合减免条件，费用会更少），成本节约至少一倍。且可以在B文件中同时把之前补正的内容改正过来再提交，如不涉及实质性内容的缺陷的补正，也不会影响优先权的享有。

Case5:申请人对权利要求进行重新布局和调整

在先申请由于递交仓促，布局不合理，申请人可以在优先权期间内，提出新申请要求在先申请的优先权，并对权利要求进行重新的布局。因为按照审查指南的规定，在后申请的权利要求是否符合优先权，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。因此，原则上，只要在先申请的说明书和权利要求书有记载的内容，都可以在在后申请的权利要求中进行重新的布局。

比如，申请人在先申请一个案件A，涉及一种新材料。在A的权利要求书中，只保护了该新材料的组分及其比例，并未将其制备方法也写入权利要求中，但是在说明书中有详细的记载。在优先权期间内，申请人发现该新材料的制备方法也是需要保护的。此时，可以以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，将制备方法也写入权利要求书中，就可以达到将制备方法也进行保护的目的。

再如，申请人在先申请一个案件A，由于时间仓促，在写独权时，技术方案中包括了很多非必要技术特征，使得保护范围很小。此时，可以以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，可以对独权中的非必要技术特征进行删减，以增加保护范围。

Case6:申请人对文件进行修改和调整

如果在先申请中，技术方案记载的很详细清楚，但是撰写上有很多形式问题，比如语言逻辑性错误，技术术语不统一，实施例布局不合理等等问题，也可以通过优先权进行调整和修改。

比如，申请人在先申请一个案件A时，涉及的技术术语还没有统一，有多种称呼，申请人不得不在文件中都提及并做了说明。在优先权期间内，该技术术语被行业统一，只保留了一种称呼。为了更清楚对专利内容进行说明，申请人可以以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，所有的技术术语都调整统一的称呼。

再如，申请人在先申请一个案件A时，发现说明书中的多个实施例布局不合理，时序或者步骤之间有点混乱。申请人可以在优先权期限内以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，对实施例进行调整，以便更好得支持权利要求书的技术方案。

Case7:申请人想对在先申请的专利进行补充附图或者实验数据

申请人在先申请时，由于仓促，申请文件中缺少遗漏了一些附图或者实验数据。为了避免后续审查时发出公开不充分的问题，在后提出一个新的案件，要求在先申请的优先权，并将附图或者实验数据补充到在后申请中。这种处理方式被很多人采用，这也是很多人认为的优先权就是所谓“抢时间”、“占时间”的真正意义。

但实际上，这种处理方式能不能享受优先权目前在业界还是存在一定的争议。比如，申请人在先申请一个案件A，涉及一种化学高分子材料，但是由于该材料在申请时，缺乏实验条件，或者实验周期较长，当时还没有得到实验数据，就提出了申请。然后，在优先权期间内，实验数据做出来了，此时，申请人以与A相同主题提出新申请B，要求A的优先权，在新申请B中，将实验数据补充到了说明书中。

一部分学者认为，申请B与A的主题相同，而且B权利要求保护的技术方案在A中也都有详细的记载，按照专利法规的相关规定，B毫无疑问理应获得A的优先权。

而另一部分学者认为，虽然申请B的权利要求保护的技术方案在A中有详细的记载，但是案件A缺乏实验数据，证明案件A实际上是一件还没有完全完成的发明，存在明显公开不充分的缺陷，缺乏技术效果。按照审查指南的说明，相同主题定义为“技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果相同”。但是A明显缺乏技术效果的记载和描述，而B是有明确的实验数据的，因此A和B的技术效果不能认定相同，那么A和B的主题也就不同，因此B不应获得A的优先权。

而且，在实际的案件实践中，这两种情况均出现过，也引起了不少的争议。在此，笔者其实更倾向于支持后者，即补充实验数据或者附图要求优先权是不应该的，至少是不合理的。国内优先权制度是从外国优先权延伸的，而外国优先权制度目的不是在于让在后申请补充内容，目的是在协约国之间享有一个时间差，这个时间差用于准备各个国家的翻译、流程文件等处理。同理国内优先权也应该把享有的权利重点放在时间上，而不是技术上。国内优先权拿一个尚未完全验证的在先技术方案去占据申请时间，对于那些经过努力完善技术方案的其他在后申请的人实际上是不公平的。

但是，在案件实践中，确实出现过补充实验数据或者附图要求优先权成功的，而且笔者本人在实际案件中也成功操作过。

所以，对于这种情况，笔者持谨慎的态度。所幸，专利审查指南最新修订的内容中，对补充实验数据给了说明，规定了“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。此举，也是认可了在案件审查过程中，可以对文件进行修改，补充符合要求的实验数据，这也给了除优先权制度之外另一个补充实验数据的途径。

上述给出的七种可以采用优先权制度的情况和案例，希望对于那些深入研究并打算采用优先权制度的专业人员以参考，其中或有理解不当之处，还请斧正交流。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李强张灿铭杨泽奇厦门多诺知识产权事务有限公司

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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