申请文件提交后的“几种后悔药”

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原标题：申请文件提交后的“几种后悔药”

这世上有“后悔药”吗？有！进来尝一尝~~~~

代理人处理案件的过程中，经常会接到客户这样的电话咨询：上个月提交的案子我又想到一个小的发明点，想要在权利要求书里体现；或者，在答复OA过程中，审查员认为独立权利要求不具有创造性的，而部分从属权利要求具有授权前景，我既想尽快授权，又不想影响到独立权利要求的保护范围，作为一名专利代理人的你，如果接到客户这样的电话，请问你该如何回复客户？

相信大家不难想到以下这三种处理方式：1）基于在先申请提出分案；2）对在先申请进行主动修改；3）要求在先申请的优先权，递交一份新的申请。

以下简单列出以上三种处理方式的区分。

对于上述三种处理方式小编想提醒一下各位实际处理过程中需要留意的问题：

主动修改    

主动修改的提出必须满足两个条件，（1）修改时机：提出实质审查的同时，或者收到实质审查通知书的三个月之内；（2）修改要求：不能超出原申请文件所记载的范围。

TIP1

虽然在审查指南中规定，无论修改的内容是否超出原申请文件所记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本，但这不是说主动修改就可以超出原申请文件所记载的范围，此处仅是对审查文本的规定，与修改是否超范围无关，在后续的实质审查阶段，审查员会首先审查申请人所做出的主动修改是否超出原申请文件所记载的范围。

TIP2

除了对权利要求书的修改之外，在主动修改的处理过程中，也是可以对说明书进行修改的，但对说明书的修改一般主要限于非实质性部分，例如，发明名称、背景技术、发明所述的技术领域、附图说明和摘要。

要求优先权重新递交    

如果客户要求增加的内容就是原申请文件中没有记载的，且当前日期满足在先申请的申请日起的12个月内，就可以要求在先申请的优先权，重新递交一件新的专利申请。

TIP1

12个月的时限一般是没有2个月的恢复日期的，虽然在PCT申请中，可以有两个月的恢复期，但对于这两个月的恢复权利，目前只有美国是认可，其他国家都不认可。

TIP2

以下情形之一的案件，不能作为要求本国优先权的基础：（1）已经要求外国优先权或者本国优先权的；（2）已经被授予专利权的；（3）本身是分案申请的,不能作为要求本国优先权的基础。

TIP3

如果在后申请要求在先申请的优先权，例如，在后申请B要求在先申请A的优先权，那么在后申请B仅能要求在先申请A中已经记载的技术方案的优先权。

那么对于本文开头出现的第一个问题，如果当前时间符合自申请日起12个月内的条件，可以将客户新想到的发明点概括成权利要求，写入在先申请的权利要求书中，并要求在先申请的优先权，重新递交一个新申请。

需要说明的是，该部分内容所提及的优先权，如无特殊说明，主要指的是本国优先权。

分案申请    

分案申请的提出一般涉及到两种情况：（1）被动分案：审查员在实质审查过程中指出申请文件存在单一性问题；（2）主动分案：不是基于单一性缺陷提出的分案，例如，由于申请人想要保护的点没有布局在权利要求书中，仅仅在说明书中有所体现，申请人想要提出分案申请。

TIP1

审查期间视为撤回的申请，需要在办理恢复权利手续之后才能提出分案申请。

TIP2

被驳回的申请，自申请人收到驳回决定的三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；复审及后续的行政诉讼期间，申请人同样可以提出分案申请。

TIP3

分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。

TIP4

分案中，新的权利要求不能是说明书概括出的技术方案，即使权利要求书的每个技术特征在说明书中都能够得到支持，但是如果其整体技术方案没有在说明书中得到公开，那么对于本文开头提到的第三种情况，可以将具有授权前景的从属权利加入到独立权利要求中，以尽快获得授权；另外，在基于删除的独立权利要求可以另提一件分案申请。

下面是上述三种处理方式，判断流程，以供参考：

以上三种处理方式就是对于申请文件在提交后可吃的几种后悔药，每种药适应的案件不同，希望各位能够“对症下药”！

来源：康信知识产权

作者：王晓婷  北京康信知识产权代理有限责任公司

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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