关于一件电学领域实用新型案例的思考

来源：IPRdaily.cn 中文网

作者：周蕾北京林达刘知识产权代理事务所国内部副部长中国专利代理人

原标题：关于一件电学领域实用新型案例的思考

一、电学领域方案在中国申请实用新型专利时面临的特殊问题

实用新型是中国专利的三种类型之一，其授权速度快、创造性要求较低、申请成本较低、且授权后的权利保护力度与发明基本相同等，因此受到申请人的青睐。

对于实用新型的保护客体，中国专利法第2条第3款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”，简言之，实用新型保护“硬件”上的改进，而非“软件”上的改进。但是，某些涉及电学领域的产品可能不是狭义上的“纯硬件”，其除了机械或物理部件之外，还可能包含基于电信号进行工作的逻辑部件，例如“控制器”或“处理器”等，这些部件执行一定的逻辑功能而对产品的其他部件进行控制，或对其他部件提供的信号进行处理。那么，结合上述法律规定就可以看出，这类产品在中国申请实用新型专利时可能面临一些问题，其是否属于实用新型的保护客体，如何能够获得实用新型保护，以及获得的权利在行使中可能面临哪些问题等，都是值得研究的课题。

以下，笔者希望通过一个案例，来分享笔者在处理这类案件中的一些实务经验和思考。

二、案例

某国外客户委托笔者所在事务所为其“割草机”产品在中国申请实用新型专利，该实用新型所涉及的方案可简述为：预设多个转速值，检测割草机的旋转刀片所承受的负载，并根据检测到的负载的大小在所预设的多个转速值中选择一个来控制旋转刀片的转速。

这个方案属于比较典型的上文所提到类型的技术方案，其产品的实际形态通常是，在常规割草机的基础上，增加能够检测旋转刀片负载的传感器以及根据检测到的负载进行处理和控制的控制器，而客户撰写的权利要求书与产品的实际形态基本对应，即一种割草机，包括旋转刀片、电机、负载传感器、控制器等部件，其中控制器以其实现的功能进行了限定，即用于设置多个转速值，根据检测到的负载在多个转速值之间进行切换，并根据所切换到的转速值对电机的转速进行控制，而说明书中也主要以描述控制流程的方式对控制器进行了进一步的解释说明。

对客户所撰写的权利要求书，笔者产生了一定的担心，因为以“设置、切换、转速控制”等功能对控制器进行限制，在中国的实用新型审查标准之下，有可能被认为涉及到了“方法的改进”，导致因不符合实用新型保护客体而被驳回。

为此，应客户要求，在尽量不改变客户提供的原始申请文件的保护范围的前提下，笔者建议客户对申请文件的撰写方式进行了两方面的改写：

1、将“控制器”的功能拆分为“转速值设置”、“转速值切换”、和“转速控制”三个基本的功能单元，在权利要求中具体体现为“设置模块”，用于预设多个转速值；“切换模块”，用于根据所检测的负载在多个转速值之间进行切换，并将“转速控制”的相关描述转移到了电机部分，即电机根据切换模块的输出结果来改变转速。

2、在说明书中增加了关于如何通过硬件方式来实现权利要求书中各个部件的内容，特别是设置模块和切换模块，分别增加了这两个模块的“寄存器”级的硬件电路实现方式，以及基于专用集成电路、或者可编程逻辑器件或通用处理器结合逻辑指令的实现方式。

这样撰写说明书，一方面能够支持权利要求的保护范围，另一方面，在权利行使过程中，如果权利要求中的“设置模块”，“切换模块”等被认定为功能性限定，说明书中内容能够提供各种实现方式（尤其是与实际产品比较贴近的专用集成电路、或者基于可编程逻辑器件或通用处理器结合逻辑指令的实现方式）来帮助确定权利要求的保护范围。

经过上述修改后，该实用新型专利提交后获得授权。

三、针对该案例的思考

笔者以“处理器/处理模块”、“控制器/控制模块”等作为关键词对中国的实用新型授权文本进行了检索，一部分授权的实用新型专利的权利要求书中包含“处理器/处理模块”、“控制器/控制模块”这样的部件，但这类部件通常只实现单一功能或现有功能，不用于执行多种功能的组合，这与笔者的实践经验基本一致，即目前在中国，如果实用新型的权利要求中出现以功能的组合构成的“较复杂”的逻辑来限定的控制器或处理器等部件，存在很大的驳回风险，因为审查员可能认为该方案涉及方法的改进而不属于实用新型的保护客体。

在接到这类审查意见的时候，一般有两种应对方案。

一种应对方案是声明控制器或处理器所执行的逻辑属于现有技术，不包含方法的改进。然而，这种应对方案通常需提供证据以证明其属于现有技术，并且根据禁止反悔原则，这样的声明有可能在日后的权利行使中给权利人带来不利的影响，例如影响对创造性高度的评价。

另一种应对方案是声明控制器/处理器由硬件实现。这种应对方案通常需要说明书中记载有通过硬件方式实现控制器/处理器的实施例，例如“寄存器”级的硬件电路实现方式、专用集成电路、或者基于可编程逻辑器件或通用处理器结合逻辑指令的实现方式。然而对于后者，即基于可编程逻辑器件或通用处理器结合逻辑指令的实现方式，如果“逻辑指令”的执行逻辑较为复杂，仍有可能被认为是属于“方法的改进”而排除在权利要求的保护范围之外。然而，对于实际的产品，往往其就是以硬件+逻辑指令的方式实现的，那么在权利行使中，如果权利要求的范围被认为无法覆盖硬件+逻辑指令这样的实施方式，则会对权利人不利。

考虑到以上风险和可能面临的问题，将逻辑功能进行拆分，以多个模块的方式来撰写权利要求书，可能是上述案例所代表的这一类方案在中国申请实用新型专利时较为适宜的撰写方式。

然而，这类实用新型在授权后，其权利行使中仍然可能存在一定的不确定性，例如“设置模块”、“切换模块”等是否可适用功能性限定的例外而不被解释为功能性限定，“设置模块”、“切换模块”的范围是否能够解释为覆盖所有基于硬件（包括可编程逻辑器件或通用处理器）实现其功能的方式，是否能覆盖将“设置模块”，“切换模块”等多个模块的功能集成在同一专用集成电路，或者可编程逻辑器件或通用处理器上实现的方式，等等，这些都有待于进一步的司法解释和更多的判例来明确。

以上是笔者的一些实践和思考，仅供读者参考。

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作者：周蕾北京林达刘知识产权代理事务所国内部副部长中国专利代理人

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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