浅析专利优先权之相同主题判断

国际优先权申请人自发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

国内优先权申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部分就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

根据上述法条中可以发现，在判断在后申请能否享受在先申请日时需要考虑在后申请与在先申请是否为相同主题。在判断相同主题时，建议大家可以注意以下几个方面：

首先，并不是意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致，就像您不能要求所有的人都必须穿同样的衣服一样。在专利领域中无论是发明人、代理人还是审查员的着眼点是在整个发明构思，而非死扣字眼，例如，π我们可以换成3.1415926的表达方式，部件的先后描述的顺序我们也可以改变，因此，即使在后申请与在先申请的文字不完全一致，即简单的文字变换的情况，我们也认为在后申请与在先申请为相同的主题。

其次，在审查指南第二部分第三章中明确指出发明或实用新型相同主题的定义是“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果相同的发明或使用新型”。

对于技术领域是比较好判断的，例如在先申请如果是通信领域，在后申请是机械领域，则很明显驴唇不对马嘴，不属于同一技术领域，因此也不属于相同主题。

对于技术问题也是比较好判断的，这一点在新用途发明中体现的较为明显，例如在先申请中为了实现消毒杀菌的作用，提出了一种化合物A，在后申请中为了实现催化剂的作用，也提出了一种化合物A，很明显两者解决的技术问题是不同的，因此也不属于相同主题。

对于预期的技术效果的判断可以结合相应的技术问题来判断，例如上述的例子中的化合物A，在先申请中仅提出其具有消毒杀菌的作用，而在后申请中提出了其具有催化剂的作用，这两者的技术效果必然不能划等号，因此也不属于相同主题。

对于技术方案的判断，如果在后申请的技术方案未进行改进，则仅需要进行一般判断即可，即判断在先申请的全文（不仅包括权利要求还包括说明书）是否可以直接地毫无疑义义地得出在后申请。

如果在后申请的技术方案进行了改进，首先需要判断在后申请中未改进的技术方案，假设在先申请公开了一种桌子，包括四条桌腿或六条桌腿，申请日为A日。在后申请也公开了一种桌子，其至少两条桌腿，申请日为B日。在先申请可以直接地毫无疑义地得出在后申请的技术方案中包含有四条桌腿和六条桌腿的技术方案。因此如果其技术领域、技术问题和技术效果也相同，则在后申请的技术方案中的四条桌腿和六条桌腿的技术方案与在先申请具有相同的主题，因此如果在后申请的权利要求中有单独记载关于四条桌腿或六条桌腿的技术方案，则该权利要求申请日为A日，享受优先权。

其次，需要特别注意的是对于其他改进的方案，即三条桌腿、五条桌腿和大于等于七条桌腿的技术方案的申请日仍然为B日，其不享有优先权。因为在先申请是不能直接地毫无疑义地得出该技术方案。这样的规定也符合专利法三十三条的规定，即如果存在技术改进的技术方案也享受在先申请的申请日，则明显违背专利法第三十三条所述对同一申请文件的修改不能超出原申请记载的范围的规定。但是如果三条桌腿、五条桌腿和大于等于七条桌腿的技术方案满足其他所有授权条件，则可以被授权。

来源：华进知识产权

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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