商标行政案中“商品化权”的理解与适用—对“黑子的篮球”商标无效行政纠纷的评析

近日，北京知识产权法院审结了“黑子的篮球”商标无效行政一案，将“黑子的篮球”商标注册认定为“以其他不正当手段取得注册”的情形，从而避开商品化权的保护，放弃在先权利条款的适用，作为极具创造性判例而备受关注。

2012年7月19日，开平市尚蓝体育公司向商标局申请注册 “黑子的篮球” 商标，核定使用在第25类服装等商品上，并于2013年12月14日获准注册。然而，与该商标同名漫画作品权利人集英社于2014年3月27日对该商标提出无效宣告请求。商标评审委员会认为，争议商标属于2001年《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形，于2015年9月18日作出无效宣告裁定。开平市尚蓝体育公司因不服商评委的裁定，进而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院维持了商评委的裁定。

我们认为，本案的实质在于，对动漫作品名称及虚拟人物等商品化权保护的正当性，在先权利条款的理解，以及以欺骗或其他不正当手段取得注册条款的法律适用。

商品化权的保护正当性分析

所谓商品化权，是指对真实人物的人格要素、表演形象，电视、电影、动漫等作品名称或作品中虚拟人物角色等进行商业化利用的权利。商品化权包括真实人物商品化权和虚拟角色商品化权两大类，像是我们熟知的姚明、李宁等明星代言，以及米老鼠、唐老鸭等经典动漫形象的商业开发，都属于商品化权的范围。

生产者或销售厂商利用消费者对于公众人物或者知名作品中虚拟人物形象的喜爱，将其使用在商品上，作为商品品牌、名称、包装装潢等，将商品与公众人物或者知名作品中虚拟人物形象等联系起来，使消费者对产品产生亲和力，进而创造出巨大的商业利润和商业信誉。

从商标法意义上来讲，由于公众人物及知名作品中虚拟人物等具有较高的知名度，将其使用在商品上，已然能够起到区别商品或服务来源的作用，如果任由他人将商品化权作为商业标识使用，必然造成消费者的混淆与误认，进而对市场秩序造成严重的扰乱。

因此，商品化权具有受到商标法保护的正当性。

比如，在“功夫熊猫”商标行政案中，北京高院就推翻了之前的裁判，认为梦工厂公司主张的其对“功夫熊猫KUNG FU PANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，其与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成“商品化权”并成为商标注册中的“在先权益”。

就本案来讲，如果日本动漫作品《黒子のバスケ》在争议商标申请注册之前在中国具有较高的知名度，相关消费者在看到争议商标时，能够容易将其商品与涉案作品联系起来，那么涉案作品的名称及虚拟角色的商品化权应当受到商标法的保护。但是审理法院避开了这一问题，有不希望将“商品化权”放入在先权利条款的内在原因。

商品化权的“在先权利”条款适用

2001年商标法第三十一条（新法三十二条）规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”然而，现行法没有对“在先权利”的具体内容进行正式解释。

不可否认的是，当前“在先权利”的范围正处于不断扩张的趋势，逐渐的将企业名称权、商号权、企业特定简称、知名商品特有的包装装潢、域名权、外观设计权、著作权等纳入保护范围。

最近争议比较大的“乔丹”案中，对于公众人物的姓名权能否纳入在先权利的范围，也有过一番激烈的争论。

然而，对“在先权利”的理解不能盲目扩大，必须满足一定的条件才能获得商标法的保护。商品化权利要纳入 “在先权利”，就必须具备能起到标识来源的功能，以造成消费者的混淆为前提，而非将所有的在先权利都纳入保护之中。

这是一个全方位考虑的过程，需要综合考虑标识本身的近似程度、标识的知名度与显著性、标识使用的历史与现状、使用者的意图等多重因素。比如，作品名称通常反映的是故事内容和题材，本身显著性很低；也有的作品知名度不高，很难起到标识来源的功能。例如，将不知名的虚拟人物姓名注册为商标，就不能成为商标法意义上的“在先权利”。

值得注意的是，“在先权利”受到地域性限制并没有引起司法裁判的重视。因为地域性不简单涉及到司法主权，更与投资和贸易密切相关，如果不以地域性为标准，就意味着难以产生吸引外资的作用。并且，任何品牌只要在某一地区知名，即可抢占全球市场，在他国轻易获得同样市场优势地位，这必将会对既有市场秩序造成冲击。

比如，在“蜡笔小新”商标争议一案中，商评委就认为，“蜡笔小新”文字及图形具有较强的独创性和显著性，且在争议商标申请注册前在日本、中国香港、中国台湾地区已具有较高知名度。争议商标原注册人位于与香港毗邻的广州，应当知晓“蜡笔小新”的知名度情况，其将与“蜡笔小新”文字或卡通形象相同的文字或图形作为商标在中国大陆地区申请注册，具有主观恶意。

这其实就错误理解了地域性原则，地域性原则根源在于鼓励对本国进行投资与贸易，商品或服务未进入本国市场，就不能获得保护，而不是简单的本国公众主观认知。虽然，公众人物的姓名权通常与投资贸易不相关，但是，如果特定公众人物的姓名与特定商业利益密切关联，也要考虑地域性。在“乔丹”商标案中，最高院对此没有任何评述，是令人遗憾的。

本案中，“黑子的篮球”既是作品名称，也是虚拟人物形象的特定名称，可以考虑纳入在先权利范围。“黑子的籃球”为日本知名动漫作品《黒子のバスケ》对应的译文，在开平市尚蓝体育公司将其作为商标进行注册之前，已经在我国公开播出、发行，并被媒体广泛报道，“黑子的籃球” 在中国大陆地区已具有较高的知名度与显著性，开平市尚蓝体育公司申请注册该商标后未真正投入使用，并且还在第18、24、25、28、35类上注册了其他一百余个与动漫作品《黑子的篮球》等作品名称、人物角色名称相关联的商标，具有明显的主观恶意。

综合考量以上因素，动漫作品“黑子的篮球”已经具有一定的消费群体，形成了稳定的市场秩序，能够起到标识产品来源的作用，一旦被他人注册，相关消费者看到该商标时，很容易将其与动漫作品联系起来或者认为二者之间具有某种关联，进而对商品来源产生混淆或误认。因此，将动漫作品名称“黑子的篮球”作为在先权利并无任何不妥，可以适用商标法第三十一条的规定。

商品化权的“其他不正当手段取得注册”条款适用

2001年《商标法》第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。” 对该条款应做如下的理解：

其一，该条款本质上为兜底性条款。在能够适用其他条款时应优先适用其他条款，比如能够适用商标法的第二十八条（新法三十条）、第三十一条（新法三十二条）时，则不适用第四十一条第一款规定。本案之所以未将商品化权纳入在先权利的保护范围之内，是由于担心“在先权利”条款的盲目扩张，进而产生一些不确定的后果。然而，我们认为，裁判者不必过度担心，只要考虑到消费者混淆的可能性，通过混淆判断中标识本身的近似程度、知名度与显著性、使用历史与现状、使用者意图、地域性等多重因素限制，就完全能够解决这一问题。

其二，该条款实质是公共利益条款。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条对“以其他不正当手段取得注册”的含义作出了进一步解释，认为人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。即明确了以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源以及以其他方式谋取不正当利益的手段这四项内容作为认定“其他不正当手段”的依据。

由此可见，《商标法》第四十一条第一款的立法目的在于对公共利益而非特定利益的保护，而本案除了涉及到公共利益以外，还涉及到了特定利益，即集英社对动漫作品《黑子的篮球》的商品化权。虽然本案适用《商标法》第四十一条第一款规定也无不妥，但是从法律条款适用的顺序来讲，能够适用其他条款解决的，尽量不适用兜底性条款。因此，我们认为，本案应优先适用第三十一条“在先权利”条款进行认定。

商标法的适用是生动的、鲜活的，要跟随和适应不断发展的社会经济生活，如果过分教条主义，僵化主义，而不能理解背后的立法深意，看似创新案例，可能只是一个委曲求全的判决罢了。

来源：兰台知识产权团队

作者：田君露兰台知识产权团队律师

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君

本文来自兰台知识产权团队并经IPRdaily.cn编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”