日本审查指南中关于发明单一性的判断步骤

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日本审查指南中关于发明单一性的判断步骤

来源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知财研究所

原标题：日本审查指南中关于发明单一性的判断步骤

2015年9月，JPO公布了经过较大规模修改的审查指南修订版（2015年10月1日起实施），此次修订工作也涉及到了单一性章节。本文主要根据该最新修订版的日本审查指南第II部第3章《发明的单一性》这一章节，并结合其他参考资料（如本文末尾的参考文献）进行介绍。本文是2016年11月19日“每周六晚日本专利法学习会”学习/讨论的总结

一、不必过于严格的运用特许法第37条

日本特许法第37条规定如下：

两个以上的发明，如果因具有经济产业省令所规定的技术关系而属于满足发明单一性要件的一组发明，则可以通过一个申请书进行专利申请。

将技术上密切相关的多个发明，放在同一个申请中进行申请，对于申请人、第三人和专利局来说，都有一定的益处（如下表）

日本审查指南中关于发明单一性的判断步骤

并且，不满足上述第37条而获得授权，也不会对第三人造成明显的损害，因此不满足单一性只是驳回理由，而不是无效理由（中国的规定亦然）。考虑到以上几点，日本审查指南规定了“审查员需要留意，在对第37条要件进行判断时，不要超过必要程度的严格操作”。

二、单一性之外的实审对象之判断标准

日本特许法施行规则是特许法的下位法，其中第25条之8规定如下：

1.特许法第37条中记载的“经济产业省令所规定的技术关系”，是指2个以上的发明之间相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，由此这些发明形成一个总的发明构思。

2 .前款所规定的特定技术特征，是指发明相对于现有技术作出明显贡献的技术特征。

3 .（略）

另外，日本审查指南《发明的单一性》2中规定：

就权利要求书中记载的发明而言，除了满足发明单一性要件的一组发明（具有相同或相应特定技术特征的一组发明）之外，审查员将满足一定要件的发明也作为第37条以外要件的审查对象（本章中简称“审查对象”）。并且，仅当存在审查对象之外的发明时，审查员才判断该专利申请不满足第37条的规定。

由此可知：

1 JPO对于单一性的判断标准，是具有相同或相应的特定技术特征（该标准来自于PCT条约，中国也采用该标准）。

2 存在例外的情况，就是说：即使不满足单一性的发明，仍然有可能成为新颖性、创造性等实审的对象。这主要考虑了第37条的立法宗旨之一是“方便申请人”。

三、特定技术特征是相对于现有技术的贡献

《发明的单一性》3（2）中规定：如下三种情形的技术特征，是明显不属于“对现有技术的贡献”，不是“特定技术特征”：

（i）该技术特征可以在现有技术中找到。

（ii）该技术特征是对相对于一个现有技术而言的公知常识、惯用手段的添加、减少、变换，且不具有新的效果。

（iii）该技术特征是相对于一个现有技术而言的单纯的要素变更

四、相应的特定技术特征

(一) 相同的特定技术特征容易识别，而“相应”的情形有如下2种：

1.2个以上的发明，其相对于现有技术所要解决的课题一致或重复的情况下，和现有技术相比，其发明所具有的技术意义共通或者紧密关联时（例如添加碳化钛的导电陶瓷，和添加氮化钛的导电陶瓷）。

2 .各发明的特定技术特征属于相辅关联的情形（例如具有时间轴伸长器的信号发送机、和具有时间轴压缩器信号接收机。此例同中国审查指南中的【例2】）

(二) 被认为是具有“相同或相应特定技术特征”的特殊类型

1 产品和该产品的制造方法；产品和制造该产品的机器、器具、装置等。

2 产品和该产品的使用方法；产品和专门利用该产品特殊性质的产品。

3 产品和该产品的处理方法；产品和用于处理该产品的处理用品。

4 方法和实施该方法时直接所使用的机器、器具、装置等。

5 马库什形式。

6 中间体和最终产物。

五单一性审查的步骤

根据《发明的单一性》4中的规定，概述如下：

（一）根据特定技术特征来决定审查对象的情形

步骤1 ：先判断权1（如果是马库什形式的发明，则审查员可以根据实施例选择合适的某一权项）是否具有特定技术特征。

步骤2：如果上述权1中不具有特定技术特征的话，判断是否存在“含有上述权1的所有特定技术的相同主题的权项（例如保护范围小的从权）所涉及的发明”。如果存在的话，判断其中项号最小的权项的发明是否具有特定技术特征。

步骤3：仍然未找到特定技术特征的话，则对步骤2进行循环，即判断是否存在“含有刚刚判断过的权项的所有特定技术的相同主题的权项（例如保护范围小的从权）所涉及的发明”。如此循环，直到发现特定技术特征，或者直到循环处理完所有权项。

步骤4：在上述步骤1-3中，如果发现了特定技术特征，则审查对象是下述的(i)和（ii）

（i）至此已经被判断过是否具有特定技术特征的发明

（ii）具有与已发现的特定技术特征相同或相应的特定技术特征之发明

如果在上述步骤1-3中，未发现特定技术特征，则审查对象仅是上述的(i)

（如果存在多个特定技术特征，则审查员优先选择对申请人有利的那个，即可以让更多的权项得到审查的那个特定技术特征）

（二）因审查效率来决定审查对象的情形

步骤1：审查“含有上述权1的所有特定技术的相同主题的权项（例如保护范围小的从权）所涉及的发明”；但下述两种情形可以除外，不对其进行审查。

（i）与权1中的发明所要解决的课题相关度低的发明

（ii）附加技术特征与权1发明的技术特征的技术相关度低的发明

（判断上述的课题/技术相关度时，现有技术也是被考虑的）

步骤2：其次考虑：在已经审查的基础上，不需要进行实质性追加检索即可被审查的发明。

六、单一性和答复OA时对权利要求的修改

在日本，单一性的概念还被用于判断答复OA时对权利要求书进行修改的修改标准，在特许法第17条之2第4款中，规定如下：

除前款规定之外，在第1款各项所列情况下对权利要求书进行补正的，在补正前收到的审查意见通知中被判断过能否授予专利权的发明，与补正后权利要求书中记载的事项所确定的发明，必须属于满足第37条的发明单一性要件的一组发明。

换句话说，修改前后的权利要求中的发明不满足单一性的话，被称为“Shift修改”，这种修改是不被允许的，属于驳回理由和无效理由。

结论：至少就两国的审查指南的规定来看，日本对于单一性的审查比中国宽松（明确规定了考虑到审查效率，可以对不具有单一性的权项进行新颖性、创造性等审查，参见本文二-2）。但需要注意的是，申请实务的实践和规定有时并不完全相同，我们也注意到中国的OA中最近出现的动向是：对单一性的审查放宽，优先审查新颖性、创造性。

主要参考文献

1 《審査基準　第II部　第3章　発明の単一性》

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf

2 聂宁乐《日本专利申请指南》，2015年，知识产权出版社

3 《新・注解特許法》中山信弘 (編集), 小泉直樹 (編集)，2011年，青林書院

4《特許・実用新案審査ハンドブック》中的2301、 2302章节

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

5 尹新天《专利法详解》，2011年，知识产权出版社

来源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知财研究所

编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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