专利禁忌魔法之四大邪术（四）极限潜水术

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来源：IPRdaily

作者：李银惠     专利神教掌门

原标题：专利禁忌魔法之四大邪术（四）极限潜水术

一、前言

极限潜水术与前三门邪术一样，都是顶尖高手中流传的招数，不过，极限潜水术相对于前三门邪术更正派一些，也更容易察觉到他的蛛丝马迹，案例特别好找，到处都是。专利回炉术针对授权后的专利提高专利质量，技术欺骗术主要是针对专利的有效性判断过程中的技术要素认定，无赖骚扰术是针对如何利用授权后的专利打击竞争对手，而极限潜水术针对的是如何进行专利布局，属于前三个邪术的上游。

二、极限潜水术的定义

专利代理人最爱炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊，扩展保护范围嘛。这可以在撰写申请文件的时候就向客户邀功，说，你看你之前找的专利代理人写的很差劲呀，你换了我之后，我写得器宇轩昂、天花乱坠、大气磅礴，为你争取到了上了天的保护范围，你赚到了呦！

做FTO（Free To Operation自由实施权）调查的专利分析师，最讨厌的专利是什么？是那种已经公开，但保护范围不确定的专利，主要包括已经授权的实用新型和已经公开但没有授权的发明专利。这两种专利，权利要求1的保护范围被专利代理人写得大上了天，但经过无效宣告和实质审查之后，最终的保护范围是什么，谁都不知道。

所以，极限潜水术，就是让自己的专利的保护范围的不确定时间尽可能延长，让竞争对手无所适从的法术，就算竞争对手进行了详细的FTO调查，依然不可能得到确定的结论，这是简单级的极限潜水术的概念；此外，在不确定时间延长的前提下，尽可能让专利的保护范围是明确无歧义的，而且覆盖面积尽可能广大，这是地狱级的极限潜水术的概念。

可惜，这个法术对于99%以上的具有专利的公司都是不适用的，所以叫禁忌魔法，说说而已。

三、简单级的极限潜水术

专利的保护范围不确定，你就无法预先进行规避设计。当专利的边界不确定的时候，就算有详细的FTO调查，也无法确定自己是否踏入了边界中。你会看到，很多很多国外的大公司，或者国内玩专利很丰富的顶级公司，其发明专利大多数是：不到最后一天绝不公开，不到最后一天绝不提出实审，不到最后一天绝不答复审查意见，不到最后一天绝不提交授权费用。甚至，故意制造形式错误，延长审查时间，比如把名字写错，格式写错，符号写错……

比如说，苹果公司在iPhone推出市场之前的一个月，才大批量提交了早就写好了的专利文件，目的就是不让竞争对手过早地通过专利文件了解苹果公司的产品情况。而现在，苹果公司的任意一篇专利文件，只要被公开，都被所有竞争对手拿着放大镜挨个审视，媒体简直把分析苹果公司的专利当做盛宴看待，次次都能赢得大批吃瓜群众围观。所以，越是牛逼级别的公司，越是需要潜水艇专利，而小喽啰级别的公司，根本没人搭理，自然就没必要玩极限潜水术。

此外，极限潜水术也是为了省钱，晚一年授权，就少交一年年费，对于每年几百上千件专利授权的巨无霸级别的公司，这一法术能省很多钱。

在中国，保护范围不确定的专利有七种情况：

①未公开专利，包括已经提交申请，但还没公开的发明、实用新型和外观设计；

②未检索到专利，包括很多种情况，比如用非主流技术关键词导致无法正常被检索到的专利，因为检索人员水平有限和疏忽导致检索不到的专利，让不相关的其他方代持专利而导致无法用申请人被检索的专利，摘要附图用最不显著的一副甚至是现有技术的附图以免被检索到，摘要故意写错因为检索常常只检索摘要……

③已经公开，但还在各种审查过程中，还没有授权的中国发明专利申请；

④未经过无效宣告的已经授权的外观设计专利；

⑤未经过无效宣告的已经授权的实用新型专利；

⑥PCT指定中国但还没进入中国的申请，常常是用外文公开的；

⑦其他国家申请，但还在12个月或者6个月优先权期限内可能进入中国的外国申请。

四、地狱级的极限潜水术

正如我在《拿什么来拯救“专利质量”？》里说的，没有完美的专利，只有完美的专利布局。地狱级的极限潜水术主要针对的是专利布局，打造无漏洞，还保护范围很确定的专利布局。只有同时具备专利撰写经验和专利侵权诉讼经验的人才能体会到面对保护范围不确定的惶恐。在专利布局时就减少专利保护范围的不确定性，这就是地狱式的极限潜水术的作用。

（一）专利确权过程中（无效宣告），对于创造性的判断，最没谱的是什么？是区别技术特征是否为公知常识的认定。

一旦无效宣告请求人找不到区别技术特征的出处，就只好弱弱地说一句，上述区别技术特征是公知常识。此时，专利复审委员会就成了上帝，他可以轻飘飘地一句，说区别技术特征就是公知常识，不附一句说理，你的专利就死掉了。作为专利权人的代理人，我遇到过五个区别技术特征（从字数上说占了权利要求的80%以上）都被复审委员会说是公知常识，然后被宣告无效了。当然，这五个区别技术特征并不算复杂，你说这五个全都是公知常识，我虽然很郁闷，但我可以接受。问题是，换了另外一个案子，我作为无效宣告请求人的代理人，只有一个区别技术特征，而且还是一个具有可调节水平的底座的设备，复审委员会竟然认为这个区别技术特征不是公知常识，从而维持了专利权有效。可是，在工厂中，一个需要水平状态下才能工作的工业设备，设置有一个可调节水平的底座，这都不是公知常识的话，还有什么算是公知常识？

我并非在此喊冤，我引申出的意思是：哪些特征属于区别技术特征，这是一个客观判断，不论换了谁来，结论大致不变。但，区别技术特征是否是公知常识，则属于主观判断，不同人的判断结果可能是不同的。

与此类似，专利侵权诉讼过程中，对于是否侵权的判断，最没谱的是什么？是权利要求的解释和等同特征的认定。

与创造性判断类似，专利侵权判定中，必然是权利要求1的某些技术特征已经被涉案产品完全覆盖，而权利要求1的另外一些技术特征，要么存在不确切的含义，原被告双方有异议，所以不能确认是否被涉案产品所覆盖；要么是与涉案产品的特征有些近似但又不是完全相同，所以不能确认是否算是等同特征。

前者，权利要求的哪些技术特征被涉案产品全面覆盖，这是一个客观判断，无论谁来判断，结论大致不变。后者，权利要求如何解释，以及等同原则是否成立，就是主观判断了，不同的人的判断结果可能是不同的。

（二）增加客观判断，减少主观判断，应当成为专利布局的努力方向。

如果在写每一篇专利的时候能够尽可能增加客观判断，减少主观判断，那么专利权人就能在侵权诉讼中增加胜诉率，自然在市场竞争中占据优势。那么问题来了，挖掘机技术哪家强？中国山东找蓝翔。

根据我的实践经验，只有一种方式能够达到增加客观判断，减少主观判断的目的，就是采取罗列的方式进行技术方案的描述，而不采取写法更容易的上位化和功能性限定方式。

以简单的例子表示罗列、上位化与功能限定的区别。

罗列：A和B由弹簧、扭簧、弹性皮带、橡皮筋、弹力布或弹力绳连接。

上位化：A和B由弹性件连接。

功能限定：A和B相互远离时会自动产生将两者拉近的力。

很明显，罗列方式的撰写难度、精力与时间的耗费，远远超过上位化描述和功能性限定的撰写方式，把所有可能替换的方式都想到，那真不是一般人可以完成的。

以罗列的方式撰写专利，就是不要对技术特征进行过多的修饰，然而，这恰恰是与绝大多数专利代理人的撰写习惯是完全相反的。专利代理人最爱炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊。没了这个技能，还炫个屁啊。所以，地狱级的极限潜水术命中注定是不会被广大专利代理人所接受的，也就决定了极限潜水术必须是顶级的专利巨无霸型企业内部的资深专利代理人才玩得起的屠龙之技。

（三）地狱级的极限潜水术的表现形式

表现形式很简单，就是分案而已。一件专利申请（母案）里面，在提交的时候实际上包括了几十件相互之间区别其实很小的技术方案（子案），但只以其中一个为权利要求1，其余都放着不动。母案会想尽一切办法，用尽前面所说的简单级的极限潜水术，拖延到最后一刻授权，一般说来，拖到四年很轻松，拖到五年有一定可能。比如，延迟公开最晚可以到一年半，提出实质审查最晚可以到3年。第一次审查意见可以拖延到4个月，之后的审查意见可以拖延2个月，发专利证书可以拖延2个月，再加上审查员还要干活的时间，至少是需要一年的。

在这四五年的时间里，专利申请人可以操作将母案中的任意一个子案作为分案申请提交，尽可能快速获得授权。专利申请人愿意把哪一个子案浮上来，取决于哪一个子案在这四五年内被别人侵权了。

大多数专利代理人甚至还以为，分案就是在缺乏单一性时，在审查员的要求下把缺乏单一性的独立权利要求重新申请专利，这就是分案呢。分案没那么简单，资深的理发师甚至认为，没玩过分案的司机不是好厨子。

（四）地狱级的极限潜水术应该怎么做

我知道，但我不写。不是我藏私，是我写不出来。

原则上很简单，无非就是提出更多可以替换的技术方案而已，把可以替换的技术方案都作为子案写在母案中，以形成严密的专利布局网络，也就是我前面所说的罗列式的专利撰写方式。无论是专利代理人，还是企业，都很难克制住自己用一句上位化或者功能性的概括，轻飘飘地把很多个可替代的技术方案用一件专利完全包括在内的冲动。

其实，在专利布局上花费更大的精力和更多的钱，就可以在侵权诉讼上花费更少的钱，而且还能得到更加确定的胜诉结果，在专利布局上多花钱才是最符合理性的做法。

可惜的是，这个理念很难向老板表达清楚，而且，地狱级的极限潜水术，太难了！！

操作上很困难，不懂技术不行吧；光懂得技术，不懂专利布局，也不行吧；光懂得写专利，不知道无效宣告和侵权诉讼中可能遇到什么问题，也不行滴；光懂得无效和诉讼，不懂得行业趋势，市场竞争，可能也不行。需要多学科复杂背景的实践经验，难度在操作，而不是理论。

有人可能想不通吧，明明可以通过一件专利申请就全都概括在内的技术方案，为什么非要搞成几十个子案，这明明是乱花钱，给客户添麻烦吗？尤其是，每一年的专利代理人资格考试的卷三撰写权利要求的题目中，都会给出三个实施例（也就是三个子案），然后标准答案是将前两个子案概括成一个权利要求。

比如2015年的考题的实施例1和2是两种不同的具体连接方式，而标准答案就是用“卡接”这个特征包括了实施例1和2的两种连接方式。所以，看起来国家知识产权局出题的目的就是锻炼大家上位化概括的能力嘛，似乎与我的主张相反。我说，考试是对新手的要求，不是对高手的要求。

五、总结

这篇文章，只有20%的篇幅直接谈到了极限潜水术，其他篇幅都是铺垫。原因是，对于资深的专利人士来说，只要明白了道理，就知道该怎么做。但不能这么做的原因，主要是成本问题。

作为专利代理人，客户不会给你那么多钱让你去做极限潜水术，这要花掉比正常的专利申请翻几倍的代理费。作为企业内部的专利管理人员，老板不会给你那么多预算让你做极限潜水术，因为没四五六七八年的时间根本看不出成效，哪个老板有这种耐心陪你玩，说不定中途你就离职了。做这件事情的难度也很大，需要顶级的技术工程师和顶级的专利代理人花费很长的时间专注于此事，顶级的技术工程师和顶级的专利代理人的时间，那是最贵的。

我只是提出这么一种概念：极限潜水术，是延长专利保护范围不确定状态的存续时间，并尽可能减少专利保护范围的不确定性。至于该怎么做？你爱咋咋地。

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作者：李银惠     专利神教掌门

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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