浅谈实用新型的保护客体问题及撰写方式

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浅谈实用新型的保护客体问题及撰写方式

来源：IPRdaily

作者：毕翔宇 超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：浅谈实用新型的保护客体问题及撰写方式

实用新型专利因其申请门槛低、审批周期短、实用价值显著等优点，一直受到国内申请人的青睐。在近些年的中国专利申请中，实用新型一直占据了相当大的份额，例如在2015年，我国共授权公告了近86万件实用新型专利。另一方面，实用新型在专利许可、转让和侵权诉讼等实施实践占有不可忽视的地位，能够给申请人带来可观的回报，这让实用新型专利引起了更为广泛的兴趣。

根据《专利法》第二条第三款的规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

在《审查指南》的第一部分第二章第6节中，也明确指出：

实用新型专利只保护产品；所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体；

实用新型应当是针对产品的形状和/或构造所提出的改进；

技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。

结合代理实践来看，涉及到实用新型保护客体问题的情况大致可以包括以下几大类：

（1）保护客体涉及到方法，包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及产品的应用或者用途本身等情况；

（2）保护客体涉及到产品的形状，如无确定形状的产品、以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征、以摆放和/或堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征等；

（3）保护客体涉及到产品的构造，如物质的分子结构、组分、金相结构等；

（4）未采用技术手段，或者未解决技术问题。

一．对于第（1）大类，代理人在撰写实用新型申请文件时，会有意识的规避方法技术特征，但还是经常会因为权利要求中出现功能性限定或涉及到计算机程序而导致其不属于实用新型保护客体的问题。

对于功能性限定，《审查指南》第一部分第二章第7.4节中指出：“权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型，特征部分不得单纯描述实用新型功能，只能在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时，使用功能或者效果特征来限定实用新型才可能是允许的”。

通过这段不难看出，虽然在实用新型的权利要求中使用功能性限定存在一定的风险，但并不是绝对不可以。在实际撰写过程中，可以将形状和/或结构特征与功能性限定结合使用，例如，可以在独权中将不太重要的技术特征用形状和结构特征进行描述，而将能够作为发明点或者创新点的特征使用功能性特征描述，能够适度的扩大独权的保护范围；或者是对能够作为发明点或者创新点的特征使用形状和结构特征进行描述，而将其他能够通过现有技术实现的特征使用功能性限定。

应当注意的是，如果在独权中使用了功能性限定，则需要在从权或者说明书中给出至少一种具体的实施方式，为日后的修改留下余地。

目前在实用新型的审查过程中，实用新型的权利要求可以用计算机程序来限定产品，但是不能包含对计算机程序本身提出的改进，否则将视为对方法本身提出的改进。通常情况下，审查员会结合说明书和本领域公知常识判断每个功能模块是否包含对计算机程序/协议本身作出的改进，只要其中一个功能模块明显需要利用计算机程序或者协议实现其功能，则认为该权利要求所要求保护的技术方案明显包含对计算机程序/协议本身作出的改进。

但是，上述判断明显存在一定的主观色彩：一方面，因审查员自身所掌握的本领域知识储备存在差异，在判断权利要求中何种特征包含对计算机程序作出的改进时会有很大的出入；另一方面，不同审查员根据说明书的记载来解释权利要求的程度存在明显不同。

因此，在撰写这类实用新型申请文件时，应当避免出现“对计算机程序本身提出改进”的问题，可以有以下几种处理方式：

权利要求的所有部件均是公知的不包含计算机程序的实体部件；这种权利要求会被视为纯硬件权利要求，而不会被认为涉及计算机程序的改进。

权利要求的部件中，包括公知的包含计算机程序的实体部件，该实体部件所涉及的计算机程序为已知，如计算机、服务器等。考虑到目前的审查标准较为严格，对于这类的实体部件最好能在说明书中给予详细的说明，例如厂家和型号，以证明其包含的计算机程序为已知。

权利要求的部件中，包括申请人自行定义的部件，执行申请人自行限定的功能，而且该自行限定的功能为已知。这时需要代理人在说明书中对该部件进行解释和说明，将这些自行定义的部件解释为通过硬件实施或者将该部件解释为通过已知的计算机程序实施。

二、对于第（2）大类和第（3）大类，通常是因为出现了材料的组分而涉及到实用新型保护客体的问题。

作为合格的代理人，应该都清楚权利要求中不应该出现材料的组分和配比，但是代理人有时会忽略常见材料的常见配比，如技术特征“溶液A为水与酒精按1:1混合”，会下意识的认为该物质属于已知材料，而出现实用新型保护客体的问题。对于这种情况，一是在撰写申请文件时要注意规避，二是尽量不要将这类特征写入独权中。

而物质的分子结构和金相结构，在实践过程中极少遇到，在此不再讨论。

还有一种涉及到形状和构造的比较有争议的客体情况，如“某生产线，包括顺次排列的A、D、B和C”，这里的A、B、C和D均为现有的独立设备，现有技术的生产线也是按照A、B、C、D的顺序排列，各设备间没有直接的连接关系，仅是物料在A、B、C、D间顺次通过。

部分审查员认为，技术特征“顺次排列的A、D、B和C”中，A、B、C和D均为现有设备，没有涉及到对各产品形状与构造的改进，而组成的A、D、B、C的生产线中，也不涉及形状，各设备间不存在直接的连接关系，因此不属于实用新型的保护客体。

笔者认为，审查员的判断存在一定的争议，《审查指南》中指出：产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等;线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。在这里，“顺次排列的A、D、B和C”是存在相对位置关系的，而且这种排列组合能够带来相应的技术效果，是属于产品构造的一种。

在撰写时，为避免出现实用新型保护客体的问题，可以在独权适当的增加其他形状或构造特征，或者在说明书中进行相应的说明，以待备用。

三、对于第（4）大类，《审查指南》中给出了以下解释：

未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于实用新型专利保护的客体。

产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体。

产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案，不属于实用新型专利保护的客体。例如：仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘；以十二生肖形状为装饰的开罐刀;建筑平面设计图;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类，如古诗扑克等。

因此在撰写时，首先要从是否解决了技术问题、是否利用了自然规律、是否是技术特征的集合三方面来判断该实用新型申请是否是技术方案。

例如，权利要求中涉及到了文字、图案、色彩等特征，且该文字、图案、色彩等特征涉及到了对本身的改进，则不属于实用新型的保护客体，不应写入权利要求。

而如果该文字、图案、色彩等特征不是对本身的改进，且该特征属于必要技术特征，同时利用了自然规律，解决了技术问题，则该文字、图案、色彩等特征可以写入权利要求；

而如果该文字、图案、色彩等特征不是对本身的改进，且该特征不属于必要技术特征，不产生技术效果，则是不简要特征，不可以写入权利要求。

再例如，权利要求中记载了一种建筑结构，如立交桥、十字路口、停车场、操场等，如果解决技术问题的特征是依靠对各区域的布局划分、各区域之间的相对位置关系或者是对行进方向的规定，则这些特征均属于人为的规划布置方式，没有利用自然规律解决技术问题，不属于实用新型的保护客体，不应写入权利要求。

来源：IPRdaily

作者：毕翔宇超凡知识产权服务股份有限公司