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来源：IPRdaily

作者：李银惠专利神教掌门

原标题：专利禁忌魔法之四大邪术（一）专利回炉术

IPRdaily导读：在专利界顶尖高手中流传着四大邪术，这四大邪术就是一般人不知道，甚至有些人听到这些邪术还以为是错误的，还以为是逗你玩。因为，我就是这样的人，当我第一次听说这四大邪术的时候，第一反应就是根本不相信。后来，我终于相信了，因为夜路走多了，总会遇见鬼。

网络小说火了十几年了，其中有一个流派是什么修真魔法啊啥的。禁忌魔法就是那种，大家说起来都很抵制，万一被谁知道你会使用禁忌魔法，都会被抓起来烧死的，就像中世纪的欧洲烧女巫一样。但实际上禁忌的东西人人向往，因为实力强大，一下子就成了掉进山洞的金庸小说男主角，发达了呦。禁忌魔法就跟日本爱情动作片一样，谁都看过，但谁都不公开说，真虚伪。

在专利界顶尖高手中流传着四大邪术，这四大邪术就是一般人不知道，甚至有些人听到这些邪术还以为是错误的，还以为是逗你玩。因为，我就是这样的人，当我第一次听说这四大邪术的时候，第一反应就是根本不相信。后来，我终于相信了，因为夜路走多了，总会遇见鬼。

四大邪术之一：专利回炉术

专利回炉术就是专利权人自己找个肉鸡去无效宣告自己已经授权的专利。为什么叫肉鸡？网络概念，就是被黑客控制的电脑，作为黑客攻击其他网络的跳板，以避免黑客被查到身份。专利回炉术的目的不是把自己的专利无效掉。你要放弃自己的专利权，只要发个声明给专利局，或者干脆不交年费就好了，专利自然失效。但专利回炉的意思，顾名思义，目的在于重新捶打，使专利质量更优。

在百度搜搜专利回炉，确实没这个概念，连一篇文章都没有，这确实是一个在小范围内流传的神秘招数。但实际上，它一点都不少见，专利界的顶尖高手中一直在不断地使用这个招数。

名字叫啥都行，但关键是这个招数要怎么修炼呢，以及应该怎么用呢？

专利回炉术是关于专利质量的招数，而专利质量无非就是那么几个属性，或者说就只有两个属性而已，一个是专利权的稳定性，一个是专利的保护范围，这是专利质量永恒的两大主题。对于专利权的稳定性，90%以上的缺陷都是创造性缺陷，换句话说，就是如果100个被成功宣告无效的专利里，有90个是因为缺少创造性而被宣告无效的。所以，可以非常确定地说，专利回炉术的最重要目标，就是提高专利的创造性。

那么问题来了，创造性竟然还能够提高？专利一旦提交上去，文字记载的内容就确定了，不可增加内容，在不增加专利文件的文字内容和附图内容的前提下，创造性如何得以提高？

这专利回炉术适用于三种情况，第一种情况并不增强专利的创造性，只不过是为了给专利权人更多的主动性，减少侵权诉讼的拖延时间。比如，专利授权以后，专利权人突然找到了可以否定创造性的现有技术文献，这个现有技术文献在专利申请之前是没有发现的。专利权人可以通过专利回炉，抢先对自己的专利文件的权利要求进行修改，以免被竞争对手提出无效就被动了。因为，如果是专利权人起诉专利侵权的诉讼过程中，由侵权诉讼的被告提出无效宣告请求的话，侵权诉讼的拖延时间就很长了。

尤其是，对于实用新型和外观设计来说，审理侵权诉讼的法院肯定会等待专利复审委员会作出无效宣告决定之后才会作出是否侵权的最终判决，这样一拖就是一两年。如果专利权人先自己提出无效宣告，也就是专利回炉，以修改之后的专利去起诉别人的时候，至少法院就不需要等到无效宣告决定之后才作出判决，这就节省了很多时间。

不要小看了这个判决时间啊，对于企业的市场竞争来说，时间就是金钱。

第二种情况是，除了创造性以外，专利回炉术能够减少其他缺陷，比如技术特征的解释，更清楚地界定保护范围，在无效宣告的口审中可以补充对于某些技术特征的具体解释，一旦写入了无效宣告决定中，就可以成为侵权诉讼中的清楚界定保护范围的依据。其余的条款，公开不充分26.3，得到说明书支持26.4，缺少必要技术特征R20.2，也有可能在这个过程中得到修正。

前两种情况，理论上在写专利的时候就应该解决这些问题，不应当等到专利授权后才依赖专利回炉术进行弥补。

第三种情况是，专利回炉能够增强专利的创造性，这一点是前两种情况所不同的，在专利文件的撰写阶段无法解决这个问题，必须通过专利回炉术来解决。

评价创造性最难的两个环节，一个是检索到最接近的现有技术，这个现有技术到底能有多接近。另一个就是区别技术特征根本找不到其他现有技术时，如何用逻辑论证其是否为公知常识。作为专利权人，最难的就是审查员用一连串的公知常识类的认定否定创造性，比如，权利要求1里有十句话，其中两句话是最接近的现有技术所公开的相同技术特征，剩下的8句话，审查员全都说是：……是公知常识，……是本领域技术人员通过有限次试验能够确定的，……是本领域技术人员的惯用技术手段……然后，权利要求1不具有创造性。

一个典型的专利回炉术的流程大概是这样：

（1）当专利权人在专利授权后又发现了更加接近的现有技术后，以新发现的现有技术作为最接近的现有技术，用一个肉鸡对自己的专利提出无效宣告请求。之所以非得用肉鸡，是因为如果自己无效自己，审查员的心态可能不一样，有可能顺应你的无效理由，直接全都照准，你也无话可说。实际上，虽然法律规定自己可以无效自己的专利，但这只用于你本来就想要自己的专利彻底死掉的情况，不包括你只是想通过专利回炉让自己专利质量更好的情况。

（2）专利权人对自己的专利进行修改，恐怕难以避免地要放弃一定的保护范围。

（3）无效宣告口审中，无效宣告请求人要弱弱地，较少地说话，把大段大段的陈述时间交给专利权人，于是专利权人可以借着口审的战场，将自己的创造性理念充分清晰地灌输给审查员。具体操作中上，无效宣告请求人认为修改后的权利要求1相对于最接近的现有技术和公知常识的结合，不具备创造性。但口审中，却让专利权人对区别技术特征并非公知常识作出长篇大论充分的论证，让审查员接受。而且，无效宣告请求人也会被专利权人的威风所感染，吓得说不出话来，从而给复审委员会一种直觉，即，让无效宣告请求人接受一个失败的结果是没有风险的，他既不会行政诉讼，也不会上访拉横幅，所以无效宣告决定中认为区别技术特征并非公知常识是最逻辑正确，也最没有风险的无效决定。

（4）由于在先无效决定的存在，当其他人等再次利用这篇最接近的现有技术提出无效宣告请求时，专利复审委员会和行政诉讼中的法院，在没有出现重大的相反的新证据的情况下，一般会支持最早的无效决定的意见，倾向于不认定区别技术特征是公知常识，所以维持专利权有效。

专利回炉术有什么缺陷呢？

弄巧成拙也是有可能的。本来只是要求部分无效，或者虽然要求全部无效但故意不提供充分的理由和论证，但复审委员会直接就给你全部无效了，你也只能找法院去行政诉讼了。

专利回炉术看起来再牛逼，其实依然是专利申请过程中产生了缺陷才不得不回炉再造。

专利权人如果觉得自己的专利很重要，就要花足够的时间成本和金钱成本重视起来专利撰写，如果等到出事的时候再来玩专利回炉术，这种事情的操作难度和操作成本，并不是一个根本不懂专利制度的专利权人加上平时很少遇到专利回炉术的专利代理人能玩得了的。实际上，真正玩专利回炉术的都是专利霸主级别的公司，公司内部有足够专业的专利老手作为专利回炉术的操盘手。

来源：IPRdaily

作者：李银惠专利神教掌门

编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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专利禁忌魔法之四大邪术（一）专利回炉术