一场企业IP国际研讨会,带你快速了解“外国专利申请和应诉套路

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来源：IPRdaily

原标题：2016中国专利周宁波企业IP国际研讨会带你快速了解外国专利申请和应诉“套路”

11月18日，一场高端、专业的企业IP国际研讨会暨NBIPPA秋季案例分享会在宁波创新港会议中心隆重举行。来自美国、芬兰、爱沙尼亚、韩国、广州和宁波本土共12位知识产权专家为宁波企业和知识产权界献上一场知识产权大餐，分别就美国、欧亚、韩国的专利制度和相关内容，以及企业知识产权管理的相关实务和案例进行了分享。

一场企业IP国际研讨会,带你快速了解“外国专利申请和应诉套路

中国企业进入美国市场的专利筹备

演讲专家：陈怡

关于美国专利申请。可以直接申请，或者通过专利合约PCT或巴黎公约（Paris Convention），申请过程中，可以利用专利高速公路（PPH，可以在12个月内拿到第一轮审查结果；授权或驳回）、信息揭露申明（IDS，在申请中将已知现有技术全部提交）以及授权阶段的持续申请（Continuation）制度加快获得专利授权。国内企业要善于运用一些美国专利制度中的特殊程序帮助专利授权：

最终驳回（Final Office Action)并不最终。每论答辩（OA）有一个非最终驳回和一个最终驳回，一般美国申请授权前平均需要2-3个回复，很多申请会收到至少一个最终驳回。最终驳回是可以回复的，主要包括请求持续审查（RCE）、上诉（Appeal）、回复。可以有3种回复方案：驳回后重申实验计划（After Final Consideration Pilot (AFCP 2.0) ）、上诉前会议实验计划（Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program）和驳回后实验计划。

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美国专利申请中101条款应对

演讲专家：Mr.Tony HOM（美国）

一、101条款审查程序

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二、如何规避101条款驳回

1、权利要求包括能够“显著超过”抽象概念的附加限制；

2、权利要求改善计算机的功能——通常不能在权利要求中明确指出，但权利要求要与改善紧密相关，如增加速度、减少迭代次数等；

3、权利要求应该含有“技术效果”：要有迭代过程和反馈控制、前馈控制；

4、专利申请应该在说明书和附图中含有更多技术细节；

5、在申请撰写阶段即准备规避101驳回：一是意识到该申请是否可能会在美国提交；二是确保它支持计算机改进和有形输出——产生输出结果的指令；

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关于欧亚专利和俄罗斯专利申请确权

演讲专家：Mr. Erik Goussev（芬兰）

欧亚专利局基于1995年签署的欧亚专利公约（EAPC）成立，办公室设在莫斯科，目前被8个成员国签字承认：亚美尼亚，阿塞拜疆，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，土库曼斯坦和俄罗斯联邦；还有一个国家摩尔多瓦于2012年退出，但2012年4月26日之前递交的申请在摩尔多瓦依旧有效。

俄罗斯专利和欧亚专利申请对比。相对于俄罗斯专利局的审查要求而言，欧亚专利系统在正式要求方面更宽松，支付额外费费可以使一部分延误的期限恢复，对权利要求的修改和表述上的控制也相对宽松，支付年费即可在成员国生效，没有翻译和独立生效的要求。同时需要注意，具有相同优先权日的完全相同的发明，在欧亚专利和俄罗斯专利中可以并存。在实质审查阶段，俄罗斯专利局允许对权利要求主动修改一次，在欧亚专利申请中则没有次数限制。俄罗斯加入了全球PPH（专利高速审查），于2014年1月6日推出试点计划。快速审查必须在实质性审查之前或者刚刚开始之时提出，通常情况下俄罗斯专利会在要求审查开始后的4-8个月内被批准，批准率达90%，非常有效。而欧亚专利局不是全球PPH的缔约方，可以通过PCT-PPH加速审查。另外，俄罗斯专利官费不高，可以考虑对发明专利进行分案申请。

在俄罗斯专利申请中，从属权利要求非常重要。为增加专利授权的成功率，从属权利要求要清晰描述出来；在俄罗斯专利的异议和申诉程序中，只有依据从属权利要求的综合特征才能做出修改；发明专利的每一个重要方面都应该被从属权利要求所覆盖，如有必要, 在审查阶段可以通过自主修改来增加新的从属权利要求。

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韩国专利法修改新动向

演讲专家：全成哲

2015 韩国专利局审查政策导入了新的制度，通过促进申请人与审查员的沟通来实现确保适当的权利及早日授权。目前的流程是：申请——预备审查——一起审查——审查——审查意见通知——审查修改方案——授权决定。对于重要的专利，有必要研究活用新的制度，要与审查员建立良好的沟通，答复审查意见时有必要与审查员积极会面。

外语申请制度。2015年1月，韩国专利法导入了完善认可申请日的条件，可以使用外语申请（目前仅限英语），最初日起14个月内要提交外语的译文（未提交时视为撤回）。企业在申请韩国专利时，如果英文说明书已准备，优先权日临近而打算在韩国申请时，译文提交期限可延长2个月的效果。

韩国专利法最近有一些新的修改，最晚的会在2017年3月1日生效，包括授权取消申请制度、职权再审查制度、职权修改范围扩大、延长正当权利人的可申请时间、导入用于保护正当权利人的专利权转让请求制度、命令提交外国审查结果的制度、专利侵权证据提交的强化等，国内企业在申请韩国专利时也要多加关注。

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美国专利诉讼的应对案例分享

演讲专家：王均伟

中国企业Y向美国出口一款筒灯，该产品通过美国的一家大超市L出售，该超市在美国拥有1700家门店。2014年，美国C公司在加州联邦法院起诉中国Y公司，理由是该筒灯侵犯其专利权。2015年4月原告C公司追加Y公司客户L公司为被告，4月底法庭签发了禁令，禁止两被告向美国进口、销售涉案产品。Y企业原本只是委托了一个美国律师代理处理此案，并向美国照常出货，直到这时才觉得大难临头，并请了中国律师介入并更换了美国律师。第一次调解时原告C公司索赔600万美金，调解没有成功。

中国律师制定了权利解释和不侵权抗辩、提起专利复审程序（IPR）、边打边谈的应诉思路，于7月向USPTO提出IPR申请，8月向联邦法庭申请中止案件获批。在此情况下，原被告进行了第二次调解，原告索赔已降至30万美金。经过后续谈判，中国企业Y不做赔偿，原告同意Y销售完毕库存，双方撤诉。

通过此案，我们给中国企业的建议是：

1. 适应国际商业规则；

2. 境外的诉讼要有中国律师参与；

3. 进入境外市场的时候进行基本的专利检索，及时防范，避免恶意侵权；

4. 积极应诉（技术人员的支持、文档和证据的提供、证人）。

本次活动作为2016年我市“中国专利周”系列活动之一，由宁波市知识产权局主办，宁波市知识产权保护协会承办，哲力知识产权事务所和北京高文律师事务所联合协办，参加会议的130余人中大部分为宁波企业和研究机构的知识产权工作人员，有近三分之一的律师、代理人等当地知识产权专业人员，大家在会后进行了热烈交流。知识产权制度的地域性也使同样的问题在不同国家的专家那里有不同的观点。在互联网创业流行的背景下，很多人问到了商业模式申请专利的问题，以及如何选择和评价知识产权服务机构的专业程度和服务质量。

宁波刚刚被列为首批“中国制造2025”试点示范城市和首批国家级科技成果转移转化示范区。宁波企业不仅有着深厚的国际贸易和竞争的经验和基础，也有着蓬勃的创新活力，吸引着越来越多的知识产权优势资源向这座城市集聚。

来源：IPRdaily

编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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