专利权下行为的控制与追溯

——评侯志成诉雅园酒楼、汇鑫公司侵害外观设计专利权纠纷案

IPRdaily特约撰稿: 白帆贵州省高级人民法院

【本案要点】

1.与发明和实用新型专利不同，外观设计专利权人不能控制对其专利产品的使用行为。 2.对电子数据的证明力应严格审查和认定。 3.外观设计专利权不具有追溯力，权利人获得外观设计专利权后不能追究在此之前实施行为的责任。

【相关案号】 （2013）筑知民初字第2号，（2013）黔高民三终字第74号。

【案情】 香港居民侯志成于2011年8月30日向国家知识产权局申请“环扣毛巾碟（2）”外观设计专利，国家知识产权局于2012年3月21日授予其专利权，专利号：ZL201130300214.8。此后国家知识产权局针对该外观设计专利出具《外观设计专利权评价报告》，结论为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。侯志成发现贵阳雅园花果大酒楼有限公司（下称雅园酒楼）有侵害其外观专利权的行为，委托贵阳市国立公证处在雅园酒楼经营场所进行了涉案侵权产品现场证据保全公证。因雅园酒楼称涉案侵权产品系从深圳市汇鑫酒店用品有限公司（下称汇鑫公司）购得，故侯志成对两者一并提起诉讼，请求判令二被告立即停止侵权行为、销毁库存侵权产品及模具，并赔偿原告经济损失20万元人民币和维权支出的合理费用人民币6268元。雅园酒楼辩称，涉案侵权产品系从汇鑫公司购得，具有合法来源，不应承担责任；且其与汇鑫公司签订供货合同是在原告申请专利之前，该合同合法有效，没有侵害原告的专利权。汇鑫公司辩称，其销售行为在原告申请专利之前，不构成对原告专利权的侵害；另外即使现在销售也不侵权，因为在原告申请专利之前，该设计就已经是专利法第62条规定的“现有设计”了。为证明销售涉案产品的时间以及与雅园酒楼间招标、采购等过程，汇鑫公司提供了三份公证雅园酒楼发来电子邮件内容的公证书，其中两封电子邮件附件中有涉案产品的外观图片。

【裁判】 一审法院贵州省贵阳市中级人民法院认为，侯志成主张汇鑫公司提供的四份公证书所保全的邮箱内容可以更改，因其未提供相应的证据证明，故对该主张不予支持，对公证保全的邮箱内容的真实性予以采信。电子邮件内容反映了贵阳宏益房地产开发有限公司（下称宏益公司）与汇鑫公司招投标的情况，从时间上看，其招投标是在2011年8月30日原告申请外观设计专利之前。2012年1月5日，雅园酒楼支付餐饮杂件款的事实，能够印证此前汇鑫公司中标，并与宏益公司签订供应合同，然后宏益公司概括转移合同权利义务，并转移合同标的物至雅园酒楼的事实。根据《中华人民共和国专利法》第四十条“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效”的规定，外观设计专利权自授权公告之日起生效，授权公告之日前实施外观设计的行为，不属于侵害外观设计专利权的行为。因雅园酒楼与汇鑫公司招投标、签订合同、交货付款的行为均在侯志成取得专利之前，故雅园酒楼和汇鑫公司实施外观设计的行为，不构成对侯志成所有的外观设计专利权的侵害。据此判决：驳回侯志成的诉讼请求。

二审法院贵州省高级人民法院认为，雅园酒楼对专利产品的使用行为和汇鑫公司的销售行为均不侵犯侯志成的外观设计专利权，故可据此径行裁判，无需考虑两被告提出的种种抗辩事由。一审法院认定事实清楚，适用法律不正确，但判决结果并无不当，应予维持。据此判决：驳回上诉，维持原判。

【评析】 案件一、二审过程中，两被告提出了合法来源抗辩与现有设计抗辩，并提供了大量证据佐证。这些抗辩看似有理，却极有可能对审判造成误导，这便凸显了审判中清晰的裁判思路与正确的裁判逻辑的重要性。

一、明确权利内容：专利权对特定行为的控制 一审法院在判决书中认定：“雅园酒楼和汇鑫公司实施外观设计的行为，不构成对侯志成所有的外观设计专利权的侵害。”实际上，这里使用 “实施”一词是值得商榷的。

《专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”这便是法定的专利权的权利内容。基于法律规定，权利人获得专有权利后可以控制他人的特定行为，在这一点上专利权和著作权是相同的。从前引法条可见，获得发明或实用新型专利权后，专利权人可以控制的行为有五种，分别是制造、使用、许诺销售、销售和进口。与之相比，外观设计专利权人通过专有权可以控制的行为少了一种，这便是“使用”。从中我们可以得出，法律规定指明了“使用”具有外观设计专利权的产品并不属于对外观设计的“实施”，自然也不构成对外观设计专利权的侵犯。

本案中，雅园酒店的行为就属于对涉案侵权产品的“使用”，而汇鑫公司的行为则属“销售”，明确了这一点后，我们便可只对汇鑫公司的销售行为是否构成侵权进行认定。由此可见，法院在审理专利权纠纷案件时必须明确专利权的权利内容，正确区分受控特定行为的种类，对同一或不同行为人的不同行为是否侵权分别进行认定，不能一概而论。

二、电子数据证明力的认定 诉讼中原告方认为，汇鑫公司提供的电子邮箱收件情况、电子邮件正文和附件其内容都是电子形式的，所以都是可以更改的，真实性无法核实，法庭应不予采信。这实际上是对电子数据的证明力提出了质疑。

“电子数据”是2012年修订《民事诉讼法》时新加入的一种专门的证据类型，但这类证据在我国司法实践中早已被认可。该类证据，在最高人民法院2008年制定的《人民法院统一证据规定（司法解释建议稿）》（以下简称《统一证据规定建议稿》）中被称为“电子证据”； [①]在现行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《证据规定》）中则被称为“计算机数据”； [②]为我们熟知的《合同法》中，也有关于数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）的规定。 [③]《民事诉讼法》并未给出对“电子数据”的定义，而《统一证据规定建议稿》中则写道：“音像、电子证据，是指以磁带、光盘、胶片或者电子芯片等储存的信息，记述有关案件事实的资料。” [④]电子数据一般储存在电子芯片存储器（存储卡、u盘等）、计算机硬盘、网络服务器等载体中，具有无形性（虚拟性）、技术依赖性、易破坏性等特点；本案中被告提供的电子邮件正文及附件内容，就被储存在电子邮件服务提供商的网络服务器中。

随着科技的进步、技术手段的飞速发展，对既存电子数据的编辑、修改变得愈发容易，所以在当事人欲用电子数据证明待证事实时，对电子数据的真实性应进行严格审查，具体可以从实体（技术鉴定）和程序（提取、采集数据的过程）两方面着手。以资参考的，《统一证据规定建议稿》第一百条写到：“电子证据的真实性，在对方提出异议时，由制作人、见证人和保管人以及其他了解该电子证据制作、保管过程的人辨认和鉴真。 电子证据的辨认和鉴真包括不限于以下因素：（一）生成、存储、传递和保存方法的可靠性；（二）生成、存储、传递和保存环境要素及相关协议；（三）电子文件的属性和品质；（四）可能进入信息交流系统的人及其对该系统的熟悉程度；（五）设立密码、电子签名、用户名、账号的电子证据，其密码、电子签名、账号的设立人、使用人、所有人以及该用户名或者账号的使用情况；（六）传输过程中的解密性；（七）系统硬件是否完好，软件是否可靠，系统运行是否正常，是否受到过病毒等侵袭；存储的资料是否存在被编辑、修改的可能性；（八）复制件制作的方法是否真实完整地反映了原件记载的内容。”

具体到本案中，

第一，提取电子数据的地点在公证处、使用的是公证处的电脑，电脑的清洁性可以保证； 第二，提取电子数据全程处于两名公证人员的监督之下，且每个步骤均由公证人员用文字描述加截图的方式固定，排除了当事人读取自己携带的虚假电子数据或现场利用工具软件修改、伪造电子数据的可能； 第三，当事人输入的网址确为特定电子邮件服务提供商网站的网址，在电脑清洁性得以保证的情况下，排除了指向事先伪造好的虚假页面及数据的可能； 第四，根据我们日常生活中使用电子邮件的常识，对他人发来电子邮件的内容，收件人是无法编辑、修改并存储于邮件服务器中的，只有在其以自己名义转发该邮件时方可实现； [⑤]第五，笔者曾询问电子邮件服务提供商（本案中为QQ邮箱服务提供商腾讯公司），明确了其网站中任何电子邮件收件内容页面显示的时间均为邮件服务器时间而非收件人的电脑系统时间，由此确定了电子数据的真实形成时间，也排除了两被告临时恶意串通伪造数据的可能。综合以上五点，在原告没有相反证据证明且公证程序不存在瑕疵的情况下，对被告提供的经公证提取的电子数据真实性应予认可。同时，这些电子数据能够和被告提供的其他证据一起，形成完整的证据链，证明雅园酒楼与汇鑫公司从招标、中标到签合同、交货、开发票的完整过程，进一步增强了其证明力。

三、外观设计专利权是否具有追溯力 诉讼中，雅园酒楼认为其使用的涉案产品系从汇鑫公司购买，具有合法来源，故不应由其承担责任，即依《专利法》第七十条提出了合法来源抗辩；而汇鑫公司则认为在侯志成获得外观设计专利权之前汇鑫公司就已在销售涉案产品，因此该产品属于“现有设计”，不具有新颖性，不应得到法律的保护，即依《专利法》第六十二条提出了现有设计抗辩；此外，《专利法》第六十九条第二项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权，法律为当事人提供的先用权抗辩在本案中似也有适用余地。[⑥]面对如此多的抗辩权，如果法院匆忙进行审查，则有可能会将审理过程引向歧路。

而按照正确的裁判逻辑，在审查被告的抗辩权之前，必须先对原告的原权利及请求权进行审查，即审查原告是否有权提出该项请求权，换句话说，在诉讼法意义上审查原告是否是适格的诉讼主体。本案中侯志成作为原告提供了专利证书、专利年费收据和专利权评价报告，证明了其专利权人的身份和专利的有效性，对该专利权的实施显然与其有直接的利害关系，但是否就能因此完成对原告的权利审查呢？专利权基于当事人的申请由国家审查后授予，可能因未按规定缴纳年费而终止，也可能因异议成立而被宣告无效，所以对权利的审查应包含权利创设、存续、终止的整个过程。综合双方证据可见，侯志成于2011年8月30日向国家知识产权局申请专利，于2012年3月21日被授予外观设计专利权；而汇鑫公司的销售行为自其2011年6月23日收到雅园酒楼餐饮杂件招标书开始，至2012年1月5日向雅园酒楼出具收款发票而终。这就引发了一个问题：侯志成获得外观设计专利权后，是否有权追究此前实施其专利者的责任，易言之，外观设计专利权对授权之前的实施行为是否有追溯力呢？笔者认为：可以从三个方面回答这一问题： 第一，从《专利法》的规定出发，发明专利在获得授权前必须提前公开其内容（称为“早期公开”），[⑦]这样社会公众便有充分的机会获取该发明的内容并加以实施，为保护发明人利益、鼓励发明创造，《专利法》第十三条特别规定了“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用” （称为“临时保护”），这便为发明专利权人向授予专利权前实施其专利的行为人索取费用提供了请求权基础，而法律对申请实用新型和外观设计专利并没有早期公开的要求，也就没有必要提供相应的法律保护，所以外观设计专利权人向授予专利权前实施其专利的行为人索取费用乃至请求赔偿，是找不到请求权基础的；

[⑧]第二，从专利法原理出发，既然在申请专利之前就已经有该产品在销售、流通，说明该产品根本不具备专利产品所应具有的新颖性和创造性，故不应赋予其法定的垄断权，也没有必要用法律对其进行保护；

第三，从传统民法角度出发，发明人、设计人被国家授予专利权应属于权利的“原始取得”，即原无此项权利、而依法律规定被创设，既然原无此项权利，那么在权利创设之前又怎么可能就对该权利进行了侵犯呢？对上述三个理由进行进一步的归纳、整合，我们可以发现，其实前两个理由体现了原告行使请求权并没有请求权基础，而第三个理由则说明被告的行为并不构成侵权。

本案中一审法院援引的是《专利法》第四十条的规定，从上文的分析可见，援引该条即是认为在权利被创设前不可能侵犯该权利。这样的援引饱含法理，充分体现出法官所具备的清晰裁判思路与高超审判智慧，是十分令人赞许的。[⑨]

作者简介 * 白帆，男，单位：贵州省高级人民法院，地址：贵州省贵阳市林城东路99号，邮编：550081，E-mail：baifantg@163.com。

[①] 参见最高人民法院《人民法院统一证据规定（司法解释建议稿）》第十四条第七项。 [②] 参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十二条。 [③] 参见《合同法》第十一条。 [④] 同注1。 [⑤]一般无需考虑电子邮件服务提供商对邮件内容是否进行了修改，除非当事人有确切证据证明。 [⑥] 需要说明，该条规定中的“制造、使用”是指导致产生先用权的实施行为，而非产生先用权后所允许的后继实施行为。参见尹新天：《中国专利法详解（缩编版）》，知识产权出版社2012年版，第624-626页。 [⑦] 参见《专利法》第三十四条。 [⑧] 这一点也可理解为是在进行法律方法论上之“体系解释”。 [⑨] 当然，判决还应当同时援引《专利法》第十一条第二款之规定，理由上文已做详述。一审判决虽存此不足，但瑕不掩瑜。

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