【实战经验分享】发明专利临时保护期不完全手册

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作者：王现辉北京大成（石家庄）律师事务所

来源：IPRdaily

原标题：实战经验分享|发明专利临时保护期不完全手册

根据专利法的规定，发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前有一个期间，这个期间称之为“临时保护期”。发明专利临时保护期是与发明专利的“早期公开、延迟审查”制度配合设立的机制。在这个期间专利法给已经公布的发明专利技术以临时性保护，这种保护与对专利权的保护不同，从公布到授权公告这段时间内，发明专利申请尚未被授予专利权，不能获得专利法第11条所规定的保护。因此，发生的纠纷与专利侵权诉讼也不同，不能等同于专利侵权诉讼，民事案件案由为发明专利临时保护期使用费纠纷，即发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明创造的单位或个人支付适当费用。

一、发明专利获得专利权之后才能提出诉讼请求

《专利法》第13条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或个人支付适当的费用。但专利申请人并不能立即请求管理专利工作的部门进行调解，也不能立即向人民法院起诉。发明专利申请公布后，经过实质审查后最终存在两种可能的结果，一是被授予专利权，二是未被授予专利权。在后者的情况下，对申请人来说，因为其专利申请不能被授权以及获得保护，也就不存在“早期公开“带来对其不利的权利失衡问题，因此也就不应当向其提供临时保护。对于前者，向申请人提供”临时保护“是必要的。然而，在专利申请被授予专利权之前，是无法判断”临时保护“对于申请人来说是否必要。为此，当申请人与实施其发明的单位或个人就发明专利临时保护期使用费产生纠纷的情况下，在专利申请获得授权后解决显得更为合理。《专利法实施细则》85条规定，发明专利临时保护期使用费纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。也就是说，这类专利纠纷如果要通过行政或诉讼方式解决，必须在获得专利权后才能提出请求。

二、临时保护的范围

从申请人的角度来看，只要能够获得与专利授权公告文本中权利要求所确定的保护范围一致的“临时保护“就可以实现”临时保护“机制的目的，现实中仍可能出现授权公告文本比公布文本中的权利要求所确定的保护范围扩大的情况，因为在临时保护期内授权公告的权利要求尚不可得，打算实施该发明的公众只能参照公布文本中的权利要求来判断实施行为是否会落入”临时保护“的范围。如果最终的授权公告文本相对于公布文本的权利要求扩大了保护范围，并且依据授权公告文本的权利要求所来确定”临时保护“的范围，将会损害公众对于公布文本的信赖利益。为此，2016年4月1日实施《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》对此予以明确。该解释第18条第2款规定：“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”

三、临时保护只能请求适当的使用费

临时保护的使用费不同于侵犯专利权的损害赔偿，发明专利的申请人基于临时保护只能主张“合理的费用“。临时保护期的”合理使用费“类似于许可使用费。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第18条第1款规定，权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

四、临时保护后续行为的正当性

临时保护期内已经制造、销售、进口的产品能否在专利授权公告日后销售、许诺销售或者使用，司法实践中争议较大，一种意见认为，临时保护期内制造、销售、进口的产品不是侵权产品，专利权人无权在授权公告日之后禁止非侵权产品的后续销售、使用行为。例如，最高人民法院指导性案例20号：深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案（最高人民法院审判委员会讨论通过2013年11月8日发布），在该案中最高人民法院认为，在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售、即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当费用。

第二种意见认为，依照专利法第十一条的规定，专利权被授予后，专利权人可以禁止他人未经许可的任何实施行为。使用、销售、许诺销售临时保护期内已制造、销售、进口的产品，不属于专利法第69条规定的不视为侵权的情形，故应依法予以禁止。2016年4月1日实施《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第18条第3款规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。”可见《解释（二）》采取了折衷的策略，既避免行为人在临时保护期内囤积产品，待授权公告日后再销售的情况，也避免对“临时保护期内制造的产品不是侵权产品“的定性产生错误认识。《解释（二）》最终以是否支付专利法第13条规定的适当费用作为侵权与否的分界点。

最后，司法实践中需要注意的还有，临时保护期费用纠纷仅指发明专利，而不包括实用新型和外观设计专利。在法律或者司法解释对发明专利保护期使用费纠纷的管辖作出特别规定之前，可以参照专利权纠纷的管辖规定确定发明专利保护期使用费纠纷的管辖。

作者简介：王现辉

北京大成（石家庄）律师事务所合伙人律师&专利代理人

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来源：IPRdaily

作者：王现辉北京大成（石家庄）律师事务所

编辑：IPRdaily 彭莹

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