从“菠萝菠萝蜜”谈商标注册的法律界限与风险规避方式

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来源：IPRdaily

作者：杨柳君唐有龙（超凡知识产权服务股份有限公司）

原投稿标题：从“菠萝菠萝蜜”谈商标注册的法律界限与风险规避方式

“小心啦，打雷咯，下雨收衣服啊！……菠萝菠萝蜜，菠萝菠萝蜜，带我去……”，“菠萝菠萝蜜”在创作完成之初就在全国刮起了快乐风暴，唱遍了大街小巷，而“菠萝菠萝蜜”一词更成为当时最流行的减压咒语。回顾这首歌曲的创意，源于星爷经典作品《大话西游-月光宝盒》，至尊宝擎起月光宝盒，口中大念“般若波罗蜜”，穿越到了500年前，而“般若波罗蜜”出自于佛教《般若波罗蜜多心经》，意思是以智慧到达彼岸。在这种影音作品和佛学经典双重文化的渲染下，敏感的商人，能轻易嗅到其中的商业文化气息。

从“菠萝菠萝蜜”谈商标注册的法律界限与风险规避方式

《大话西游-月光宝盒》中片段

一、商标注册的商业性与合法性问题

商标本身就是一种商业符号，脱离了商业属性，就脱离了商标的本质。然而在具备商业性的同时，其是否能成功申请注册，得到法律保护，则要求未违反《商标法》的相关规定。如上所述《菠萝菠萝蜜》创意源于《般若波罗蜜多心经》，《般若波罗蜜多心经》是般若经系列中一部言简义丰、博大精深的佛学经典，是大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经，也是《商标法》第十条第一款第（八）项中明确规定的不能作为商标申请注册的情形。那么“菠萝菠萝蜜”注册的合法性如何？虽然“菠萝菠萝蜜”是由《般若波罗蜜多心经》演化而来，但就“菠萝菠萝蜜”文字本身而言，其经过文字演化后已经脱离了商标注册的绝对禁止性限制，而成为具有较为明显独创性的组合词汇，规避了不合法的风险，符合了商标得以注册而应当具备的基本合法性。

二、当前国内商标注册及驳回实务简述

根据中国商标战略年度发展报告（2015）中的数据，2015年，国家工商总局商标局共审查商标注册申请2338966件，其中驳回及部分驳回商标注册申请 883650 件，与去年基本持平。以此数据来看，被驳回或部分驳回的商标注册申请比例约37.78%，而截至2016年6月底，我国有效商标注册量为1122.3万件，从商标总申请量及核准注册量的比例来看，商标注册的驳回比例略高于前述年度发展报告中的统计情况。并且截至目前，有效商标注册已经接近饱和状态，可用的汉语词汇组合也越来越少，企业如果有好的商标创意应当早日提交申请，以免因错过在先时间而丧失本应获得的商标权利。

从以上第一部分的案例可以看出，商标虽来源于不具备注册条件的词汇，但通过一定的演化，可以符合得以注册的合法性标准。同理，在对商标注册被驳回的风险进行预判时，如遇到上述情况，可以通过谐音、组合、文字避让、设计等多种方式达到规避注册风险的效果。并且，在目前商标可注册资源临界饱和以及驳回概率日益增高的情况下，如何通过现有手段在法律界限的范围内规避商标驳回的风险显得尤为重要。

三、商标注册的法律界限及风险规避分析

1、谐音规避

中国汉字类型多种多样，在相同的汉语拼音下，会生成完全不同的汉字，而完全不同的汉字则形成完全不同的文字效果，通过谐音文字的方式可以针对缺显、不良影响、近似商标不同的情况进行不同的变化，从而也形成自身独有的一个商业标识。笔者认为，“猴姑”商标的注册及宣传作为采用谐音字规避风险的方式可以作为借鉴：

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江中集团“猴姑”商标采用变换同音字的方式避免了其创意来源“猴头菇”可能存在的缺显风险，同时在其广告宣传中特意将“姑”进行突出——“认准江中猴姑，姑娘的姑”；江中集团的此项设计，在规避缺显风险的同时，也基于商标的暗示性效果而获得了一定的商业价值，可谓“名利双收”。

通过谐音文字规避商标近似风险的方式，有可取和不可取之处。可取之处在于，通过谐音的方式，可以形成完全不同的商标，常见类型如下：

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从商标的独创性角度而言，通过谐音文字的方式规避风险完全具有可取之处，且完全不同的汉字则形成完全不同的文字效果，商标“独树一帜”的特性显而易见。

2、组合规避

关于图文或者中英文等商标是应该各要素组合注册还是各要素分开注册后组合使用的讨论在业内一直未有定论，究其根本，在于因不同情况而各有利弊。就笔者来看，针对因单一图形要素有近似可能的商标或缺显可能的商标，组合方式较为可取，例如：

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泸州老窖公司的图形商标与在先商标相比，其在螺旋状的设计风格上具有一定的近似性，其图形注册的申请也曾因在先的图形商标而被驳回。然而，泸州老窖公司将图形与文字组合后，在整体上形成了区别于在先图形商标的整体外观，规避了因图形作为唯一要素而被直接认定为近似的风险，更加固定了商标的所有者，得以注册。

而针对缺显的商标，笔者认为以下的组合注册方式可以借鉴：

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“每个人都是生活的导演”作为商标注册，显然，其会因为缺乏显著性而被驳回，而后面加上图形、主要文字“土豆”或“土豆网”的组合方式就非常值得借鉴。基于其对于自身主商标的突出显示，表明了商标的所有者即起到了商标区分来源的作用；同时“每个人都是生活的导演”作为商标的一部分亦获得了保护。以上两种通过组合注册进行风险规避的方式使得原本因为唯一要素被判近似而无法获得注册或者缺乏显著性的商标变得“独一无二”。

3、文字规避

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众所周知，作为江南江北分界线的长江也可称为扬子江，如果“扬子江”和“长江”都作为商标注册，在所指代事物相同的情况下，是否可以并存注册？答案显然是肯定的，首先在于其文字构成完全不同，作为商品或服务来源的标识，其区分性无可置疑。这就是本文所说的文字外在表现规避方式，即商标文字指代事物或者内在含义一样，但文字构成本身完全不同，形成“同工异曲”之妙，可以获得注册。而众人熟知的“猕猴桃”与“奇异果”、“菠萝”和“凤梨”、“小西红柿”与“圣女果”等等，其指代的事物相同或者至少属于同一性质的事物，其都可以共存于相同的商品或服务上。当然，这首先已经排除了其注册在对应水果或食物等商品上而被认为缺乏显著性或其他可能导致误认的情况。

4、构图设计规避

商标的设计是企业为更好地表达自己品牌的独特性而进行的以文字或艺术手段将商标构思具体化和个性化的一种手段，若是想要将简单的文字或英文注册为商标，变形设计不可或缺：

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“BLF”本属于普通的三个字母，在注册时若以其本身的状态提起申请，毫无疑问会被驳回，然而，商标设计让它“起死回生”，经过设计的简单字母商标整体的差异显而易见。故，笔者认为，商标设计所形成的独特的外观特点，有助于商标获准注册，也有助于企业自身品牌的推广，基于企业本身需求进行商标设计来规避简单字母商标近似风险的方式可取。

5、变造摹仿的界限和独创

在偌大的社会市场中，往往会出现一些恶意摹仿他人品牌，意图“傍名牌”的主体存在，其并非出自于自身的经营需要，亦非出自于自身的独创设计，而是将市场上具有高知名度的商标进行变造，企图通过各种方式去获得注册后进行不正当竞争或卖出高价而获得不正当利益：

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“涧楠春”恰好属于笔者上述所论及的“利用谐音文字规避近似风险”的范围，依据商标的一般审查标准，其不会被认为是“剑南春”的近似商标，但基于其本身的摹仿恶意以及侵犯了“剑南春”驰名商标权利，将会淡化驰名商标显著性的原因，该商标最终仍然被撤销（即现在所说的宣告无效）。因此，“利用谐音文字规避近似风险”需要在法律界限范围内而为之，切不可钻空子，恶意打“擦边球”。

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“狗不理”、“猫不闻”看似文字结构相同，却是完全不同的权利人持有的完全不同的商标，二者同为天津名小吃，一个被评为“天津三绝”之首，一个被评为“天津四绝”之一，商标形式结构虽相同但意境上和发展上却“各领风骚”。“猫不闻”品牌的创立是否有摹仿之嫌疑笔者暂不评述，但若其在创意之初未有摹仿之意而是基于独创，或者说在其发展过程中具有自身独特的特点而避免了摹仿、攀附之嫌疑，那么此种文字规避的注册亦为可取，亦可为二者各自的品牌塑造鼓掌称佳。

于此，商标注册风险规避的法律界限也得以明确，即基于独创而非摹仿，各自发展而非恶意攀附。

综合以上，商标注册的风险规避方式需根据不同的情况分类型采取，表面上“风险规避”与“法律界限”看似互不相容，实际却是密切相关，各种商标注册风险规避方式均是在法律规定及审查标准的界限内得以采取，并且各种风险规避方式也应当遵守各项规定，超出法律界限的恶意规避和注册行为最终也会为法律所不容。

来源：IPRdaily

来源：杨柳君唐有龙（超凡知识产权服务股份有限公司）

编辑：IPRdaily 彭莹

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