【实务】商标先用权规则司法适用研究

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来源：IPRdaily

作者：黄敏北京德恒（合肥）律师事务所

原投稿标题：商标先用权规则司法适用研究--采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷案评析

商标先用权规则司法适用研究

--采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷案评析

【摘要】采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷一案自2012年启动至今已历时四年。该案号称当年安徽省第一大标的知识产权案件，也是2013年安徽省高院评选的省十大知识产权典型案例。案件历经合肥市中院一审、安徽省高院二审，再到2015年最高院提审，2016年6月，最高院判决撤销合肥市中院和安徽省高院的一、二审判决。再审判决书内容除不正当竞争未支持、赔偿金额未全部支持外，几乎全部支持了原告在一审提出的诉请，对原告来说虽是一份迟到的正义，但终究让案件回归到法律的本质。该案涉及商标法中的诸多前沿问题，在理论和实务界也一直存在颇多争议。作为该案件的一审、二审代理律师，笔者通过本文将该案事实及相关法律问题作一客观陈述和评析，以飨读者。

[关键词] 类似商品类似服务先用权商标共存

一、当事人情况

原告（二审上诉人、再审申请人）：梁或

原告（二审上诉人、再审申请人）：卢宜坚

被告（二审被上诉人、再审被申请人）：安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司

被告（二审被上诉人、再审被申请人）：合肥采蝶轩企业管理服务有限公司

被告（二审被上诉人）：安徽巴莉甜甜食品有限公司

二、案情简介

原告系第30类、第43类（第7版尼斯分类表42类）“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”等注册商标的商标权人。1981年1月1日，原告创办“中山市食品总公司采蝶轩”。1993年，原告为将公司改为直销方式，在石岐开办第一间西饼屋，并受中国传统的爱情故事“梁祝”——“彩蝶双飞，欣喜人间”的启发，创立了“采蝶轩CAIDIEXUAN”商标。1998年，原告开始在第30、42类申请注册“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标，注册号分别是第1328994号及第1344787号。2002年12月31日又在第30类的“蛋糕、面包、糕点、月饼”等商品上注册了第3422492号“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标。2005年2月6日，原告又在第43类的“面包店、面包连锁店”等服务上申请注册第4502638号“采蝶轩”、第4502639号“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标。之后，原告又在多个类别注册了“采蝶轩”、“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”、“蝴蝶”等商标。根据《商标法》的规定，原告对“采蝶轩”、“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”、“蝴蝶”等商标享有不容置疑的专用权。

被告一作为合肥“采蝶轩”食品的品牌运营商、母公司，于2000年6月8日成立，注册资本1000万元。被告二、三系合肥“采蝶轩”食品的销售商和生产商，均成立于2005年。经查，被告除了曾在35类注册过“采蝶轩”商标外，没有在其经营的产品和从事的服务上注册过“采蝶轩”商标。2002年以后，被告开始扩大经营规模，迅速在合肥及安徽周边城市开设分店，数量高达近200家，现已成为安徽省著名的蛋糕企业集团。2004年，原被告曾为第30类“采蝶轩”商标发生争议，后历经商标异议、复审，最终国家商评委支持了被告的请求，原告不服，将国家商评委诉至北京一中院，法院经过审理，撤销了国家商评委的裁定，被告不服，上诉至北京高院，北京高院经审理维持一审判决，原告胜诉。从那时起，原被告“知己知彼”。

原被告拥有商标及使用情况见下表：

【实务】商标先用权规则司法适用研究

三、当事人诉辩

1、原告诉称

原告称其生产的采蝶轩产品因用料上乘、口味独特,深受广大顾客的喜爱和好评，并因此获得诸多殊荣。“采蝶轩”产品通过遍布珠江三角洲地区的100多家分店构成的销售网络，以优越的质量和周到的服务，以及各大媒体对“采蝶轩CAIDIEXUAN”等品牌的宣传推广，使得“采蝶轩CAIDIEXUAN”等商标广为人知，并且在食品行业树立了很高的知名度。正因为原告“采蝶轩”商标的知名度高，社会上一些不法分子就大肆加以抄袭、模仿，企图傍名牌、搭便车。近年，原告发现被告擅自在其店面和宣传该店的广告上，使用“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”作为商标，并在店面的宣传手册、面包、糕点、月饼等商品上使用“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”商标。

另查，被告还将原告的商标注册到自己的企业字号中，并进行突出使用。原告认为，三被告作为食品生产、销售商，应当熟悉全国食品品牌和食品行情。“采蝶轩CAIDIEXUAN”作为享誉全国的知名食品品牌，被告明知原告“采蝶轩CAIDIEXUAN”等商标的存在，明知该商标的知名度，却长期使用“采蝶轩”商标,其侵权主观故意明显，严重侵犯了原告的商标专用权，同时构成不正当竞争，给原告造成了巨大的经济损失，被告应承担停止侵权并赔偿损失等民事责任。

为打击商标侵权行为，维护市场秩序，保护自身的合法权益，原告根据《商标法》和相关法律法规及司法解释的规定向安徽省合肥市中级人民法院提起六项诉讼请求：1、判令三被告立即停止侵犯原告享有的“采蝶轩文字及图、蝴蝶”等商标专用权的行为；2、判令被告一、二立即停止使用（变更或注销）“采蝶轩”在企业名称中、“采蝶轩文字及图、蝴蝶”在网站中进行经营及不正当竞争行为；3、判令三被告立即拆除、销毁任何带有“采蝶轩文字及图、蝴蝶”的标识、招牌、海报、广告牌等宣传资料和产品外包装等；4、判令三被告公开在“采蝶轩食品集团”(http://www.cakeking.cn)网站及其各自公司网站的主页、《安徽日报》、《安徽商报》、《新安晚报》上登载致歉声明，消除影响；5、判令三被告赔偿原告经济损失人民币1500万元和合理开支； 6、判令本案所有诉讼费由三被告承担。

2、被告辩称

三被告共同辩称：1、原告不正当地提起诉讼，其主张的商标除2004年和2008年的与本案有关，其余大部分与本案无关，而被告早在1999年6月已在合肥创立了“采蝶轩蛋糕世界”，并持续使用“采蝶轩”商业标识。目前在合肥已拥有200多家门店，并建立了很高知名度，而这些与原告没有丝毫关系。原告在合肥地区没有投资，没有任何商业行为，是被告独家经营打造成今天的局面，因此，原告起诉目的是想不劳而获，是巧夺豪取，明显违反诚实信用原则，实施不正当竞争的恰恰是原告；2、被告从1999年开始生产经营，2002年成立了冠以“采蝶轩”字号的企业，一直依法经营。由于原告仅限于珠江三角洲地区有知名度，而在长江三角洲地区没有丝毫知名度，被告在1999年对“采蝶轩”商业标识就己使用在先，因此，不会造成消费者的混淆，原告的指控缺乏事实和法律依据；3、原告的诉请模糊不清，无法进行更有针对性的答辩，原告应予以明确和细化。

四、当事人的举证质证

鉴于一审、二审法院判决书均未将原被告的质证意见写于判决书中，因此，本文也不再阐述双方的质证意见。

(一）原告举证

原告为证明自己的诉讼请求成立，共提供了二十五组证据

第一组证据共12份，证明原告自1999年就已经相继取得“采蝶轩文字及图”等商标专用权，并使用至今，被告不构成在先使用；

第二组证据共5份，证明1、原告从1998年开始陆续在其他类别上申请“采蝶轩文字及图”等商标，自己使用和许可他人使用至今；2、被告将原告的商标登记到自己的企业名称中使用和对外宣传，不构成在先使用；

第三组证据共7份，证明1、原告自1981年就开始将“采蝶轩”作为企业字号、非注册商标使用，使用历史悠久；2、原告及被许可使用人在“采蝶轩文字及图”等商标上投入了巨大的人力、财力、物力，“采蝶轩文字及图”等商标具有重大的商业价值；3、“采蝶轩文字及图”等商标具有很高的公众知晓度、知名度和行业影向力；

第四组证据共3份，证明1、被告使用原告的商标侵犯了原告的注册商标专用权；2、被告成立集团公司，在安徽开设近200家“采蝶轩”连锁店，侵权范围广，情节严重；3、被告明知原告对“采蝶轩文字及图”商标进行了注册仍大规模使用，侵权主观故意明显，属于严重的恶意侵权；4、被告因侵权行为违法获利巨大；

第五组证据共2份，证明被告明知“采蝶轩文字及图”等商标属于原告所有，却仍然扩大范围使用，侵权主观故意明显；

第六组证据共2份，证明1、原告商标的被许可使用人通过经营“采蝶轩”系列食品，2009年、2010年、2011年可分配利润高达数千万元；2、被告作为生产、经营、销售“采蝶轩”系列食品的同行业经营者，在合肥已成立一家生产量高达6800吨、建立销售门店近200家的集团公司，其规模和生产、销售能力巨大，因此，其侵权获利巨大；3、原告因被告的侵权行为损失巨大。

第七组证据共2份，证明1、被告因实施搭便车、傍名牌的侵权行为获得了巨大的违法所得；2、被告应按照上述审计数据及证据赔偿原告的经济损失；

第八组证据共1份，证明原告为制止被告的侵权行为所花费的合理开支；

第九组证据共1份，证明1、本案争议的商标“采蝶轩”中的文字是由中国著名书法家黄衍增先生书写，具有独创性；2、“采蝶轩”三字从艺术和法律的角度来说都具有巨大的商业价值；

第十组证据共1份，证明1、被告申请的“采蝶轩”商标使用的字体与原告邀请中国著名书法家黄衍增先生撰写的字体基本一致，被告侵权主观故意明显；2、被告未能在第30类和第42类（现第43类）上注册“采蝶轩”商标；

第十一组证据共1份，证明1、原告的注册商标在业内具有很高的知名度，众多市场主体采用搭便车、傍名牌的行为进行侵权；2、原告为保护自己的商标已采取了相应的维权措施并取得成功；

第十二组证据共1份，证明1、被告在“第十八届中国月饼文化节”上企图用自己未注册的“采蝶轩”商标进行搭便车、傍名牌，实行混淆和不正当竞争，侵权主观恶意明显；2、被告的侵权范围仍在不断扩大；3、合肥采蝶轩已构成对广东采蝶轩商标的严重侵犯；

第十三组证据共1份，证明被告的恶意使用行为足以构成对原告商标专用权的侵犯，给原告造成了巨大的经济损失；

第十四组证据共1份，证明被告的服务质量和产品质量差，已给原告的“采蝶轩”品牌带来了负面影响，严重侵犯了原告的企业声誉；

第十五组证据共1份，证明1、原告的商标被他人侵犯的事实；2、原告的商标具有较高的公众知晓度、知名度和行业影响力；

第十六组证据共1份，证明1、被告“巴莉甜甜”商标涉嫌抄袭或模仿他人注册商标；2、被告有利用他人商标搭便车、傍名牌的喜好；

第十七组证据共1份，证明1、原告商标的公众知晓度、知名度和行业影响力；2、安徽其他地区也有侵犯原告商标专用权行为存在；3、被告的侵权行为已造成混淆或误认，侵犯了原告的商标专用权，损害了原告的企业声誉；

第十八组证据共4份，证明原告自1999年就已经相继取得“采蝶轩文字及图”等商标的专用权，并使用至今；

第十九组证据共1份，证明原告花费的合理开支；

第二十组证据共1份，证明1、被告存在明显的侵权故意；2、被告不存在在先使用“采蝶轩”商标的情形；3，被告的行为构成侵权；

第二十一组证据共1份，证明l、原告自1981年就开始将“采蝶轩”作为企业字号、非注册商标进行使用，使用历史悠久；2、原告及被许可使用人在“采蝶轩文字及图”商标上投入了巨大的人力、物力、财力；

第二十二组证据共1份，证明1、原告使用“采蝶轩”商标的情况；2、原告“采蝶轩”商标的商业价值；3、原告“采蝶轩”商标在行业的影响力、知名度、美誉度；

第二十三组证据共1份，证明三被告的使用行为、销售行为严重侵犯了原告的商标专用权；

第二十四组证据共3份，证明被告不存在在先使用的情形；

第二十五组证据共1份，证明原告经营的企业规模大于被告。

(二）被告举证

三被告共同提供如下证据：

第一组证据共8份，证明被告一在先使用“采蝶轩”标识，没有侵犯原告商标权并进行不正当竞争，没有侵权恶意；

第二组证据共9份，证明合肥“采蝶轩”品牌的影响力和知名度较大，不会使消费者对合肥“采蝶轩”和原告商标产生混淆，被告没有侵犯原告商标权和实施不正当竞争行为；

第三组证据共4份，证明面包蛋糕类上的“采蝶轩”商标并非原告首创；

第四组证据共3份，证明被告持有的文字“采蝶轩”服务标识已为公众知悉，被告多年来持续地对“采蝶轩”进行广告宣传；被告及其关联企业多年来一直诚信经营，已成为知名食品企业，形成了优良商誉的事实，不存在商标侵权和不正当竞争；

第五组证据共2份，证明原告并没有合法合理使用其注册商标标识，被告不存在侵犯原告注册商标权和不正当竞争的行为。

五、判决结果

(一）一审审理结果

一审法院认为,根据双方当事人的诉辩事由，本案的争议焦点为：1、原告对涉案的多个商标是否享有权利，哪些商标与本案有关，能够作为定案依据；2、三被告将“采蝶轩”标识作为商品商标使用，是否侵犯了原告的注册商标专用权；3、三被告在经营场所店面门头上使用“采蝶轩”标识，是否构成商标侵权；4、被告一、二使用“采蝶轩”字号作为企业名称是否构成不正当竞争。

针对争议焦点一，一审法院认为，对于1999年的30类第1328994号、42类第1344787号注册商标，原始商标权人是中山市饮食总公司采蝶轩，原告系2003年受让取得，且第1328994号商标核定使用的商品与本案系争的蛋糕、面包商品不属同一种商品或类似商品；第1344787号商标核定的服务项目与本案系争的面包店、蛋糕店也不属于同一种或类似服务，因此，两个商标与本案无关；

针对争议焦点二，一审法院认为，结合被告一在2004年之前使用“采蝶轩”字号从事经营活动的证据，“采蝶轩”标识已与该公司经营的蛋糕、面包等商品相联系，起到了区分商品来源的作用，发挥了未注册商品商标的功能，被告一将“采蝶轩”标识作为非注册商标用于产品使用在先。被告三将“采蝶轩”标识作为商品商标使用，并未造成相关公众的混淆、误认。两被告将采蝶轩标识作为商品商标使用，未侵犯原告涉案注册商标专用权；

针对争议焦点三，一审法院认为，被告二于2006年5月7日在第35类上受让取得了“采蝶轩”服务商标，其在店面门头上使用“采蝶轩”标识，系对自身享有的服务商标的行使，未侵犯原告的商标专用权；

针对争议焦点四，一审法院认为，关于不正当竞争的指控，原告不符合提起不正当竞争之诉的主体要件，一审法院对于原告此节指控不予支持。

最后，一审法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

（二）二审审理结果

二审法院认为，综合各方举证、质证及诉辩意见，二审争议焦点为：一、三被上诉人是否构成对上诉人涉案商标的侵权；二、三被上诉人是否构成不正当竞争；三、若侵权成立，其民事责任如何确定。

1、三被上诉人是否构成对上诉人商标的侵权

（1）第1344787号、第1328994号的注册商标所核定的商品与服务是否与三被上诉人经营的商品或服务构成相同或类似；三被上诉人使用的相关商业标识与上诉人的注册商标是否构成相同或近似；　

首先，本案系争的蛋糕、面包商品与含淀粉食品、油脂面团粉不构成相同商品；其次，第1328994号商标核定使用的商品与本案系争的蛋糕、面包商品不构成同一种商品或类似商品；第1344787号商标核定使用的服务与本案系争的“面包、蛋糕店”不构成类似服务。且上述两商标系上诉人受让取得，因此，三被上诉人的行为不构成对上述两注册商标专用权的侵犯。

（2）采蝶轩集团公司是否享有对“采蝶轩”相关标识的在先使用权

二审法院认为，采蝶轩集团公司的前身合肥采蝶轩公司成立于2000年6月8日，其成立后即开始在蛋糕、面包等烘焙食品上使用“采蝶轩”未注册商标和字号，持续进行面包、蛋糕等食品的生产、销售，相对于上诉人于2004年11月14日在蛋糕、面包等第30类食品上注册的“采蝶轩”商标来说，采蝶轩集团公司对“采蝶轩”字号和与“采蝶轩”有关的商业标识具有在先使用权。采蝶轩服务公司、巴莉甜甜公司作为采蝶轩集团公司的关联公司，其经营、销售采蝶轩集团公司生产的标有与“采蝶轩”相关商业标识的产品，或将标识中的构成要素或结合或拆分使用在门头、宣传册上，完全是基于采蝶轩集团公司对“采蝶轩”字号的在先使用权，并无刻意将其产品与上诉人有关“采蝶轩”商标相混淆的主观故意。

（3）关于采蝶轩服务公司在店铺门头使用“采蝶轩”标识是否构成侵权问题　

二审法院认为，采蝶轩服务公司于2006年5月7日受让取得第35类“采蝶轩”服务商标，早于梁或、卢宜坚在第43类第4502638号和第4502639号商标取得时间，故其在店面门头上使用“采蝶轩”标识，系对自身享有的服务商标的正当行使，不构成侵权。

（4）上诉人的商标与被上诉人的商标能否共存的问题

二审法院认为，根据《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条的规定，允许被上诉人“采蝶轩”有关的商业标识与上诉人“采蝶轩”商标共存，不会损害上诉人的权利和利益，也可以尊重和维持被上诉人在合肥区域多年规模化发展形成的市场格局，符合利益平衡原则。

2、三被上诉人是否构成不正当竞争问题

二审法院认为，上诉人作为涉案商标权人，其实际并不使用涉案商标，亦并非系直接经营食品烘焙行业的市场主体，故上诉人不符合提起不正当竞争之诉的主体要件，一审法院认定上诉人作为不正当竞争诉讼的主体不适格，并无不当。

最后，二审法院认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉请求及事实和理由（上诉状内容长达23页）缺乏事实和法律依据，因此，驳回上诉，维持原判。

（三）再审审理结果

最高法院认为，原审法院查明的事实基本属实，认定的事实基本清楚，但适用法律错误，本院予以纠正。申请人的部分申请再审理由成立，本院予以支持。依照2001年修正的《中华人民共和国商标法》及相关法律法规、司法解释的规定，判决如下：

1、撤销安徽省高级人民法院（2013）皖民三终字第00072号民事判决；

2、撤销安徽省合肥市中级人民法院（2012）合民三初字第00163号民事判决；

3、安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司、合肥采蝶轩企业管理服务有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判决生效之日起立即停止侵犯梁或、卢宜坚第1328994号、第3422492、第4640787号、第1344787号、第4502639号、第4502638号注册商标专用权的行为；

4、安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司、合肥采蝶轩企业管理服务有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿梁或、卢宜坚5445411元（包括合理费用）；

5、安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司、合肥采蝶轩企业管理服务有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判决生效之日起十日内在其网站和安徽日报上登载声明，消除影响（声明内容经本院审核）；如安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司、合肥采蝶轩企业管理服务有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司未按本判决消除影响，本院将采取公告、登报等方式，将判决的主要内容和有关情况公布于众，费用由三被申请人承担；

6、驳回梁或、卢宜坚的其他诉讼请求。

本判决为终审判决。

六、重点评析

（一）关于三被告生产、销售的带有相关标识的产品以及提供的服务是否侵犯了涉案注册商标专用权问题

1、关于三被告生产、销售的商品和提供的服务与原告注册商标的核定项目是否构成相同或类似商品和服务的问题

有专家认为：“类似商品一般关联，关联商品未必类似，不能因为某些商品在同一场所售卖，就简单地认为商品之间类似。‘蛋糕面粉、含淀粉食品油脂面团’属于原料、中间产品，其生产方式、用途、销售渠道、销售对象等均与作为最终产品的蛋糕、面包商品完全不同，因此，两者不构成类似商品。关于面包、糕点等商品与餐馆或咖啡馆等服务若构成类似，不仅悖于普通消费者的认知习惯，过于严格地限定了商品或服务之间类似的标准，且必然会导致现有商标注册秩序和市场使用秩序的混乱，甚至出现商标注册无据可依，商标使用是否侵权无预见之可能的乱象。”；还有学者观点认为：“并非所有销售食品的场所都是提供餐饮服务，不应不加以区分地笼统看待。尽管申请人在2011年后获准注册的商标有指定‘面包店、面包连锁店’，被归至《类似商品与服务区分表》的第4301群组，但到目前为止《商品服务区分表》的标准服务项目名称中从未出现‘面包店、面包连锁店’。面包店与‘餐馆、快餐馆、咖啡馆、自助餐馆’等堂食餐饮服务不同，正是由于面包店的这种场所性质，决定了其与‘餐馆、快餐馆、咖啡馆、自助餐馆’等有着本质区别，售卖食品的场所和提供餐饮服务的场所完全是两个不同的概念，消费者的消费内容、消费方式、消费体验完全不同。”

最高人民法院在再审判决书中认为：关于被申请人和巴莉甜甜公司生产、销售的被控侵权商品和提供的服务与涉案第1328994号、第1344787号注册商标是否构成类似商品和服务问题。首先，第1328994号注册商标核定使用的商品是第30类：咖啡；茶；糖浆；蛋糕面粉；面条；米乐；豆浆；含淀粉食品油脂面团；冰淇淋；各种调味酱。第1344787号注册商标核定使用的服务是第42类：餐馆；快餐馆；咖啡馆；备办宴席；鸡尾酒会服务；自助餐馆；临时餐室；自助食堂。本院认为，面包与咖啡在《类似商品或者服务区分表》中均属于第30类，且均属于西式食品和饮品，经常一起售卖，消费者也会将其搭配食用，二者在销售渠道、消费对象等方面重合度高，相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆，故面包与咖啡构成类似商品。面包店和咖啡馆在《类似商品或者服务区分表》中均属于第43类，且在服务内容、服务对象、所售商品上有重合，相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆，故面包店和咖啡馆属于类似服务。原审法院认定面包与咖啡不属于类似商品，面包店与咖啡店不属于类似服务，系适用法律错误，本院予以纠正；其次，关于被申请人和巴莉甜甜公司生产、销售的被控侵权商品与涉案第4502639号和第4502638号注册商标是否构成类似商品和服务问题。所谓商品和服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。本案中，第4502639号和第4502638号注册商标核定的服务中包括面包店。面包店作为销售面包、蛋糕等商品的服务场所，与面包、蛋糕之间具有特定联系，被申请人和巴莉甜甜公司生产、销售的面包、蛋糕商品与第4502639号和第4502638号注册商标核定的面包店服务构成类似商品和服务。

2、关于三被告使用的相关标识是否与原告的注册商标构成相同或近似商标的问题

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别；商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。本案中，通过将被申请人和巴莉甜甜公司所使用的标识与申请人主张权利的商标进行整体及主要部分的比对，最高人民法院最终认定被申请人和巴莉甜甜公司在生产、销售的被控侵权产品和提供的服务上使用的相关标识与申请人拥有的六件注册商标构成相同或近似。

3、关于三被告对“采蝶轩”字号和“采蝶轩”标识的使用是否构成在先使用问题
　　

针对该问题，有观点认为：“首先，申请人主张其于1981年即开始使用‘采蝶轩’商标，实际上是指申请人曾任法定代表人的国有企业--‘中山市饮食总公司采蝶轩’成立于1981年。从申请人提供的证据来看，‘中山市饮食总公司采蝶轩’与申请人并无法律上的承继关系，‘中山市饮食总公司采蝶轩’在2000年以前是否在蛋糕、面包商品上使用过‘采蝶轩’商标，与申请人没有关系；其次，申请人主张其于1999年就开始使用‘采蝶轩’商标，实际上是指其于2003年受让1999年注册的第1328994号和第1344787号注册商标。但是，第1328994号和第1344787号注册商标所核定的商品或服务并不包含本案系争的蛋糕或面包商品以及面包店，申请人不能据此主张其在蛋糕、面包商品或面包店上早于被申请人使用；再根据被申请人提供的证据来看，首先，被申请人于2000年开始就在相同的蛋糕、面包商品上使用‘采蝶轩’商品，早于申请人第3422492号商标的申请日2002年12月31日；其次，在申请人第3422492号商标的申请日2002年12月31日之前，被申请人在合肥地区已经有数家直营门店并已在当地获得一定荣誉，已经具有一定影响，实际上，在先使用抗辩中的‘有一定影响’这一要求不用太高，远低于驰名商标的要求，甚至应低于知名商品的要求；再次，被申请人的使用具有善意，从被申请人提供的资料来看，被申请人的‘采蝶轩’品牌创意并非来源于申请人，而且在合肥当地，申请人从来没有经营活动，不具备任何知名度，被申请人没有攀附其商誉的可能和必要。”

最高人民法院认为，本案被诉侵权行为发生在现行商标法修正前，因此应适用2001年修正的商标法。2001年修正的商标法对于商标侵权诉讼中的在先使用抗辩问题并未作出明确规定。2013年修正的商标法在第五十九条第三款中，对于在先使用问题作出了具体规定，即商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。从上述规定来看，构成在先使用的条件是先于商标注册人使用并具有一定影响，因此即使参照现行商标法的规定，被申请人和巴莉甜甜公司对被控侵权标识的使用，也不构成在先使用。因为，第1344787号和第1328994号注册商标的申请日分别是1998年7月3日和1998年7月6日，这两个注册商标的申请日均早于采蝶轩集团公司的前身合肥采蝶轩公司成立的2000年6月8日，也即被申请人对于被控侵权标识的使用，晚于前述两个注册商标的申请日；即使如原审法院所认定的前述两个注册商标与被控侵权标识不构成类似商品和服务，也即不考虑前述两个注册商标对在先使用判断的影响，在第3422492号注册商标的申请日，即2002年12月31日前，采蝶轩集团公司当时只有5家门店，且2003年的销售额只有7.58万元，也难言具有一定影响。同理，采蝶轩集团公司对于其企业字号的商标性使用也没有在先使用的权利。故此，原审法院认定被申请人和巴莉甜甜公司具有在先使用的权利，没有事实根据，本院予以纠正。

4、关于采蝶轩服务公司在店铺门头使用“采蝶轩”标识和被告对企业名称的使用是否构成侵权问题

最高人民法院认为，原审法院认定采蝶轩服务公司在面包店铺门头使用采蝶轩标识是对其于2006年5月7日受让的注册在第35类“推销（替他人）”的“采蝶轩”服务商标的正当使用，不构成侵权。本院认为，在《类似商品和服务区分表》中，面包店的服务类别属于第43类，采蝶轩服务公司在面包店铺门头上使用“采蝶轩”标识，不是对于其注册在第35类的“推销（替他人）”的服务商标的使用，因而不能构成正当使用。采蝶轩服务公司认为其在店铺门头上使用“采蝶轩”标识，是对于其在先注册的企业名称中的“采蝶轩”字号的合理使用。本院认为，如前所述，安徽采蝶轩公司的成立时间晚于第1344787号和第1328994号注册商标申请日，因此不存在其在先注册“采蝶轩”企业名称问题。商标案件适用法律解释第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第五项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。采蝶轩服务公司虽然注册了“安徽采蝶轩服务有限公司”的企业名称，但在实际使用中并没有规范使用，而是突出使用了“采蝶轩”字样，并使用在与涉案注册商标相同或类似的服务上，容易导致相关公众的混淆、误认，因此，采蝶轩服务公司突出使用其企业字号的行为侵犯了涉案六个注册商标专用权，依法应承担相应的民事责任。

同理，采蝶轩集团公司在与涉案注册商标相同或类似的商品和服务上使用“采蝶轩集团”字样，采蝶轩服务公司使用“合肥采蝶轩”字样，不是对企业名称的规范使用，系突出使用了“采蝶轩”字样，容易导致相关公众的混淆、误认，该行为亦侵犯了涉案六个注册商标专用权，被申请人依法应承担相应的民事责任。

（二）关于原告提起不正当竞争之诉主体是否适格的问题

最高人民法院认为，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款、第三款规定，本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。梁或、卢宜坚是涉案注册商标权人，其认为被申请人和巴莉甜甜公司的行为侵犯了涉案注册商标专用权，构成不正当竞争，即可以据此提起诉讼，其诉讼主体资格的有无，不能仅据其是否系具体的涉诉商标产品的实际经营者来判断。原审法院认定梁或、卢宜坚与被申请人和巴莉甜甜公司不具有竞争关系，不符合提起不正当竞争之诉的主体要件，没有法律依据，本院予以纠正。

（三）关于本案侵权责任的承担问题

1、关于侵权损害赔偿问题

有学者观点认为：“我国民事侵权的赔偿责任主要适用‘填平原则’，即立足于弥补权利人的损失，而非使之成为不正当谋利的手段。实际上，2014年5月1日新修改后的《商标法》第63条亦对侵犯商标专用权的赔偿数额的计算方式选择做出了顺序上的规定。从本案证据材料来看，在本案诉讼发生前，申请人从未在安徽合肥地区有过任何宣传或经营活动，因此，由于面包店提供新鲜烘焙产品、保质期一般只有3-5天，因此具有较强的地域性，被申请人在安徽合肥地区的经营活动，并不会给申请人在广东地区的市场造成影响。从这一角度来说，申请人实际上并未因为被申请人在安徽合肥地区的经营活动受到任何实际损失。同时，针对申请人在本案中主张的第1328994号和第1344787号注册商标，申请人没有提供证据证明其迄今已经在相关核定商品或服务上使用过这两枚注册商标。没有使用，损失更无从谈起。”

最高人民法院认为，根据商标法第五十六条第一款、第二款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。对于本案的损害赔偿数额，本院根据被申请人和巴莉甜甜公司实施侵权行为的性质、期间、后果以及涉案商标的声誉等情况，酌定确定被申请人和巴莉甜甜公司赔偿申请人经济损失50万元及合理开支。

2、关于消除影响问题

最高人民法院认为，消除影响是侵犯人在其侵权行为不良影响范围内承担消除对受害人不利后果的民事责任方式。涉案商标经过多年使用，在相关公众中具有一定的知名度，被申请人和巴莉甜甜公司的行为足以使相关公众混淆被控侵权标识与涉案商标，并误认为被申请人和巴莉甜甜公司与涉案商标所提供的服务具有特定联系，给涉案商标造成了损害。鉴于被申请人和巴莉甜甜公司的侵权行为主要集中在安徽地区，故梁或、卢宜坚要求其在安徽地区消除影响，并无不当。对于消除影响的方式，本院认为，由被申请人和巴莉甜甜公司在其网站和《安徽日报》上登载声明，即足以达到消除影响的目的，对于该诉讼请求予以支持。

七、结语

由于该案具有一定的复杂性和专业性，案件一、二审结果公布以后，实务界、理论界对该案都给予了高度的关注，国内多位知识产权专家、学者就该案所涉及到的相关问题发表了自己的看法。如有学者认为：“申请人主张的商标应独立看待，申请人所主张的商标标识各不相同，且最早注册的两枚商标又无使用证据支持，不存在商誉在商标之间延续的情况”；“申请人商标的禁用权范围不应扩张，若将申请人1999年注册的两枚商标的禁用权范围扩大至面包、蛋糕等商品上，将严重损害被申请人长期以来建立的信赖利益，也将破坏已有的稳定的市场格局，有失利益平衡”。针对上述学者观点，笔者认为，有些观点确实属于我国商标法的前沿理论问题，虽然最高法院判决未对上述观点一一回应，但思想的锋芒和前沿的观点仍对商标法的理解与适用有着重要的启发作用。

参考文献

[1]吴汉东等著：《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社2009年3月第2版

[2]薛洁：《商标共存制度初探》，《电子知识产权》，2010年第2期

[3]安徽省合肥市中级人民法院民事判决书，(2012)合民三初字第00163号

[4]安徽省高级人民法院民事判决书，（2013）皖民三终字第00072号

[5]中华人民共和国最高人民法院判决书，（2015）民提字第38号

[6]http://www.cnipr.com/sfsj/pljx/201601/t20160114_194559.htm，中国知识产权网

[7]http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=94596，中国知识产权资讯网

[8]王莲峰：《商标先用权规则的法律适用――兼评新商标法第59条第3款》，《法治研究》，2014年第3期

[9]杨红军、李惠：《论商标先用权及我国相关制度之完善》，《经济与法制》，2006年第6期

来源：IPRdaily

作者：黄敏，北京德恒(合肥)律师事务所合伙人,知产部负责人,中国科技法学会会员,安徽省版权协会常务理事,安徽省律协、合肥市律协知产委委员,安徽德恒知识产权托管有限公司高级顾问,安徽德恒知识产权法律研究中心秘书长,安徽知科知识产权运营管理有限公司高级顾问