“镜泊湖大豆”商标案——有关地理标志特殊规则

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2005年12月，宁安市镜泊湖大豆协会(简称镜泊湖大豆协会)向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出“镜泊乡大”商标(简称申请商标)的注册申请,指定使用在第31类“豆(未加工的)、大豆(未加工的)”商品上。

2007年8月,商标局作出商标驳回通知书,对申请商标的注册申请予以驳回。镜泊湖大豆协会不服该驳回决定,向商标评审委员会提出复审请求。

2014年12月,商标评审委员会作出商标驳回复审决定书(简称被诉决定)。该决定驳回了申请商标，主要理由是：申请商标指定使用在豆(未加工的)和大豆(未加工的)商品上,其中中文“镜泊乡”为镜泊湖大豆协会所在地的地名,“大豆”为申请商标指定使用商品的名称。虽然镜泊湖大豆协会明确申请商标不是以“地理标志”作为集体商标申请注册,但申请商标以地名加商品名称的形式作为集体商标申请注册,该种商标组合形式易被相关公众认为其所提供的商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由“镜泊乡”地区的人文因素或者自然因素所决定,从而误认为申请商标为以地理标志注册的集体商标,违反了《商标法》(简称商标法)第十六条的规定。　

宁安市镜泊湖大豆协会不服商评委的决定，起诉到了北京知识产权法院。北京知识产权法院撤销了商评委的裁定。商评委不服，又上诉到了北京市高级人民法院，北京市高级人民法院驳回了商评委的上诉，维持了北京知识产权法院的判决。这又是一起司法对行政行为进行纠错的案件，对于日后此类商标的申请意义重大。下面本文简要分析本案的关键之处。

这个案件争议的焦点在于如何认识和理解《商标法》第十六条的规定，进而判断是否应该适用该条法律的规定。根据该条法律的规定：“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所表示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用。”之所以如此规定，是因为地理标志作为商业资源是非常有价值的，如果被随意注册和使用会造成消费者的混淆，不利于市场诚信竞争，更不利于保护地理标志。比如，如果一个河北的公司或者协会注册“涪陵榨菜”，消费者非常可能会把该涪陵榨菜与重庆的涪陵榨菜混淆，即“误导公众”。所以，商标行政机关在审查注册商标申请的时候，有义务主动审查申请注册的商标中是否含有商品的地理标志；如果有的话，进一步需审查该商品是否来源于该标志所标示的地区；如果不是来源于该标志所标示的地区，则应考虑误导公众的可能性，做出不予注册的决定。如果已经使用的，商标行政机关有权禁止其继续使用。

但是，适用这条法律有一个前提，即争议商标中确实包含“地理标志”。何为地理标志？地理标志与普通地名有何区别呢？《商标法》第十六条第二款对此进行了解释：“前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要是由该地区的自然因素或者人文因素所决定的的标志。”这条法律规定虽然对地理标志进行了定义，把地理标志与普通的地名区分开来。但是，谁有权根据该规定判断争议商标中的地名等标志是否构成地理标志呢？或者说商标行政机关是否依据证据以及依据什么证据来判断是否构成地理标志呢？有关这一问题我们可以参考《集体商标、证明商标注册和管理办法》第六条规定:“申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,还应当附送管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件。外国人或者外国企业申请以地理标志作为集体商标、证明商标注册的,申请人应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。”根据这条的规定，商标行政机关并不能在没有证据的情况下自行判断某地名等标志是否构成地理标志，而是需要申请者提供标志标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件，外国人或者外国企业的则提供受法律保护证明。可以这样认为：对于中国商标申请而言，需要人民政府或者行业主管部门先行判断是否构成地理标志，如果判断构成地理标志，则开具证明，商标行政机关才能予以注册。商标行政机关不在没有证据的情况下自行判断申请商标中的地名等标志是否可构成地理标志，在地理标志商标注册实践中也是这样操作的。

与主动注册地理标志商标相比，这个案子正好反了过来，申请人明确表示注册的不是地理标志商标，而是普通集体商标。因为存在“镜泊乡”这个地名，商标审查人员考虑到《商标法》第十六条的规定，存在合理怀疑也是在情理之中。关键在于：申请人主动申请地理标志商标的时候，商标行政机关对于是否构成地理标志需要根据当地人民政府、行业主管部门的批准文件以及保护记录等材料来判断；当申请人不主动申请地理标志商标而是申请普通集体商标的时候，商标行政机关在自行判断争议商标中存在地理标志的时候不需要当地人民政府、行业主管部门的批准文件以及保护记录就可以自行认定吗？当然不能了，否则不符合行政合理性原则，而且会导致行政行为的任性。参考《集体商标、证明商标注册和管理办法》第六条规定的规定，我们有理由认为：在根据《商标法》第十六条的规定判断是否存在地理标志的时候，也应当有管辖该地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门的批准文件，申请人为外国人或者外国企业的,应当有在其原属国受法律保护的证明。当然，这种情况下不可能由申请人来提供，而是谁主张谁举证，即应由商标行政机关来提供。而本案的关键在于，商标局在没有任何证据的情况下认为争议商标中包含“地理标志”，根据《商标法》第十六条进行了审查，而商标评审委员会也在没有证据支持的情况下，认定争议商标中包含“地理标志”，所以才会导致败诉。

综上所述，根据《商标法》第十六条对商标进行审查的前提是商标标志中包含“地理标志”，因是由商标行政机关主动提出的，所以这个举证义务是由商标行政机关承担，即国家商标局和商标评审委员会。如果没有证据证明商标标志中包含地理标志，则不能适用《商标法》第十六条的规定。对于商标标志中包含地名的，只能根据《商标法》第十条的规定进行审查和判定。

来源：赵虎（微信）

作者：赵虎律师北京市东易律师事务所合伙人

编辑：IPRdaily王梦婷