New Balance品牌与“新百伦”商标的故事

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2016年6月23日，广东省高级人民法院对新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称“新百伦公司”）与“百伦”、“新百伦”注册商标权利人周乐伦的侵害商标权纠纷案二审程序进行公开宣判。这起“新百伦”商标案历经三年时间，终于迎来了终审判决。而最吸引人眼球的莫过于一审判决9800万元的赔偿被终审判决改判为了500万元。“New Balance”与“新百伦”究竟发生了什么故事，请各位看官听小编娓娓道来。

一、 两次判决的结果

（一）一审判决结果

2015年4月29日，广州市中级人民法院对周乐伦诉新百伦贸易（中国）有限公司、广州市盛世长运商贸连锁有限公司侵害商标权纠纷案作出一审判决如下：

1、新百伦立即停止侵害周乐伦“百伦”、“新百伦”商标权的行为；

2、新百伦公司赔偿周乐伦9800万元（含合理支出）；

3、新百伦公司在其官方网站首页及在天猫商城开设的“New Balance旗舰店”、“newbalance童鞋旗舰店”的首页刊登声明消除影响；

4、盛世公司立即停止侵害周乐伦“百伦”、“新百伦”商标权的销售行为；

5、盛世公司支付周乐伦合理支出5000元；

6、驳回周乐伦的其他诉讼请求。

新百伦公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，驳回原告全部诉讼请求。

（二）二审判决结果

2016年6月23日，广东省高级人民法院对该案作出终审判决如下：

1、维持广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第574号民事判决第一、三、四、五项；

2、撤销广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第574号民事判决第六项；

3、变更广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第574号民事判决第二项为：新百伦贸易（中国）有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿周乐伦经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币500万元；

4、驳回周乐伦的其他诉讼请求。

二、涉案“新百伦”商标究竟归谁？

（一）厘清涉案主体之间的关系

在对本案进行具体阐述前，首先，我们来认识一下本案涉及的几个主体以及他们之间的关系。

1、周乐伦，“百伦”、“新百伦”注册商标的权利人。

2、新平衡运动鞋公司（以下简称“美国新平衡公司”）（NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.），是一家美国公司，没有被起诉，但正是其旗下New Balance品牌商品的中文名称“新百伦”被控侵害周乐伦的“百伦”、“新百伦”注册商标专用权。

3、新百伦公司，经新平衡公司授权其在中国大陆作为New Balance品牌独家经销商，被诉使用“新百伦”标识销售鞋类商品，侵害周乐伦的注册商标专用权。

4、广州市盛世长运商贸连锁有限公司（以下简称“盛世公司”），作为新百伦公司鞋类商品的合作经销商，被诉使用“新百伦”标识销售鞋类商品，侵害周乐伦的注册商标专用权。

（二）涉案主体对“新百伦”相关商标的注册情况

在厘清了涉案主体间的关系后，我们再来看看涉案主体都注册有哪些与“新百伦”相关的商标。

根据小编在中国商标网的查询，截至发稿日，涉案主体中只有周乐伦和美国新平衡公司注册了与“新百伦”相关的有效商标，详见下表：

表1 “新百伦”相关商标的注册情况

从上表可以看出，周乐伦注册“百伦”有效商标3个、“新百伦”有效商标2个，美国新平衡公司注册“新百伦”有效商标7个。接下来，一场权利大战即刻打响。

首先，美国新平衡公司明明拥有更多的权利，为什么还是败北了呢？

我国《商标法》规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的……”

对“同一种商品或者类似商品”的定义是根据《类似商品和服务区分表》中对商标进行的分类而确定。该区分表将商标分为45类，本案所涉商品主要为鞋类，属于第25类（服装，鞋，帽）商标。所以“新百伦”之争限定于第25类商标之下，美国新平衡公司虽然权利数量居多，但是能与周乐伦抗衡的仅有注册号为5608740这一个商标。

既然都拥有第25类“新百伦”注册商标，新百伦公司为什么还是被判侵害周乐伦的商标权呢？

仔细查看第25类商标下的类似群，会发现鞋类商品是分在第2507类似群之下的，周乐伦拥有的5个相关商标都注册了第2507类似群的鞋类商品。而本案中，周乐伦请求保护的第865609号“百伦”注册商标的申请时间是1994年8月25日，第4100879号“新百伦”注册商标的申请时间是2004年6月4日，美国新平衡公司的第25类“新百伦”商标是在2006年9月15日申请注册的，晚于周乐伦的申请，所以已无法注册第2507类似群的商品了。美国新平衡公司尽管生产经营鞋类商品，但却不能在中国将自己的“新百伦”商标使用于自己生产的鞋类商品，这真是一个悲伤的故事。

那么，美国新平衡公司的另外6个商标，真的全都无力回天了吗？显然新百伦公司并不这样认为。

根据终审判决书中所示，新百伦公司上诉称：“New Balance公司拥有第35类广告和销售项目“推销（替他人）”等服务上的“新百伦”注册商标，新百伦公司经New Balance公司授权，在销售和宣传中使用“新百伦”商标的行为不侵害周乐伦的商标权。”

上文有提到，《类似商品和服务区分表》将商标分为45类，其中商品34类，服务11类。小编告诉大家一个简单的区分方法，即45类中，前34类商标用于商品，后11类商标用于服务。显而易见，注册在第35类的“新百伦”是一个服务商标。服务商标是指，提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。即如果新百伦公司是服务型企业，对外仅提供服务，其使用“新百伦”商标的目的是为了区分不同的服务提供者，则其使用是属于在第35类商标服务上的使用。但是，新百伦公司作为一家贸易公司，其销售的鞋子作为商品使用“新百伦”标识，目的是为了区分自己所售商品与他人所售商品不同的来源，则其使用是属于在第25类商标中鞋类商品的使用。判决书中对新百伦公司认为自己使用的是第35类商标的主张，写道：“理由不成立，本院不予支持。”

三、未注册商标在先使用权与商标性使用

（一）未注册商标在先使用权

眼看周乐伦注册商标的宝座坐得稳稳的，新百伦公司主张在周乐伦申请注册“新百伦”商标前，“New Balance/新百伦”等标识作为未注册商标就已经在中国大陆市场内获得了很高的知名度和影响力，构成在先使用并具有一定影响的未注册商标。

新百伦公司这一主张是根据我国《商标法》之规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”对于在注册商标申请日之前，就已经在相同或者类似商品或服务上善意地、连续地使用的与注册商标相同或者近似的商标，在先使用人有权在原商品或者服务上继续使用该商标。这就是未注册商标在先使用权，是对在先使用的未注册商标的特殊保护。注册商标一战失利，新百伦公司将目标转向了未注册商标从而寻求转机。

但是终审判决书表明，法院认为，第一，根据新百伦公司提供的证据，并不能证明新百伦公司的关联公司在2003年11月进入中国市场时至2004年6月周乐伦对“新百伦”商标申请注册这段时间内，新百伦公司对于“新百伦”标识的使用是商标性使用。第二，“新百伦”标识与“百伦”注册商标仅一字之差，属于近似商标，上述证据证明新百伦公司的关联公司进入中国市场的时间晚于“百伦”商标的申请甚至注册时间。所以现有证据不足以证明新百伦公司对“新百伦”标识享有未注册商标先用权。

（二）商标性使用

关于法院提到的“商标性使用”，其含义应该是紧密围绕商标本身用于区分商品或服务来源的目的，将商标使用于商业活动中，让相关公众能够通过商标来区分商品或服务来源的使用。

小编注意到，“商标性使用”在终审判决书中共出现三次。

第一次是认定周乐伦对“百伦”、“新百伦”商标进行了商标性使用，故而没有支持新百伦公司提出的周乐伦没有实际使用两个涉案商标的主张。而对于商标是否进行了商标性使用，在本案中事关该商标权利的存亡，因为《商标法》规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。”小编在中国商标网进行查询时就注意到，周乐伦的商标是被提出过“撤销连续三年停止使用注册商标”的，若因没有商标性使用而被撤销一旦成功，这个故事也就戛然而止了。

第二次即是不能认定新百伦公司的关联公司在2003年11月进入中国市场时对于“新百伦”标识的使用是商标性使用。小编没有看到新百伦公司对此提供的证据，也就无从得知法院认为的非商标性使用具体是怎么使用的。但是小编认为，如果2003年11月新百伦公司将“新百伦”标识作为商标性使用，就有可能对2004年6月申请注册的“新百伦”商标构成在先使用权。

第三次是法院认为新百伦公司在周乐伦诉称的进行销售和广告宣传其运动鞋产品的行为时商标性使用了“新百伦”标识，该运动鞋商品与涉案注册商标核定使用的商品属于相同商品，足以引起相关公众的混淆，从而法院认定新百伦公司侵害了周乐伦涉案注册商标专用权。

总结商标性使用在终审判决中发挥的作用，第一次肯定了周乐伦商标权的有效性，捍卫了权利的基石。第二次否定了新百伦公司构成未注册商标在先使用权，拒绝了新百伦公司的继续使用。第三次认定了新百伦公司侵害了周乐伦的注册商标专用权，判定新百伦公司的行为构成商标侵权。商标性使用的三次出现可谓意义重大。

四、反不正当竞争

新百伦公司在商标一役中落败后，又吹响了反不正当竞争的号角。其主张对“新百伦”标识享有在先企业名称字号权，以及知名商品特有名称权。

（一）企业名称字号权

关于企业名称字号权，我国《反不正当竟争法》规定：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（三）擅自使用他人的企业名称从事市场交易，引人误认为是他人的商品……”即不能使用具有一定知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号从事市场交易来损害竞争对手，否则构成不正当竞争。

我们来看看周乐伦是否使用了新百伦公司的企业名称字号。经小编查询，新百伦公司成立于2006年12月27日，明显晚于1994年申请注册的“百伦”和2004年申请注册的“新百伦”。而新百伦公司提供的证据，并不能表明之前已经使用“新百伦”作为企业名称的公司与美国新平衡公司和新百伦公司之间有关系，所以新百伦公司使用“新百伦”字号的行为只能是2006年12月27日之后。其在2003年11月进入中国市场至周乐伦2004年6月申请“新百伦”商标期间，也没有证据证明“新百伦”字号的使用已经具有一定知名度、为相关公众所知悉，所以新百伦公司并不成立在先企业名称字号权的条件。

（二）知名商品特有名称权

新百伦公司的另一主张，知名商品特有名称权也是在《反不竞争法》中予以规定：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品……”知名商品不是经法定程序评定出来的荣誉称号，而是人民法院等相关主体在个案中认定的法律事实。

终审判决书中称，根据现有证据无法证明在周乐伦申请注册涉案的两个商标之前，新百伦公司及其关联公司使用“新百伦”标识的商品在中国已经是知名商品。所以新百伦公司也不成立知名商品特有名称权的条件。

故事发展至此，二审阶段新百伦公司提出的所有主张均因证据不足或理由不成立，未得到法院的支持，在这场权利大战中败下阵来。既然被判侵害注册商标专用权已尘埃落定，那么我们就来看一下怎么赔偿被侵害方吧。

五、从赔偿9800万元改判为赔偿500万元

上文已提到，本案一审判决确定的赔偿数额为9800万元，而终审判决确定的赔偿数额却为500万元，整整少了9300万元。这9300万元是怎么消失的呢？

周乐伦在起诉时请求法院判令新百伦公司赔偿经济损失9800万元，盛世公司赔偿经济损失30万元，并要求两被告承担为制止侵权所支付的合理开支67万余元。

根据周乐伦诉称，自2011年7月至其起诉时，新百伦公司销售被诉侵权产品的总金额达12.77亿元，至2013年11月底，新百伦公司的销售金额达17.6亿元，获取巨额利润。周乐伦请求法院以新百伦公司的侵权获利来计算其应赔偿的金额。一审判决以新百伦公司在被诉侵权期间销售获利总额的二分之一作为计算赔偿损失的数额，判决赔偿周乐伦9800万元（含合理支出）。

（一）《商标法》2001年与2013年修正版对于赔偿的规定的区别

2001年修正版《商标法》第五十六条的规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”

2013年修正版《商标法》第六十三条的规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”

法条有点长，小编来理一理两个版本的商标法对于赔偿规定的区别。

第一，确定赔偿数额因素的顺序不同。2001年版侵权人所获利益在被侵权人所受损失之前；而2013年版侵权人所获利益则在被侵权人所受损失之后。

第二，商标许可使用费的有无不同。2001年版并没有将商标许可使用费规定进去，这一规定是2013年版新增的。

第三，法定赔偿的最高额不同。2001年版在利益和损失均难以确定时，法定赔偿的最高额为50万元；而2013年版将这一法定赔偿的最高额陡然增至300万元。

当然，除了上述第一项区别外，后两项区别与本案关系不大，是小编的题外话。而正是基于第一项区别，新百伦公司为了争取更少的赔偿额，主张本案应根据诉讼过程中现行2013年版的《商标法》规定的赔偿顺序确定赔偿金额，即应根据权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

法院认为，2013年版《商标法》于2014年5月1日起施行，而周乐伦诉请的赔偿金额计算时间最迟只到2014年2月，因此本案被诉侵害商标权行为的时间是在2013年版《商标法》施行之前，应适用修改前商标法的规定，即2001年版《商标法》。

小编认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定：“人民法院依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。”虽然该司法解释是2002年施行的，所称《商标法》也是2001年版的条文序号，但小编认为该司法解释并没有被废止，所以就算本案适用2013年版的《商标法》，也依然可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。

（二）终审判决的改判理由

两个判决均适用的同一法律，为什么得出的赔偿差距如此之大呢？一审判决根据侵权人因侵权所获利润的二分之一作为赔偿金额，二审法院认为其“忽略了被诉侵权行为与侵权人产品总体利润之间的直接的因果关系。”简而言之，“新百伦”标识对New Balance品牌的销售贡献比例有多大，是二审法院决定赔偿金额的主要考虑因素，也是改判赔偿金额的主要理由。最终二审法院判决新百伦公司赔偿周乐伦经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计500万元。

六、小编结语

故事讲完了，小编有话有说。

美国新平衡公司在周乐伦申请“新百伦”商标时，曾向国家商标局提出异议，请求驳回其注册申请。而国家商标局于2011年作出的（2011）商标异字第25006号《“新百伦”商标异议裁定书》驳回了其异议申请。

New Balance品牌进入中国市场之初，在并没有取得“新百伦”相关权利，且明知“新百伦”注册商标的存在，使用“新百伦”标识会对周乐伦注册商标构成侵权的情况下，仍继续使用，侵权故意非常明显，属于恶意侵权。

但我国现行相关法律并未对恶意侵权行为规定惩罚性赔偿，无形地助长了本案乃至更多的侵权厂商对于中国商标法的相关规定和他人权利的漠视程度，这显然是极为不妥的。小编呼吁关于侵犯知识产权的相关惩罚性赔偿能够尽快出台，司法实践中将赔偿的力度进一步加大，严惩侵权人，让权利人维权行为的收获远远大于成本。

从本案中不难看出，尽早获得知识产权能够更好的保护权利人的相关权利，而在鼓励权利人创造和获取权利的同时，更要激发权利人维护权利的积极性，让更多的人学会尊重法律，尊重知识产权。

单位：四川力久律师事务所

作者：白玉洁