在历史与未来间抉择的商标司法

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来源：IPRdaily

作者：张爱国西北政法大学副教授、法学博士

投稿原标题：在历史与未来间抉择的商标司法

2016年4月26日，随着陕西省高级人民法院判决认为被上诉人榆林醉乡酒业集团有限公司（以下简称醉乡酒业）使用“小榆林”侵犯上诉人榆林普惠酒业集团有限公司（以下简称普惠酒业）“老榆林”注册商标专用权，[ 陕西省高级人民法院民事判决书（2016）陕民终55号。]作为普惠酒业二审代理人站在法庭上长舒一口气。本案是世界知识产权日陕西高院集中公开宣判的五起知识产权案件中唯一改判案件。众所周知，知识产权案件中二审的改判率是极低的，本案确有其特殊之处值得专业探讨和知识分享。

一、基本案情介绍

一审原告普惠酒业成立于1999年10月，2001年9月中国质量检验协会授予普惠公司“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒“国家权威检测合格产品”证书，2003年“上郡”牌普惠春白酒、老榆林白酒又曾获得陕西省食品工业协会和中国食品工业协会相关荣誉称号。2004年5月，普惠酒业向商标局在第33类烧酒等商品上申请注册“老榆林”商标（横向排列），2006年6月获得核准注册。2011年“上郡”牌老榆林酒被陕西省政府授予陕西省名牌产品，2012年陕西省工商局认定“老榆林”商标为陕西省著名商标。

一审被告醉乡酒业成立于2000年9月，2003年1月在第33类烧酒上取得“榆林泉”注册商标专用权。2003年7月，榆林市工商局榆工商函［2003］117号《关于对“榆投110函字［2003］26”答复的函》中记载，普惠酒业曾生产过“上郡”牌老榆林白酒、“上郡”牌普惠春白酒，榆阳区醉乡酒业有限公司曾生产缸坊牌“榆林春”白酒，神木县神奇酒业曾生产神奇牌“榆林春”白酒，子洲县金谷酒业有限公司曾生产港洲牌“新榆林”白酒，这几种产品上市时间基本相同，在当时任何一家都未形成相当知名度。2004年4月，榆林市质量技术监督局向醉乡酒业颁发的《榆林市预包装食品标签审查合格证》记载有：产品名称（品名）“三年小榆林（白酒）”，2012年9月，榆林市工商局榆工商函［2012］169号《关于对榆林市醉乡酒业有限公司商标专用权保护的函》中记载，榆林市醉乡酒业注册的“榆林泉”、“小榆林”、“金榆林”商标已于2011年12月26日被陕西省工商局认定为陕西省著名商标。

2014年8月普惠酒业通过公证处在西安购买了醉乡酒业生产的240ml简装玻璃瓶装“小榆林”白酒和225 ml鸭嘴瓷瓶装“小榆林”白酒各两瓶，如下图所示：

在历史与未来间抉择的商标司法

西安市中级人民法院认为原告主张被告使用“小榆林”商标侵权不能成立，主要理由有：

1. 根据前述［2003］117号《关于对“榆投110函字［2003］26”答复的函》和［2012］169号《关于对榆林市醉乡酒业有限公司商标专用权保护的函》的相关记载，当时榆林、延安地区采用X商标＋“＊榆林”或者“榆林＊”是常见的一种白酒命名方式，所以在“榆林”前加“老”“新”“古”“小”等字不会使得消费者产生混淆；
2.醉乡酒业在“小榆林”的同时，也使用了自己的“榆林泉”、“小榆村”等商标，与“老榆林”有明显区别性；
3. 在“老榆林”商标注册后至今，与醉乡酒业“小榆林”产品名称形成了长期、稳定的现状，本案中若认定侵权则对在“榆林”前加“老”新“古”等命名白酒的经过多年对榆林地区白酒产业做出贡献的企业发展不公平。然而，陕西省高级人民法院的判决则认为：对注册商标权的保护虽应尊重历史的沿革但也要同时兼顾知识产权的保护及市场的公平竞争，法院虽不应完全禁止醉乡酒业使用“小榆林”作为产品名称，但醉乡酒业应规范、合理使用而不能像在本案中一样以侵犯普惠酒业“老榆林”商标权的方式使用该名称。

二、本案在商标侵权认定的特殊之处

毋庸置疑，本案最主要的问题是普惠酒业使用“小榆林”的行为是否侵犯了“老榆林”商标专用权，但与传统的商标侵权案件相比至少有三处显著区别，即历史上当地就有同行业者使用近似标识、原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年、被告醉乡酒业同时在使用自己的注册商标。

（一）关于历史上当地就有同行业者使用类似标识对商标侵权认定的影响。如前所述，西安市中级人民法院正是以此为主要理由认定普惠酒业使用“小榆林”的行为不成立，虽然陕西省高级人民法院在判决中强调了尊重历史的沿革但也要同时兼顾知识产权的保护及市场的公平竞争，但并未就此问题展开深入说理。
最高人民法院曾通过司法解释、指导性案例等多种形式强调要维护和尊重由于历史原因造成的商标现状。如《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。再如，南北“稻香村”商标行政案件（最高人民法院（2014）知行字第85号行政裁定书）。这样的现状或是由于历史上双方当事人在不同地域互不知晓情况下各自发展的结果，如上述南北“稻香村”商标行政案件；或是双方当事人来源于同门同宗，后各自发展，如河南、陕西曾有的白酒“杜康”商标之争，西安的腊汁肉夹馍“樊记”、“樊家”商标之争等。这些现状都是不能归责于双方当事人的历史缘由造成的、双方当事人都有使用相应商标正当理由，换句话说所谓的现状是双方当初公平、诚信竞争的结果。如果不问青红皂白哪怕是弱肉强食丛林法则或在后者抄袭模仿造成的现状也能得到保护，恐怕已远离最高法院的司法初衷。

首先，一审法院依据十二年前榆林市工商局《关于对“榆投110函字[2003]26号”答复的函》提到的有四家酒厂有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就得出这是在当地酒厂中“较为常见的做法”的结论，逻辑上并不严谨：第一，‘*榆林’或者‘榆林*’是产品属性+地名的命名方式根本无法成立，如果说“新榆林”、“老榆林”还能勉强成立的话，“榆林春”、“榆林泉”中的“春”、“泉”无论如何难以解释为产品的属性。第二，一审法院仅依据十二年前榆林地区有四家酒厂有使用‘*榆林’或者‘榆林*’就错误得出这是在当地“较为常见的做法”的结论。据笔者在上诉时的不完全统计，目前榆林地区白酒厂家有18家、延安地区白酒厂家有19家，除了榆林市工商局等文件提到的共计7家酒厂，其他约占到榆林、延安地区酒厂数量82%的30家白酒厂是否也将‘*榆林’或者‘榆林*’作为命名方式无从得知。

其次，即便十几年前当地酒厂中使用‘*榆林’或者‘榆林*’“较为常见”，今天在市场上已经很难找到除上诉人和被上诉人醉乡公司以外的合法使用‘*榆林’或者‘榆林*’的白酒企业，比如《关于对“榆投110函字[2003]26号”答复的函》提到的神木县神奇酒业有限公司生产的牌“榆林春”白酒、子州县金谷酒业有限公司生产的港洲牌“新榆林”白酒在市场上几乎已经销声匿迹，事实上，经笔者查证含有榆林字样的商标也主要集中在上诉人和被上诉人醉乡公司手中。也就是说“老榆林”、“小榆林”之争实质上并不涉及当地白酒行业现状与秩序，纯粹是双方当事人权利之争；

再次，即便十几年前榆林当地酒厂中有多家企业使用‘*榆林’或者‘榆林*’，我们不难推论出这是企业间抄袭模仿的结果。因为，在酿造白酒方面榆林并无得天独厚的自然条件或不可复制的历史人文因素，企业竞相突出使用“榆林”这一地名恐怕抄袭模仿的可能性更大。

最后，却是最重要的，商标法的根本目的是降低消费者在搜索商品时的搜索成本，商标司法也不仅仅是被动的、只能承认所有的“现状”，商标司法可以是能动的，是能够影响、甚至引导未来有序、高效的市场竞争秩序的建立。如果一审法院的判决最终生效，则向市场释放的信号是白酒企业可以继续围绕“榆林”进行产品命名，因为如此接近的“小榆林”都不会构成侵权，今后的结果就是市场上有更多的“*榆林”或者“榆林*”的白酒，消费者的搜索成本必然增加；如果否定一审法院的判决，则向市场传递的信息是尽量避免围绕“榆林”进行产品命名，消费者的搜索成本必然降低。如此一来，这两种做法孰对孰错相信一目了然。

（二）关于原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的现状。如果说同行业使用相关标识的情况对商标侵权认定的影响还侧重于对商标法的理解、还有可辩驳之处，那么原被告各自使用“老榆林”“小榆林”多年的现状对商标侵权认定的影响则侧重于案件事实的还原，一审法院的判决在此处的说理漏洞较为明显。

首先，现有的证据表明“老榆林”商标比“小榆林”至少早使用三年多；其次，一审原被告同处榆林市榆阳区，被上诉人醉乡公司对上诉人已使用“老榆林”商标不可能不知；最后，由于被上诉人醉乡公司滥用的商标异议、复审程序直接导致上诉人获得“老榆林”商标保护专用权晚了8年之久，正是这失去的8年才造成今日之所谓“老榆林”商标与“小榆林”酒产品名称共存之现状。普惠酒业在第33类申请注册“老榆林”商标，2006年3月14日初审公告，随后，醉乡酒业提出异议，国家商标局于2009年11月4日作出（2009）商标异字第1888号裁定书驳回醉乡酒业异议请求，被上诉人醉乡酒业继续提出异议复审，2011年商标评审委员会作出[2011]第06333号裁定驳回其异议复审。因此，今天普惠酒业、醉乡酒业所谓各自使用“老榆林”“小榆林”多年的现状，不是普惠酒业懈怠行驶商标权的结果，更不是醉乡酒业诚信使用“小榆林”的结果，当然也就不是商标法所应当呵护和尊重的现状。

（三）关于被告醉乡酒业同时使用自己的注册商标。对于该问题陕西省高院的法官有着更全面的认识和更深刻的理解：在涉案的产品中虽然在瓶身或瓶盖等位置也印有“小榆村”、“榆林泉”商标或图形商标及醉乡公司的企业名称、地址、电话等信息，但无论是字体大小、字体颜色，“小榆林”字样都要比其他字样更加明显、突出，相对而言，醉乡公司对于“小榆村”、“榆林泉”等商标的使用反而在大小、位置上处于不重要的地位。再考虑到，“老榆林”“小榆林”使用相同的字体，书写形式几乎一致，且均位于构图中心的位置，两个词组均由前缀加榆林构成，老与小在语意上经常以相对应的方式出现，所以“老榆林”“小榆林”至少在视觉上构成近似无疑。

三、结语
尊重历史、维护已形成的竞争秩序是商标司法的任务之一，然而是不是所有的商标历史和现状都要去维护，同时商标司法应如何兼顾对于未来的市场竞争秩序的引导，希望本案的判决和笔者的进一步论述能给读者带来对这些问题更深入的思考和启示。