【实务】企业专利风险应对策略

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作者：李维朝，南京知识律师事务所

来源：IPRdaily

2016年1月15日，华为向美国德州东区法院马歇尔分院递交了诉状，指控德国电信子公司T-Mobile专利侵权，与以往华为与同城竞争对手中兴通讯在国内外多场专利较量不同的是，这是华为第一次在美国主动以自有专利向外国厂商提出专利侵权诉讼，这也可能是中国企业的第一次，且是近年来专利战最为频繁的通信领域。也许在不久的将来，华为将率先开创中国企业实现专利盈利的先河，企业专利部门也终将有扬眉吐气的一天。

专利既是防御之盾，也是进攻之矛，在专利战硝烟弥漫的今天，企业如何才能有效筑起防御之盾，同时擦亮进攻之矛，有效应对风险，笔者认为可从以下几个方面着手，使专利风险应对常态化，力求降低风险：

一、预研、在研产品项目专利风险规避

预研项目一定程度上决定了产品研发的未来方向，而在研产品则直接决定了产品发货时所采用的全部技术方案，防范预研、在研产品项目专利风险，力求将产品上市时的专利风险降至最低。

1、项目立项时的专利风险分析

1）专利检索与风险专利筛查

对相应项目拟采用的重点技术方案进行划分，确定技术领域及关键词，由技术人员配合IPR工程师完成现有技术的检索及筛查。

2）专利风险评估

IPR工程师根据研发部门对现有技术的分析以及项目拟采用的技术方案完成专利风险评估，对有风险的技术方案进行技术规避。

2、产品研发过程中的专利风险分析

由于产品研发很难做到完全按照既定方案实行，必然涉及技术方案的替换与改进，对于重点技术方案的改变，研发部门要及时与IPR工程师沟通，提交技术方案变更单，在IPR工程师完成风险评估后方可实施。

3、产品发货前的专利风险核查

由技术人员配合IPR工程师根据前期的专利风险评估情况，确定产品所采用的技术方案是否与风险评估后所确定的技术方案一致，如果存在不一致，而新的方案又存在专利风险，则根据销售地的法律评估风险大小，根据风险的大小确定是否应当发货，当然，这个风险大小的确定不仅仅是技术和法律上的，还应考虑其他情况，例如在通信领域，以手机产品为例，几乎可以说任何一款手机产品都存在专利侵权问题，决定产品是否应当销售的因素是多方面。

二、紧盯主要竞争对手的新专利/申请

1、最新公开申请分析

1）定期检索最新公开申请

2）通过对一定时间内专利申请公开情况的分析，判断主要竞争对手的专利技术布局方向和技术研究方向，对重要技术领域及时跟进，进行回避专利技术的研究和专利申请，攻破其专利布局，同时形成自身的回避技术专利布局。

2、最新授权专利分析

1）定期检索最新授权专利

2）侵权分析，判断最新授权专利的对公司产品构成的风险程度

3）分析相关专利的侵权可视度，评估主要竞争对手在提起侵权诉讼时，专利侵权举证的难易程度

4）分析是否可对风险专利技术进行回避改进，进行必要的回避改进设计

三、行业内侵权诉讼专利分析

紧盯行业内的专利诉讼情况，收集相关情报。目前正在进行或判决已定的专利侵权诉讼，诉讼双方都会使用对方侵权可能性很大的专利，这些专利对同行业的其他公司同样存在威胁，通过对诉讼专利分析，尽快确定风险，实现回避改进，避免一旦卷入诉讼而导致措手不及。

1、侵权判定

针对行业内的专利侵权诉讼中使用的专利进行分析，确定自身产品是否存在专利侵权风险，进行产品与专利的对照分析。

2、不侵权分析

对于不侵权的专利，完成专利与产品的对照分析，标示出自身产品所使用的技术方案与专利技术方案的不同，以备卷入专利诉讼时及时提供有力证据反驳。

3、专利有效性分析

专利审查是一项主观性很强的工作，与审查员的检索能力、相关技术领域的专业水平、审查经验等密切相关，获得授权的专利可能存在不稳定因素，抓住专利的不稳定因素，同样可以规避专利风险。

1）涉案专利授权文本的分析，如权利要求所保护的技术方案是否清楚完整，是否得到说明书的支持，技术方案是否公开充分等。

2）现有技术检索，专利新颖性、创造性的判断

基于审查经验和检索数据库的局限，现有技术可能存在漏检，通过对现有技术的全面检索，力求找出影响专利新颖性、创造性的现有技术，作为专利无效申请的证据。

3）使用在先情况分析

技术人员配合IPR工程师，分析在专利申请日或优先权日之前是否已经有相关技术在先使用，分析确定在先使用技术是否对专利的新颖性、创造性构成影响，对在先技术的使用情况进行证据固定，作为专利无效宣告的证据。

4、诉讼专利技术回避改进

对有侵权风险的专利技术进行回避改进，对回避改进技术进行风险评估，降低侵权风险。

5、专利风险预警

及时将专利诉讼信息向研发部门推送，加强专利风险意识宣贯，督促规避技术方案改进实施。

四、公司自有专利分析

1、加强针对主要竞争对手产品的侵权分析

适时对公司自有专利资产进行筛查清理，针对主要竞争对手的产品进行专利侵权分析，确定竞争对手产品是否存在未经许可而使用公司自有专利的情形，寻找可以进攻的专利武器，既可以作为武器储备在适当时机发起进攻，也可以用于被竞争对手提起侵权诉讼之后的反击。

2、专利许可与交叉授权预备

如今，专利丛林密布，任何一个想有所作为的企业都难以独善其身，各大公司争相将有关专利技术纳入技术标准之中，在技术创新的道路上，长江后浪推前浪，前浪阻止后浪进入沙滩上，总之，我中有你，你中有我，专利阻击无处不在，鉴于专利丛林在一定程度上有可能构成对技术创新的阻碍，尤其建立在旧的专利技术基础上的新技术难以得到应用，专利许可与交叉授权成为一种趋势，因此，有必要筛查公司自有专利，形成专利授权库，时机成熟时，进行专利许可与交叉授权。

专利风险应对既涉及技术问题又涉及法律问题，并非所有的企业内部专利部门都有能力应对，选择有实力的律师事务所进行协作不失为明智之举。（原标题：企业专利风险应对策略）

来源：IPRdaily

作者：李维朝，南京知识律师事务所

编辑：IPRdaily 王梦婷