【实务】自我复制专利侵权问题研究——以3D打印等自我复制技术

IPR Daily，全球视野的知识产权新锐媒体

在3D打印等技术领域，专利产品的购买者可以借助该产品自身所具有的技术功能实现自我复制。而在专利法上，自我复制属于制造性使用行为，对专利权和现有的利益格局构成挑战。在进行专利侵权认定时，应当在专利权用尽规则中适用“制造和使用”二分法，将自我复制视为制造行为并认定其构成专利侵权，以满足专利权人合理的利益预期。与此同时，有必要对自我复制行为构成专利间接侵权的情形予以限制，将自动复制行为和不可避免的复制行为作为侵权的例外，以防自我复制行为实施者承担过高的专利侵权风险。

关键词：

自我复制/专利权用尽规则/“制造与使用”二分法/专利间接侵权

标题注释：

国家社会科学基金资助项目(14BFX087)

近年来，以3D打印、生物基因、计算机软件和干细胞为代表的自我复制技术逐步兴起，此类技术使得专利产品购买者能够自行复制产品。那么，该自我复制行为的性质如何，是否构成专利侵权，在进行专利侵权认定时是否适用专利权用尽规则，有无专利侵权的例外情形?上述问题在现有专利制度体系下均难以解决，笔者试对此作一探讨，以期抛砖引玉，求教于同仁。

一、问题的提出

(一)自我复制的行为性质和技术属性

涉及专利侵权的自我复制，是指专利产品购买者在使用过程中，借助该产品自身所具有的技术功能再次制造一个或者多个复制品的行为。美国联邦最高法院在2013年“鲍曼诉孟山都案”①(以下简称“孟山都案”)中将该技术称为“具有自我复制特征的技术”，而美国政府在对该案所出具的法庭之友意见中将其称为“可以在有限的人为干预下实质性等同地复制产品本身”。②因此，自我复制行为可以被界定为“制造性使用”，即在使用产品的同时能够产生新的同一产品。与其他工业化重复制造的产品不同，自我复制产品在使用时不必借助除产品本身以外的其他设备作为制造工具，仅利用自身所具备的技术功能即可实现对产品的复制，从而实现制造手段和制造对象的统一。

对于专利产品购买者而言，自我复制技术实质性地打破了制造专利产品的技术门槛，能够为其复制产品提供指导乃至手段，从而非常便捷地实施“搭便车”行为，再次制造该专利产品的新复制品。以3D打印技术为例，3D打印机可以依据产品设计图电子文档，通过逐层堆积的增材制造方式实现产品的个性化制造。因而，使用者可以利用该设备制造其本身的主要零部件，进而组装一台新的3D打印机加以自行使用或者销售给他人。苏格兰技术专家阿德里安·鲍耶尔开发了Rep Rap型3D打印机，并将所有零部件的计算机辅助设计图提供给网络用户，使其能够制造同样的3D打印机。③生物繁殖也是自我复制的典型形式。对于农作物而言，只要土壤、温度等自然条件适宜即可产生大量新一代的同种作物个体。例如，转基因大豆技术可以做到“作物即种子”。④在“孟山都案”中，作为农民的被告鲍曼自行将所购买的大豆用作种子，反复种植并收获了八代大豆作物，同时保留了原有专利大豆的抗除草剂特性。

自我复制的行为性质来源于其独特的技术属性。纽约大学凯瑟琳·斯坦伯格教授将技术分为自我揭露技术和非自我揭露技术两类。⑤由于非自我揭露技术不容易被反向工程解构其内容，因此技术开发者不必担心竞争者的“搭便车”行为，可以在商业秘密和专利制度之间根据成本效益原则来选择保护模式。但是，自我揭露技术则不能保密，一旦产品投入市场，较为容易被他人剖析出所包含的技术诀窍，因此开发者通过专利获得保护的动力更大。自我复制技术是自我揭露技术的极端例子。⑥实施者不仅无须耗费成本通过反向工程对产品进行技术解析，而且自动地获得制造产品的设备和工具，不必额外支付经济成本和克服技术障碍。

(二)自我复制对专有权利的冲击

自我复制给专利权人的专利权带来了巨大挑战。一直以来，技术门槛和规模效应是专利权人维护市场独占地位的重要手段。它不仅能够带来抢占市场的时间优势，而且还能对防止新参与者的加入和防范侵权行为起到重要的保障作用。⑦专利制度假设侵权行为的技术难度较高，并在一定程度上依赖获得制造工具的高成本来保持专利权的有效性。而自我复制技术的出现挑战了这一基本假设，导致制造成本的降低和产品的迅速传播，给专利权人控制专利产品的复制带来技术障碍，从而难以维护其所拥有的市场独占地位。

美国约翰·马歇尔法学院利姆教授认为，由于实施自我复制技术能够产生新的复制品，因此给专利保护的传统边界带来的挑战是其他技术难以比拟的。⑧消费者能够利用自我复制技术为自身使用的目的不断地制造专利产品，甚至可以成为新的生产者参与同专利权人的市场竞争，使得消费者和竞争者在身份上出现混同。如果自我复制行为不受控制，将使专利权人在售出第一件专利产品后便无法继续进行独占性销售，很可能导致专利产品的第一次销售成为最后一次。

(三)自我复制对利益格局的突破

自我复制行为可能会对于专利权人的市场利益产生显著影响，使得专利权人获得的经济回报减少。由于专利产品购买者有能力再次制造同样的产品，并且保留原产品所有实质性的技术特点和使用功能，因此无须再从专利权人处获得许可及支付费用。前述鲍耶尔开放硬件源代码的举动便引发传统产业界的质疑：为什么要向消费者销售一台机器以至于他们再也不需要回头来购买一台新的设备，也不需要购买零部件进行维修，甚至可以制造该机器与销售者进行直接的竞争?⑨随着自我复制行为的普遍化，将使专利权人既有的市场利益受到严重冲击。

更进一步地推论，假使自我复制技术的专利权人希望在销售首件产品时一次性地获得此后所有复制品所产生的经济回报，但是由于难以事先预测复制品的数量，因此不能精确地加以计算并作为确定售价的基础。对此，孟山都公司认为，如果允许购买者自由使用所购大豆进行再次种植，那么他可能会对首次销售的专利大豆产品要价数十亿美元。⑩原因在于首次销售以后，购买者复制的大豆产品会迅速占领市场，使得产品价格下降到竞争性水平，导致专利权人无法获得研发投入的回报。而且，购买者纵然愿意支付巨额费用购得首次销售的专利产品，同样无力控制他人未经其许可的自我复制行为，因而也不愿意承担风险，并支付超过正常购买专利产品所需的费用。因此，专利权人在首次销售时收取超高的对价会导致市场失灵，(11)此类交易实际上是无法实现的。

来源：《法商研究》(武汉)2015年第20155期第184-192页

作者：刘强

编辑：IPRdaily王梦婷