《智慧芽学院》| 从吉利收购沃尔沃为例，看技术交易中的知产问题

首先非常感谢梁帆律师来参加我们的这次访问。请以吉利收购沃尔沃为例，分析技术交易中的知产问题。

从技术交易方面会碰到哪些问题？从它的流程上来讲会包括：战略目标的选择，然后对具体技术目标的锁定，然后在过程中的谈判以及对知识产权的评估和尽职调查，会包括交割以及事后的整合。那么这些问题我觉得就是在无论是在境内还是境外都是一样的。

牵涉到境外交易呢，可能会多一个技术的进出口问题，无论是中国还是美国都对这个专利技术(专利和技术)的进口和出口做了一些限制：包括可以到哪些国家？不可以到哪些国家？那些技术可以出口、进口？哪些需要审批？这些都会有一些限制，那么境外可能多了这些（问题）。最主要的这些问题上，我觉得境外和境内并没有什么区别。

那么关于说吉利的一些经验，在其他行业上是不是有一些普遍性，我觉得是这样子的从技术本身来讲、从问题本身来讲。因为都是这些问题肯定会有很大的普遍性，都会有很大的原则性的问题。比如各种问题会怎么处理：在一场技术交易中会碰到哪些问题？你会准备一个问题清单挨个回答。这些问题都是一样的。但是具体到这个技术交易中，每个技术交易是不一样的。比如你去德国收购一个家电企业，还是去日本收购一个生物制药公司，还是说他的某一项技术、某一个交易的本身它有很强的特性，所以问题是一样的，但是每个交易的答案都不一样。

有一些技术是可以出口的？那这种是类似于像是标准一样的技术吗？

商务部有一个列表，就是哪些技术是禁止出口的、哪些技术是需要经过审批的。然后从美国出口技术到其他国家也会有这样的列表：哪些技术是可以出口到其他国家的，哪些技术是不可以的。我举一个例子来说，我以前在美国做律师的时候，曾经我们有一个客户是一个飞机制造公司，他是飞机制造公司的供应商之一。他们有一些技术，他们特定的案子我是不能做的，因为我不是美国公民。然后就会受到这种技术限制相当于就是和商业的商务部的一些明文规定，在做某些技术的时候遇到的一些问题。但我们谈的会计工作属于每个国家都有这个限制，所以碰到这个国家的时候取决于你觉得你的技术有多敏感吧。一般的技术可能没有那么敏感，但是可能特定领域可能最好去查一查这个国家有没有相关的规定。

我的看法是不管是不是企业自己全部完成，最好是企业尽量多做。这要看一个交易的大小和企业自身的能力，有一些交易，比如说像吉利并购沃尔沃一样。全中国以前都没有这么复杂的技术交易先例，所以说企业自身很难有这样的实力来做这样一个交易。但有一些交易可能完全在企业的经验范围内，尤其是知识产权部的负责人非常有经验的话那就可以自己来做。企业自己来做有很大的好处：首先沟通成本很低，然后企业自己知识产权部门的人员非常了解企业的战略目标，那么请外部事务所的话他可能更多的是从一个标准的流程上来讲大家会怎么做。

所以从企业角度，我觉得没哪个是完全企业不能做，最好是都企业来做。只是说企业觉得哪些地方没有经验，或者说没有实力，或者没有人员的时候需要介入事务所的时候再介入事务所。

我们分工这有不同的分法啊，大致的精神是这样的：一开始会有一个企业内部的评估说我的战略目标是什么，这个时候我需要什么样的技术，然后一直到我可能要买到某个公司的某个技术。那么这一步我相信应该是以企业为主来做，因为这里包括了很多企业自身的定位，他想要怎么样增长。他想要更加自然地增长还是通过并购来跨越式地增长？然后他技术上有什么短板？他现有的技术是什么样子？在这个阶段这个工作是非常的，需要对企业的技术、对企业的商业环境有非常深刻的理解，这往往是外部的事务所很难做到的。如果你付费说你一直研究我们公司你也可以做到这一点，但这并不是他常做的成熟的商业模式。所以说企业完全依赖于外部事务所的话，这个成本会非常高，而且有很多沟通是完全可以避免的。那么就到了第二步，这个可能是大的方面讲,它包括谈判、包括尽职调查这两步往往是同时进行的。然后包括对尽职调查里就包括对技术和知识产权的评估，这里的分工这时候会介入事务所的地方很多。很大程度上有的企业就完全交给了事务所，我觉得即便是完全交给事务所企业也要保持一定的参与。

比如说谈判从事务所的角度来讲，他为了更好地服务客户，他可能会在所有的方向上都争取客户的最大利益。那么这是不是一个最佳的谈判策略？那么这个事务所有多大的授权可以做出让步？那么如果说他没有被授权可以做出任何让步？然后他也没有得到明确指示说企业最重视的是什么？这个时候就有可能导致大家的谈判非常没有效率。

但另一方面讲事务所有哪些作用呢？尤其是在跨境谈判中，我们假设说一个中国企业去并购一个美国公司，那么大家在商业习惯上是有很多不一样的地方。我也见过一些例子，没有通过事务所直接去谈，那么被美国方面认为说缺乏诚意。这个公司其实已经准备了很多现金，找到了他的目标公司。但目标公司拒绝和他谈因为他认为买方没有任何的诚意，所以说和他谈只是浪费我的时间。那么这时候如果有一个有经验的技术交易的律师参与进来，引导客户一步一步地按照更常见的商务流程来，卖方就可能更容易接受。而且卖方也会他知道自己期待值是什么。比如一步一步地要披露哪些信息，他对整个交易的信息（了解度）就会更高他就会更乐于投入时间进去。这是第一步，这是谈判，然后第二是尽职调查。尽职调查可能是最常见的会交给事务所来做的。那么有两种：一种是说，首先尽职调查一开始的步骤会交给对方一个清单，要求对方提供这些信息，那么这个清单很多事务所都会有准备，就是我们有一个现成的。每次尽职调查都有这么一个清单，那么这个律师根据这个并购，或者说根据这个技术交易的情况做一些修改。然后交给对方，对方返回来说这些我们可以提供，这些我们没有，这些我们不能提供属于什么原因，这些我们正在提供。那么这个时候可能事务所和企业的沟通就要密切。比如说哪些是我们看重的，哪些是我们所不看重的，是不是每一个清单上的东西都要穷追猛打要求对方提供，然后我们交易的时限是什么样的。

然后还有一个更常见的就是说对于那些注册的知识产权，比如说注册的专利权、注册的商标域名然后在公共的地方，就公共信息做一些检索，是不是像宣称那样都归他所有，这样子做一个简单的调查。那么尽职调查还有一块就是对技术做一个实质值的评估，就是他的技术有多大的价值。这个说实话不管是交给企业做还是交给事务所来做都非常难。因为没有哪个技术说有一个很成熟的评价体系说应该怎么样来（评估）。如果只是买一个专利包的话可能会有一些办法评估。就是说市场上最近交易是什么样子，大概类似的专利包是什么样子，比如大家都是4G标准专利，那么可能还是有一个价格来评估。更多的时候如果是个技术交易的话，买一个技术的话可能有一部分专利有一部分的商业秘密，然后有一部分所谓Nohow在这个人脑子里。那么这整体的一个评估就是一个价值的评估，就是一个非常困难的事情。我觉得这个最好就是，由企业的研发、市场做知识产权和外部事务所大家只是沟通一下，看看我们在这场并购中我们要达成什么样的目的、这些知识产权是否足以达成我们的目的，然后不通过说我买的值多少钱，而是通过能否满足我们的目的这种形式来评估。可能就是能更方便得出一个结论。

还有一条是，可能会有一些条款类的谈判。这类合同条款类的谈判，这个可能会更多地交给事务所来做。因为有很多条款，首先是标准条款，我理解企业里的负责人一般在条款的撰写就是合同的撰写上，往往他已经不负责这一阶段了，所以所他可能会有很多地方在细的地方把握没有事务所这么细。所以我觉得这方面可能事务所为主。然后在关键的条款上需要和企业保持沟通。

那么第三步就是说，我跨了一大步，交割以及交割后的整合。这里有很多要做的地方：交割了以后专利费谁来交？年费谁来交？审查意见谁来答复？这些就是首先要跟在使用的事务所说好，比如是不是他们来答复，最好是能使用原先的事务所因为这样子的话整体的衔接会容易很多。然后接下来还会有技术的整合阶段。比如你现在是（做）摄像头，举个例子比如某个BAT某个公司想买一个摄像头相关的软件，它可以提高图像质量那么我们随便BAT哪一家，可能都会有多款应用能够使用这个技术，那么技术是不是完全适合使用在多个技术上，因为它可能很大可能不适合某些很小的应用，可能有某些限制不善于捕捉动态图像。那么接下来这些技术怎么样融入？不管是企业的事业部门或是说某一项目，这个技术要不要进一步开发。我建议这些问题企业做一个深入的思考，最好是之前就有一个方案：大家怎么做？因为很多技术拿来首先你要知道它怎么用，接下来你反推回去，为了达到这些目的我们需要什么人？什么样的技术？什么样的专利？然后我们需要怎么样整合？很多问题都得解决，所以从顺序上来讲是：大家事前的研究 、中间的谈判评估以及最后的整合。但是从准备的顺序上来讲，我觉得最好能事先考虑说最后的整合我们会怎么做，这样反推回来可能事情都有了答案。

尽职调查的难点？企业IPR应该注意哪些问题？

我感觉每个交易都不一样，有的交易难点会是“我就想要这个技术”，那么它的难点在于技术的价值的评估。然后有的难点是说，举这么一个例子我们帮助一个国际上排名很靠前的军火公司，购买了另外一个大型公司，那么他们在国内的难点是。那个大型公司在国内有一些分公司，那么他们就是想知道说他们拿到了这些分公司之后，这些分公司的技术能不能运出中国？能不能从中国拿出来？这个技术就会属于需要审批，但是并不完全禁止。这就是一个比较难的地方，因为理论上讲，你只有走完这一遍流程，你才能知道这个技术能不能出口。但是这个技术能不能出口，是这个交易能不能成交的一个重要的前提条件，所以你不可能说等你成交了之后你再把这个技术拿出来。那么时间上也不允许说重新走一遍这个流程，所以说这就是这个交易特有的难点。然后我们其实是相当于通过一些途径，发现说这个问题其实是可以回避掉的。这个商业目的可以通过其他的方式来达到，所以说这个问题没有那么突出。那么这是这个交易来讲，那么下一个交易难点就会变成说，这个公司比如说他有很多合作开发，那么他有很多是被许可方，被许可方他交易完了，他们被卖给了一个新的公司之后，他是不是能够继续使用原先他被许可的技术？因为原先被许可合同时是把技术许可给他的。这可能牵涉到很多国家的法律以及这个协议是怎么签订的，这里可能是一个尽职调查的一个难点。所以尽职调查的难点在哪里，可能每个交易都不一样，但是一个可能都要重视的。每个难点都会要重视一点就是，这个事务所要和这个公司保持一个非常紧密的沟通，公司内部也要保持非常紧密的沟通。那么大家沟通非常通畅之后，保证每一个人都知道公司的战略目的所在，然后让大家有一个很开放的心态去看可能问题出在哪里？我觉得没有什么难点是交易中特别不能克服的，真的出现了特别不能克服的难点，那可能说明这个交易的商业逻辑有问题可能一开始就不应该做的。除此之外，很多难点都是可以克服的，那么可能更大的风险就是在于：这里可能有个难点，比如说这个技术能不能出口从中国出口出来会是个很关键的问题。但是没人想到这个问题所以这个问题会作为一个怎样的问题错过，我觉得这可能是一个交易最大的问题所在。

因为国内很多的公司的管理模式，更多的是老板比较有权威的。因为国内很多企业的管理方式是这种比较自上而下的，那么保持一个比较良好的沟通途径，我觉得更重要的是保持一个良好的自下而上的沟通途径。一线人员发现的问题、考虑到的问题，要有途径递交到管理层那里去引起管理层的重视，这点其实是非常重要的。

资产并购PK股权并购对IP的影响。

股权并购是说把这个公司买下来，或者说把这个分公司买下来。这个还是比较容易理解的，就是说这个公司整体买下来了，是我的了。那么可能上市公司 每个公司，每个国家证券法会有一些区别。你买到了多少股票之后，可以提出公开邀约然后这个公司的股东可以接受或者超出多少比例之后就强制退市，然后可以全部买下来或者说你把他分公司买下来。比如吉利汽车是从福特汽车手里买到了沃尔沃汽车的全部股份，那么整个公司搬过来属于吉利所有这是一个相对来说比较容易，从法律上讲比较清楚的。这个公司都属于我了，那么沃尔沃汽车既然已经全部属于了吉利，那么沃尔沃汽车的所有知识产权都属于吉利，这没有任何的争议非常简单明了。

那么如果是一个资产收购呢，比如说我买一个产品线，或者说我买一个特定的技术，然后我买一个实验室。那么这里会有一些需要注意的地方，就是你买了什么东西就是什么东西，没有任何的隐含说什么，买了股权这些东西自动是你的。那么你的资产清单一定要列的非常详细，我买的是这个实验室里面有多少设备，它的场地归不归我所有，我是不是要把这些合同一起买断，我是不是要把它的这个里边的专利、技术秘密有哪些档案？有哪些IT系统？要挨个写进来。哪个没有写进来，那那个就没有卖给你，就是这样。

所以说资产，我觉得资产收购更主要的就是说，我是收购资产嘛一项一项两项股权收购这个公司整体是属于他的。

我觉得其实一个需要从企业来讲需要注意的可能是声明与保证，然后这个会有一些标准条款，比如说买了哪些会有一些标准条款。如果卖方说，那可能就要做一个特别的注意，因为他的修改往往是有理由的。我们最好就他想做一点修改，我说不要做一些修改。当然这个可以说我们条款上取得的胜利，但是从买东西的角度来讲，可能更有价值的是说，搞明白卖方为什么想做这个修改？为什么他不愿意做这个声明与保证？他是不是知道什么东西，买方不知道的我觉得就是说任何一个条款大家可能有一些异议的地方。都是一个打开对话的一个机会，看看对方知道哪些东西。

接下来我们做尽职调查，那么声明与保证条款一般都会限于说，我们能做尽职调查。搞明白的东西那是最好的，如果实在搞不明白，或者因为时间不足，或者因为对方的信息量太大，或者因为对方有一些保密要求这些无法搞明白的，那肯定要依赖对方的声明与保证条款。那么如果说对方在声明与保证条款上，有任何的觉得偏移的地方，或者任何有一些比较独特的地方，那么可能都是一个和对方对话看看是否要做进一步尽职调查的这样一个情况。

有一个挺常见的情况， 比如有一个技术协议，假如说买方和卖方说我们共同合作开发这样一个技术，那么这个技术可能主要依赖于卖方来做研发。那么最后这个技术归买方所有，所以买方是出钱的一方那么，最后如果会有一个声明保证条款，会说我们保证这个技术没有侵犯任何的第三方的知识产权，或者第三方的专利。这个看你怎么措辞有的时候是说，保证他不侵犯任何第三方的专利，有的时候说我们不知道他侵犯了任何第三方的权利，已知范围内没有侵犯任何第三方的专利。卖方可经常会争论这个条款，所以这不代表说他有什么任何的问题，但是这可能是一个机会。比如说，首先侵犯第三方专利谁也不想看到的，因为汽车企业来说我买了一款发动机，然后侵犯了第三方专利。可能车卖了一年了所有的车都在下架，或者召回，或者说赔一个巨额罚款，这个是汽车企业所不能承受的。对方如果有这样的异议的话，那可能就和对方讨论一下，对方为什么会有一个异议。比如说，我们内部在开发过程中，有没有做好很好的这个专利风险规避，流程是什么样子的？这些流程产生的成果能不能作为产品成果一起作提交？那么我们做了这些工作之后，还有哪些风险？我们的产品有没有说有没有可能，类似方案有没有提供给其他的整车商，他们有没有使用类似的技术，甚至有可能去注册某些专利。那么我们在已知的范围内是否排查到某些专利，这个条款本身是一个很好的。大家讨论怎么样解决专利侵权风险的这样的问题，大家以这个为出发点怎么样分配风险，怎么样分配责任，在工作中怎么样避免这样的问题。也可以看做这是一种压价的方式，因为我刚刚提到了，我们是不是要做一些动作来规避侵权风险，那么这其实意味着卖方可能会承担更多的工作，但是因为放在了条款谈判里面，可能它不太能说我这个提价，所以这是一种压价的方式。

我觉得企业领导人应该注意这些，多跟他们谈一谈，因为其实对于技术的改进由此引申到专利这个问题是不可回避的。

还有一种特别要注意的就是说衍生技术，我们在一起合作可能A公司提出了一种技术，然后和B公司合作这个技术，可能主要来自于A公司那么在这个A公司的技术的基础上，进一步有了专利、技术，那么这些技术和专利归谁所有，大家怎么分工。这也是一个挺关键的条款，商业逻辑其实牵涉挺紧密的条款这个条款，其实是一个比较好的例子。事务所和企业需要非常好的沟通，因为有很多很多种的划分方式，有的时候按地域划分，有的时候是归一方所有，然后把许可给另外一方，然后是独占许可还是非独占许可，然后一方是中国企业一方是美国企业。那么是否牵扯到任何的技术进出口的问题，那么包括这些技术是不是要如实怎么样的记录在案，怎么样保证双方把这个技术记录在案？这里有很多可以考虑的问题由此有很多的划分方法。我记得我有在一个技术交易中，那是一个核技术的交易。大家做了一个要么是4×4要么是5×5表格，总共有16种或者25种大家的技术分割方式。然后每一种大家注明这个归谁所有。所以会有然后可能这个归谁所有但是许可给谁，每一种都会有一个特别的情况。所以这是一个特别需要起到让人注意的地方，因为它和商业逻辑牵涉很紧密，每一方都给这个交易中带来了不同的东西。有的可能带来市场，有的可能带来特定的技术，有的地方可能带来主要的技术，有些可能会带来资金，然后又有很多监管的需求。所以说我觉得衍生技术，总是会有很多问题需要解决好。好像没有哪个协议碰到衍生技术还没有成为重点的，基本上这个地方都会成为重点。

我觉得从企业、从律所到企业对我来说，在吉利的这个两年半的接近三年的时间是一个很好的教育经历，因为很多时候在律所里做的时候更多的是注入一些个法律问题，是一个很专业的人注意这些法律问题。那么到企业以后，首先你对企业的商业逻辑有了很好的理解，尤其我在吉利的时候要负责很多研发系统的商务谈判，所以说对什么样的技术交易对企业会产生什么样的作用，对专利申请、专利诉讼，还有包括和国外企业的竞争和国外企业合作会怎么样影响企业进一步的发展，就会有一些很直观的理解。我觉得这些直观的理解是很重要的，很多时候有些东西我们是可以通过书本学来的，可以通过网上看到，除非你是真正体会到否则你是很难理解，在某一个位置上的某一个人为什么要做这个事情。这个无论是在是在做诉讼还是在做交易都是非常重要的：这个企业为什么要做这个事情？他的驱动力在哪里？这个人他在他的位置他要向谁汇报？还有就是有什么样的流程？怎样把大家的商业逻辑对接起来？所以我觉得在吉利的这一段时间里，有非常大的教育价值吧，让我学到很多东西。

从律所的角度来讲，我觉得律所有一点非常好，尤其是在起步阶段，它可以让你不用考虑特别多其他事情，专心在你的法律专业上事情的这样一段时间。不管是在申请还是诉讼我都做了些，我现在还在做申请和诉讼，尤其是在做诉讼之后对于专利申请为什么要这样申请，每个专利在法律上是如何被攻击的，这个专利如何用来进攻对手公司的。你看了这些之后，对你无论是在写专利，还是在专业交易上都对整个法律体系有了更好的了解，所以我觉得这两个经历是很好的结合过程。从知识产权的管理来讲，我觉得美国企业大家都知道 运行的比较成熟每个人趋向于做什么？他的期望值他需要做什么?他知道自己的工作范围。那么国内企业就是有非常非常多的机会，这个人能做很多很有趣的事情，比如说我建立的那个吉利的知识产权部。这个就是一个很罕见的，因为一个世界500强，没有知识产权部需要你来建一个，这种事情只能发生在几十年前我觉得这是一个很有趣的经历。国内企业我相信还有很多，突然发展起来的企业，它有很强的知识产权需求。然后他可能有很独特的知识产权需求，比如说他有投资的需求，他的产品可能刚好销往不是大家所常见的欧洲美国，可能销往的是东南亚。然后他可能有很独特的技术交易需求，那么每个企业在知识产权方面都是很独特的，那么如果你是在一个美国企业，哪怕他有很独特的地方，这个很大程度上被抹去了或者只留下几个岗位。然后大部分的人都属于按部就班的，让你很扎实地用你的所学知识为企业服务。但是你在国内企业这一切都是没有定型的，需要一个人去引导他、帮助他，让他通过自己的思考知道企业需要什么，把知识产权部做成什么样，我们知识产权小组做成什么样，然后我们研发系统怎么做？这些我觉得都是国内（独有的），在国外很少会有的机会。所以我觉得，从大家就业的角度来讲可能一开始的时候，国外企业会更好一些，因为技术基础打的更牢一些。从更多的施展个人才华来讲，我觉得国内有很多机会是国外企业没有的。

中国和美国企业的知识产权保护，有一个更大的区别在于，国内企业和日本企业很像，就是知识产权会放在研发下面，比如说吉利。美国企业大部分会把知识产权部划分在法务部下面，这里有一个气质上的区别。就是说划分在法务部下面，他们会更加注重诉讼风险的防范。放在研发下面，可能会更重视申请知识产权的获取和保护自己的知识产权。我觉得中国和美国知识产权更像是两种生物吧，不像是说谁比谁大几岁，而是说大家的发展路径一开始就不一样。

还有一个更大的区别，国内的知识产权局还有各省的知识产权局，起到了非常非常大的指导性作用。

我在美国做律师的时候，有时候我跟国内的同行交流，大家会互问说美国的州政府对知识产权起什么作用？我们想一下说没有任何作用，大家唯一打交道的就是去知识产权局去USPTO申请一下专利，USPTO也就仅限于说你来找我了我会对你发一审通知、二审通知。但是国内的国家局就会有很多的比如说贯标，很多的来帮助企业政策性的引导，包括还有一些资助。所以这也是国内知识产权发展非常非常快的一个原因，就是因为有政府的包括国务院的最新政策有政府的大力扶助。我觉得好处是说大家成长得非常快。相对于美国的一个区别就在于美国的知识产权或者说知识产权部，大家真的都是被逼出来才建立的，真的就是因为竞争对手申请了专利他可能来起诉我，从规避法律风险来讲也要做这个事情。或者我们要保护我们的知识产权，我们申请了这些专利。比如说，吉利剃须刀最近起诉了一个在线做剃须刀的一个厂家，他们的知识产权需求完全是被市场推动的。然后国内还是有很多政府引导的成分在里面，我觉得过几年更多的会看到说，市场的力量会越来越大。那个时候，中国和美国 大家在风格上风格会更接近一些。

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