从无效的角度浅谈专利文件中的撰写问题 ——议搜狗诉百度输入法

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一、引言

拜读了孟宪功律师的《浅析：专利维权发展的新动向》文章后，笔者感触很大，据调查所知，近年来互联网企业的竞争很大程度上体现在知识产权的维权上。纵观全球各大企业，专利的竞争从幕后走向台前，成为企业占领市场的重要手段。移动设备相关作为全球专利战的主战场，苹果与三星专利之诉最为经典。这场专利战始于2009年，在2010年到2014年期间进入白热化，现在已经接近尾声。

正如《浅析：专利维权发展的新动向》文章中谈到，在11月23日，搜狗公司向上海知识产权法院和上海高级人民法院提起9项专利侵权诉讼，并提出了1.8亿元的赔偿要求，创下了我国专利诉讼索赔的新纪录(1) 。本次诉讼所涉专利除了属于输入法核心技术的互联网词库、智能组词等技术外，还包括了颜文字/图形输入、图片/表情输入、网址补全与导航等周边及个性化功能。其中，针对专利号为200610127154的专利（以下简称本专利），请求索赔金额就高达1亿元。

下面，笔者基于多年的撰写经验，从无效的角度浅谈一下本专利文件中常见的撰写问题。

二、本专利的基本审查信息

1、本专利的基本信息

本专利的申请号为200610127154，发明名称为“一种向应用程序输入艺术字/图形的方法及系统”，申请日为2006年09月05日，授权公告日为2010年06月23日。本专利权利要求书一共有23项，其中有四项独立权利要求。

2、本专利的基本审查信息

在实质审查过程中，本专利一共收到两次审查意见通知书。

第一次审查意见通知书中仅仅指出了因权利要求书中存在“所述艺术字样式包括但不限于”这种含义不确定的表述，导致权利要求不清楚，专利权人将“所述艺术字样式包括但不限于”进行了删除，克服了上述缺陷。

第二次审查意见通知书中指出，权利要求1-8，,12-20不具备专利法第22条第3款规定的创造性。对此，专利权人在权利要求1及12中增加了“通过输入法平台进行以下步骤”及“接收到键盘的按键消息后”技术特征，同时在说明书中的相应位置也增加了上述两个技术特征。通过增加上述技术特征后，审查员认为本专利权利要求1-8，,12-20克服了第二次审查意见通知书中指出的不具备创造性的问题，并于2010年06月23日进行了授权公告。

三、本专利文件撰写中存在的几种问题

笔者通过从无效的角度分析本专利，发现本专利存在如下问题：

1、修改超范围

专利权人在答复第二次审查意见时，在权利要求以及说明书中均增加了“通过输入法平台进行以下步骤”及“接收到键盘的按键消息后”技术特征，虽然审查员在审核时未对该修改进行质疑，但是笔者认为上述的技术特征均没有在原始权利要求书及说明书文字记载的内容以及说明书附图中能直接的、毫无疑义的确定出来，因此这样的修改是不允许的。

2、缺少必要技术特征

本专利一共有四项独立权利要求，分别为权利要求1、9、12及21，笔者认为该四项权利要求均存在“缺少必要技术特征”的问题，具体分析如下：

1）权利要求1中限定了建立键盘消息编码与艺术字样式的映射关系，但是未限定实现艺术字样式是如何获得的具体技术手段；另外权利要求1中也未限定实现从“建立键盘消息编码与艺术字样式的映射关系” 到“接收到键盘的按键消息后”之间的步骤是如何实现的具体技术手段，因此权利要求1缺少解决涉案专利发明目的所不可缺少的必要技术特征。

2）权利要求9保护一种向应用程序输入艺术字/图形的方法，但是未限定该方法的具体操作平台的技术手段；另外权利要求9中也未限定实现从“建立键盘消息编码-文字/文字串-艺术字样式三者之间的映射关系”到“调用操作系统接口函数，获取键盘消息编码”之间步骤是如何实现的具体技术手段，因此权利要求9缺少解决涉案专利发明目的所不可缺少的必要技术特征。

3）权利要求12中未限定实现从“存储单元”到“编码接收单元”之间是如何衔接的具体技术手段，因此权利要求12缺少解决涉案专利发明目的所不可缺少的必要技术特征。

4）权利要求21保护一种向应用程序输入艺术字/图形的系统，但是未限定该系统的具体操作平台的技术手段，也未限定实现从“存储单元”到“编码接收单元”之间是如何衔接的具体技术手段，因此权利要求21缺少解决涉案专利发明目的所不可缺少的必要技术特征。

3、得不到说明书支持

笔者经过分析，发现本专利权利要求书中有多项存在权利要求得不到说明书支持的问题，具体如下：

1）涉案专利权利要求1限定技术方案为“建立键盘消息编码与艺术字样式的映射关系”，因权利要求1中的“映射关系”为功能限定，映射关系的方式及种类很多，而涉案专利说明书实施例部分则仅给出了映射关系为对于英文显示，直接建立键盘消息编码与ASCⅡ码艺术字、ASCⅡ码艺术图形…的映射关系；对于中文显示，可以建立编码串（即键盘消息编码）与文字/文字串、…的映射关系（参见说明书第【0061】段）。本领域技术人员有理由怀疑该映射关系所包括的其他的具体的映射关系不能解决涉案专利所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果。权利要求1还限定了“所述艺术字样式包括：ASCⅡ码艺术字、ASCⅡ码艺术图形、散光字、单行字符串、字符阵或者图形”，所述包括表示开放式列举，本领域技术人员有理由怀疑其他的艺术字样式不能解决涉案专利所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果。因此，本专利权利要求1得不到说明书支持。

2）权利要求2限定技术方案为“所述艺术字样式通过预存储方式获得或者通过预置算法获得”，所述预存储方式及预置算法均为功能性限定，本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书未提到的其他替代方式来完成，并达到相同的技术效果，因此，本专利权利要求2得不到说明书支持。

3）权利要求12中限定的存储单元、编码接收单元、艺术字匹配单元以及输出单元均为功能性限定，本领域技术人员不能明了上述各个单元还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，并达到相同的技术效果；另外，权利要求12中限定的映射关系为一种功能限定，本领域技术人员有理由怀疑该映射关系所包括的其他的具体的映射关系不能解决涉案专利所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，权利要求12得不到说明书支持。

4、权利要求保护范围不清楚

经过分析，笔者认为本专利的23项权利要求均保护范围不清楚，但因篇幅有限，笔者在此仅列举几项权利要求保护范围不清楚，具体如下：

1）权利要求1保护一种向应用程序输入艺术字/图形的方法，其中“艺术字/图形”，表示艺术字或者图形，但是在权利要求1的具体步骤中，既限定有“艺术字/图形”，也限定有“艺术字样式”，并对艺术字样式进行了进一步的限定：“所述艺术字样式包括：ASCII码艺术字、ASCII码艺术图形、散光字、单行字符串、字符阵或者图形”。本领域的技术人员不能清楚界定“艺术字/图形”与“艺术字样式”之间的关系，也不能清楚的界定所述艺术字样式是包括ASCII码艺术字、ASCII码艺术图形、散光字、单行字符串、字符阵或者图形中的任意一种还是两种以上。另外，本专利权利要求1中对于艺术字样式的获得方式、如何建立键盘消息编码与艺术字样式的映射关系、如何实现建立键盘消息编码与艺术字样式的映射关系到接收到键盘的按键消息后这两个步骤的过渡均未有限定，导致本领域的技术人员也不能清楚界定权利要求1的保护范围。

2）本专利权利要求6虽然进一步限定了“还包括：判断当前状态是否为艺术字状态，若是，则进行艺术字的匹配；否则，对应所述键盘消息编码与文字/文字串的映射关系，进行文字/文字串的匹配”，但是本领域技术人员不清楚该步骤与权利要求1中的各个步骤之间的先后关系，导致权利要求6保护范围不清楚；另外，权利要求6中限定了“文字/文字串”，权利要求6直接引用权利要求1，权利要求6中的“文字/文字串”没有在权利要求1中出现，也导致权利要求6保护范围不清楚。

3）权利要求12中未限定存储单元、编码接收单元、艺术字匹配单元以及输出单元之间的连接关系，导致本领域的技术人员也不能清楚界定权利要求12的保护范围。

4）权利要求21中未限定存储单元、编码接收单元、文字串匹配单元、分词单元、艺术字匹配单元以及输出单元之间的连接关系，以及切分所述文字串是如何具体实现的，导致本领域的技术人员也不能清楚界定权利要求21的保护范围。

通过上述分析可知，本专利的专利文件在形式上存在严重的缺陷。众所周知，本专利的专利权人为北京搜狗科技发展有限公司，该公司为一家具有较强创新能力的大型互联网企业，在追求专利创新上时，不能只注重数量，还应该多注重一下专利撰写的质量，尤其是像本专利，在搜狗诉百度输入法专利侵权案中，其请求索赔金额高达1亿元，如果在专利撰写的形式上被无效掉，岂不可惜。

四、本专利给出的启示

根据专利法的规定(2) ，权利要求书是发明和实用新型专利申请文件中最重要的部分，权利要求书撰写的好坏直接影响到该发明创造能否获得专利法保护以及授权后专利获得专利法保护的范围的大小以及因此可以维权力度的大小等。所以撰写权利要求书是一项法律性和专业性均很强的工作。下面，笔者针对上述对本专利的分析，对专利撰写应注意的问题，谈一下自己的看法。

专利法中规定的修改超范围，是指根据《专利法》（2000）第33条的规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原权利要求书及说明书文字记载的内容和根据原权利要求书及说明书文字记载的内容以及说明书附图中能直接的、毫无疑义的确定的内容。如果在后续审查过程中，在权利要求书及说明书中增加了技术特征，而该技术特征没有记载在原说明书和权利要求书中，就会导致修改超范围。因此建议在修改权利要求书时，尽量避免修改超范围。

专利法中规定的缺少必要技术特征，是指根据《实施细则》（2001）第21条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。该规定包含两个含义，一是独立权利要求必须是一个完整的技术方案，二是还应当包含构成该技术方案的全部必要技术特征。

但是在专利文件撰写过程中，申请人或者代理人没有很好的理解发明点或者想更大范围的对专利进行保护，只将发明或者实用新型的一部分写在独立权利要求里，这样撰写的独立权利要求没有从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，不符合撰写要求。因此笔者认为，申请人或者代理人在撰写权利要求书前，应认真领会发明内容，明确技术方案，不能只考虑最大范围的保护专利，而导致独立权利要求没有从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，从而缺少记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法中规定的得不到说明书支持，是指根据《专利法》（2000）第26条第4款的规定：权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。在专利文件撰写过程中，申请人通常不愿意过多的公开具体实施方式，但是在撰写权利要求时又希望权利要求的保护范围足够宽，这样就容易导致权利要求没有以说明书为依据，即权利要求书没有得到说明书支持。因此，笔者认为，如果想在权利要求书中使用较宽的范围对专利进行保护，例如使用上位概念或者使用功能限定的方式，那么在说明书中就要尽可能多的记载具体实施方式。像美国和日本这样的专利大国，申请人在撰写专利文件时通常都是用十几个实施方式来支持一个较宽的权利要求，这样的撰写方式，值得我们学习。

专利法中规定的权利要求保护范围不清楚，是指根据《实施细则》（2001）第20条第1款的规定：权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求保护范围不清楚主要体现在：1）产品权利要求只列出各个部件的名称，而没有给出具体结构、相对位置以及相互作用的关系；2）同一个权利要求中出现具体方案和优选方案的并列选择或者出现上下位概念的并列选择等。在撰写专利文件时，应尽量避免权利要求保护范围不清楚，提高专利的撰写质量，为后续的审查过程免去一些不必要的问题。

随着国家对专利的越来越重视，越来越多的人也都意识到用专利作为武器以捍卫自己权利的重要性，因此我国专利申请的数量迅速增加。专利申请数量迅速增加固然重要，但是，专利不等于创新，专利数量是衡量创新力的重要指标，但创新的意义远不止专利申请数量那么简单。提高专利的撰写质量则是后续专利保护以及专利维权的基础，因此应当重视专利文件的撰写质量问题。

以上，是笔者从无效角度分析了本专利在专利文件撰写上的几种形式问题，这些问题仅是笔者提出的供参考的建议，如有不妥之处请批评指正。笔者在该文章中主要浅谈的是专利撰写上的一些形式上的问题，对于新颖性和创造性的分析，笔者在此不再论述。

来源：超凡知识产权

作者：牟峰

编辑：IPRdaily王梦婷