企业如何选择低注册风险的中文商标？

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“为什么商店、买卖家儿这字号都叫”德”字儿”祥”字儿”福”字儿”成”字儿”顺”字儿？就为顾客叫着顺嘴儿。”这段话来自著名相声大师马三立先生经典作品《起名字的艺术》，随着作品广为流传。但是自中国有了商标注册制度，给企业起名除了”顺嘴儿”还必须得符合法律规定，这样才能受到法律的更多保护。

从商标法的角度，商标设计选择有很多注意的地方，比如合法性、显著性等等，本文着重从中文商标显著性角度梳理因缺乏显著性未注册成功的案例并提出应对措施，对企业选择中文商标提供参考。

一、商标注册必须具有显著性

设计、选择好的商标是企业实施商标战略的基石，在华人地区，中文商标的可识别性高，所以为中国企业所首选。大的企业往往会不惜重金征集名称，如日本本田公司等。而根据商标注册情况的统计分析，有些企业可能因为商业需要或者其他原因，没有进行商标注册评估及建立商标管理体系（参考《公司法务必读：如何建立公司商标管理体系》），导致中文商标大量使用后被驳回，加上在之后的驳回复审及诉讼中没能成功，导致商标防御减弱或者被迫改名，商业利益大量流失。

《商标法》第九条第一款”申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”商标必须具有显著性，显著性强的商标区别商品或者服务来源更强，在商标异议中更容易成功，在侵权保护中，更容易认定他人存在恶意。

二、实践中因缺乏显著性未注册成功的案例

中国汉字一词多义，一个字（词）除了固有含义，还有经过使用（传播）带来的其他含义，如果通过企业的使用，商标给消费者带来的商标意义上的认知，且该认知强于该商标的固有含义并达到消费者熟知的程度，从而与申请人产生唯一对应关系，起到商标的指示商品或服务来源的作用时，才能被认为具有显著特征。

《商标法》第十一条”下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

其他规定请参照《商标审查标准》第二部分商标显著特征的审查。

（一）商标局阶段（部分）：

（二）法院阶段（部分）

1、北京市高级人民法院（2013）高行终字第734号”被异议商标仅由”无痕”两个规范字体的汉字构成，并无其他构成要素。而该词汇使用在指定的非金属挂衣架、家具用非金属附件等商品上，容易使相关公众认为使用该商品悬挂衣物后或家具上使用的该附件商品被拆除后，不会在衣物等被悬挂物或家具上留有痕迹。相关公众对标注”无痕”的指定商品所形成的上述认识和理解即对该商品功能、效果的理解，故被异议商标使用在指定商品上仅仅直接描述了该商品的功能、效果等特点。”

2、北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第2956号”被异议商标为文字商标，”板前”在日语中的含义为”日本料理师傅、厨师”等，指定使用在寿司、方便米饭等商品上，仅仅能直接表示了商品的制作者，不能起到区分商品来源的作用，不具有显著性。同时，申请人在商标评审阶段提供的使用证据较少，不能证明被异议商标在中国大陆地区经过使用已经取得显著特征，可以作为商标注册。”

3、北京知识产权法院（2015）京知行初字第921号”诉争商标为文字与图形组合商标，其中文识别部分”漁生檔”为主要认读部分。”鱼生”是我国一种地方菜系的烹饪方法。”漁生”与”鱼生”在文字构成、含义、呼叫、视觉效果等上相近。”漁生”直接表示了服务的内容等特点，将诉争商标使用在餐厅、快餐馆等服务上，相关公众不易将其作为区分服务来源的商标进行识别。因此，诉争商标无法起到标识作用，不符合《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定，不得作为商标注册。”

三、企业商标选择中文商标该注意的事项

对于创业公司或者准备培育新品牌的公司可以参照以上内容对中文商标进行选择。对于已经使用的商标应注意以下事项：

（一）对于缺乏显著性的中文商标进行使用，以期获得显著性；

如上文提到的”小肥羊”商标，后被北京高院认为，”小肥羊”文字标识通过内蒙古小肥羊公司大规模的使用与宣传，申请商标的内容在相关公众中享有了一定的知名度，消费者能够识别服务来源小肥羊公司。已经获得了显著性，并且便于识别，应当准予作为商标注册。

缺点如上文提到的指南针公司，不能享受注册商标的强保护，只能将”指南针”作为企业字号用于商业经营和宣传活动，侵权时举证”知名商品特有的名称”进行不正当竞争保护。

（二）对于显著性弱的中文商标，应增强商标权利保护（如申请过渡商标，将品牌过渡到有商标牢固保护的地方）或者增加图形商标，增加显著性，再者，在原有品牌基础上增加显著性（品牌）文字如中国农业银行”金穗”等

缺点如山东省高级人民法院（2011）鲁民三终字第144号中对济南鄂湘情怀公司是否侵犯北京鄂湘情公司的商标专用权的判语所述”湘鄂情只是商标中的一部分，且显著性弱，北京鄂湘情公司以”湘鄂情”三个汉字来主张其全部注册商标专用权是不成立的。”湘鄂情”的组词是在”湘鄂”的基础上简单的加了一个”情”字，餐饮行业对”湘鄂”组词方法的普遍使用，必然导致”湘鄂情”识别性减弱。所以，”湘鄂情”三字是整个商标中显著性很弱的部分。综上，”湘鄂情”文字不是识别该商标的主要部分。北京鄂湘情公司以显著性弱的”湘鄂情”三字来主张济南湘鄂情怀公司侵犯注册商标专用权不成立。”最终维权不利。

四、结语

诚然，企业生存并且发展是第一位的，但是如积累的商誉白白流失也是令人痛心的。

本文讨论的企业选择怎样的中文商标才能降低商标注册风险，除了参照以上的事项，还须树立品牌保护意识，成立相应的品牌保护机构，建立商标管理体系，通过这一体系提供的信息，掌握竞争者发展，晓理经济动态，甄别商业机会，发展更多的世界知名品牌。

来源：无讼阅读

编辑：IPRdaily王梦婷