“恶意专利主张”案件好复杂呀

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美国联邦巡回上诉法院将“恶意专利主张”案件发回州法院重审。复杂的地方在于，州法院现在似乎需要驳回MPHJ有关优先性的反诉，因为其是基于专利法提出的。到那个时候MPHJ似乎就要提起联邦宣告判决诉讼来提出优先性问题。

联邦巡回上诉法院的此次判决很有意思，驳回了MPHJ进入联邦法院的申请。佛蒙特州控诉专利持有人MPHJ违反《佛蒙特州消费者保护法》（VCPA），起因是MPHJ的专利维权行动，其信函维权分为三个阶段：

空壳公司MPHJ的信函中称，“我们已经确认你公司正在使用专利技术（扫描到邮件）”，建议“现在你方应该与我方签订许可协议”。

几周之后来自FarneyDaniels律所的催促信称，事先没有否认表示将被视为同意存在侵权行为，暗示如果收信人不签订许可协议的话，就会提起诉讼。

第三封催促信与第二封一样。

这些行为促使佛蒙特州总检察长根据VCPA提起公诉，控告MPHJ存在不正当和欺诈性的商业行为，因为其“在不可能提起诉讼的情况下对小企业威胁提起诉讼，使得收信人承担调查责任，利用空壳公司减轻责任；在信函中称如果不接受许可的话，将会立即提起诉讼。许可项目非常成功，很多企业参与其中，平均许可费用为每个雇员1000美元”。佛蒙特州还申请永久性禁令，要求MPHJ遵守州法。

在佛蒙特州提交公诉状（但在其修改诉状之前）之后，佛蒙特州颁布了《佛蒙特州恶意认定专利侵权法》（BFAPIA），规定了一种新的诉因类型——“恶意专利侵权主张”，考虑的因素有“律师函的内容，主张侵权前调查的程度，要求在不合理的短时间内支付许可费，欺诈性侵权主张”。

MPHJ称禁令将迫使其遵守BFAPIA，但是美国联邦专利法应该优先于该法律，因此，该案件应该移送至联邦法院。

联邦地区法院驳回了MPHJ的第一次移送管辖申请（基于第一次的公诉状）和第二次移送管辖申请（基于佛蒙特州修改后的诉状）。MPHJ就第二次驳回提起了上诉，联邦巡回上诉法院维持了原判——限制上诉仅及于与BFAPIA有关的问题，法院认定佛蒙特州申请的禁令并没有提出遵守BFAPIA的问题，尤其是佛蒙特州的该立法出现在口头辩论期间，该州并没有寻求禁令要求遵守该立法。

判决中最有意思的地方是，法官O’Malley关于联邦巡回上诉法院在《美国发明法案》（AIA）以及Gunn一案之后的管辖权问题的讨论。

AIA修改了美国法典第28编，现第1295（a）（1）条授权联邦巡回上诉法院享有下述案件的上诉管辖权：根据国会与专利有关的任何法律而提起的任何民事诉讼，或者任何一方根据此等法律提起强制反诉的民事诉讼。此次修改将联邦巡回上诉法院的管辖权扩展至包含仅因强制反诉而引发专利问题的案件（之前，主要依据起诉状决定）。新法第1338（a）条还规定，州法院不得对任何根据国会与专利有关的任何法律而主张的救济诉讼享有管辖权。第1454条还规定，任何一方根据国会与专利有关的任何法律提起救济的民事诉讼可以移交至联邦地区法院。

与此同时，在Gunn一案中，联邦最高法院将联邦巡回上诉法院的管辖权限制为：（1）联邦专利法规定了诉因的案件，或者（2）尽管诉讼主张根据州法律，但联邦专利法问题（a）有必要提出且（b）事实上存在争议且（c）是重大的且（d）能够在联邦法院解决，也能够维持国会认可的联邦与州之间的平衡。

MPHJ主张联邦巡回上诉法院对此案具有上诉管辖权，因为其反诉主张提出了一个专利法问题。具体来说，MPHJ请求“宣告VCPA无效或者宪法第一、五、十四修正案，宪法联邦至高性和专利条款，美国法典第35编相对于VCPA具有优先性”。

联邦巡回上诉法院在这样的复杂情形下第一次判决，MPHJ的反诉属于强制性反诉，因为其与公诉状中的主诉具有紧密的事实与逻辑联系。根据第1295（a）（1）条提出的第二个问题是该反诉是否“源于”联邦专利法，法院对此也有明确解答。尽管并非一个诉因，联邦巡回上诉法院认为优先性抗辩非常重要，也是一个必要的联邦专利问题，其解决方案会对整个联邦专利系统产生广泛的影响。

联邦专利法是否具有优先性，或者使得VCPA无效，具有远远超出本案之外的重要性。假设法院认定，VCPA并非无效或者在州法院具有优先性，将会影响专利统一整体的发展，因为此等判决将会在佛蒙特州内具有约束力，但在其他联邦或者具有类似法律的其他州并不具有约束力。本案的事实与Gunn一案具有根本上的不同，Gunn一案中法院承认联邦问题属于“回溯型的法律事故主张”，不太可能对未来的专利诉讼具有任何“排除争议的影响”，因此并不重要。作为“法律适用”上的问题，MPHJ提出的强制性反诉在一定程度上依赖于本案的特别事实，不过本案的解决方案也会帮助理清专利法的边界，明确专利权人在提出权利侵权主张上的权利与特权。

因此，联邦巡回上诉法院认为其对于本案确实具有上诉管辖权。

到现在，你可能发现我之前所说的最终的判决（有效地驳回移送管辖请求）与新法允许移送“一方根据国会与专利有关的法律提出救济主张”的案件之间存在矛盾，尤其是因为法院判决MPHJ确实根据联邦专利法提出了救济主张。表面上矛盾的解决方案实际上是程序上的，“MPHJ并没有根据美国法典第28编第1454条就联邦地区法院的判决提起上诉，因此我们没有机会就新法做出解释”。

复杂的地方在于，州法院现在似乎需要驳回MPHJ有关优先性的反诉，因为其是基于专利法提出的。到那个时候MPHJ似乎就要提起联邦宣告判决诉讼来提出优先性问题。（编译自patentlyo.com）

（注：本文来源于中国保护知识产权网，原标题为《美国联邦巡回上诉法院将“恶意专利主张”案件发回州法院重审》）      

来源：中国保护知识产权网

编辑：IPRdaily王梦婷