【老板、代理人必看】提升商标注册成功率，你需要这六个计谋

文 / 张季湖南思博达律师事务所

本文系作者向IPRdaily投稿，并经IPRdaily编辑，转载须征得作者同意，并注明文章来源（微信：IPRdaily）。 原标题：获得商标权的六个计谋 【小D导读】

这年头，没申请注册过几个商标都不好意思说自己是做生意的。但是，申请商标的成功几率知道有多少吗？据统计，2014年全国商标申请228万件，被驳回的商标113万件。天哪，这么不靠谱！申请注册一件商标还有希望吗？作为一名非资深业内人士，我可以负责地说，有！但需要一些计谋。

第一计：反客为主

好不容易想好一个商标，一查糟了，已经有人给注册了！怎么办？强行申请注册吧，明摆着有在先的，肯定得驳回；不管了先用着吧，又担心侵权。是不是感觉挺被动的，何不试试反客为主，以连续三年不使用为由，对在先的商标提出撤销申请，让对方也被动一下。根据《商标法》第四十九条第二款的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。而且，有没有实际使用需要对方提出证据向商标局证明，你所要做的仅仅是提出一个撤销申请就够了。那么对方能不能提出商标使用证据呢？这个嘛，真不好说，但我可以告诉你，企业实际使用的商标就那几个，注册的大部分都是联合商标、防御商标或者储备商标等根本不用的僵尸商标。梦想还是要有的，万一实现了呢。所以，只要阻挡你的商标核准注册时间超过三年就可以用这一招。

当然，根据《商标法》第五十条的规定，就算把对方商标给撤销了，你也不能在一年之内获准注册相同或近似商标。但至少把在先的商标障碍给扫清了，再也不用担心侵权了，而且一年之后商标被核准的几率将大大提高。此外，采用本计谋时可连环施以 “借刀杀人” 之计，即以他人名义提出撤销申请，防止因撤销失败而让对方按图索骥的找到你，而你恰好又实际使用了与被撤销商标相同或近似的商标。

第二计：釜底抽薪

如果形成障碍的在先商标核准注册没有满三年，甚至正处于初步审定公告阶段，又该怎么办？以本人亲历的一件商标为例，教你一招“釜底抽薪”。A公司申请注册“安红**”商标，凑巧的是，几个月前B公司在同类商品上申请注册了“安红”商标。在这种情况下，与在先申请商标“安红”近似的“安红**”商标就得被驳回。实际上，“安红”商标已经初步审定并公告，而“安红**”商标已经实际使用。一旦“安红”商标核准注册，不仅“安红**”商标注册希望破灭（在“安红**”商标驳回通知中，引证商标正是“安红”），还将构成对“安红”商标的侵权。关键时刻，我小宇宙爆发，忽然发现“安红”二字从右往左念的话为“红安”！而“红安”是湖北省红安县的地名。根据《商标法》的规定，县级以上行政区划的地名禁止作为商标使用！于是果断对“安红”商标提出异议（以第三人名义提出，将A公司隐藏）。结果，商标局也认为“安红”商标有使用县级地名嫌疑，决定不予注册。B公司对商标局这一决定也没有提出反对意见。就这样，一件通过商标局初步审定并公告的商标被釜底抽薪，不予注册，最终促成了“安红**”商标通过驳回复审成功注册。

也许，上述案例不具有典型性，但釜底抽薪这一计谋的精髓就在于发现在先商标的致命之处并给予有力一击，将其权利基础瓦解，从而消除注册障碍，使得商标顺利注册。

第三计，远交近攻

申请注册的商标被驳回了，而引证的商标又确实无法撤销，上述计谋成了然并卵！此时不妨化敌为友，尝试与在先商标权利人协商，取得其谅解结成同盟，达成商标共存协议或者取得商标注册同意书，让原本对立的商标和平共处，这样是不是也符合“和谐”社会要求呢。不管你怎么看，事实上这一招还挺管用。例如，在北京市高级人民法院（2012）高行终字第1043号“UGG”商标驳回复审行政诉讼案中，法院就采信了“UGG”商标申请人提供的由引证商标“UCG”商标权人出具的《同意书》，推翻了商标评审委员会和一审法院认为两商标构成近似的裁判，理由是：1、《同意书》是由与自身具有直接利害关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更加符号市场实际，是排除混淆可能性的有力证据；2、《同意书》表现了引证商标权人对其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，应予以尊重。此外，今年北京市高级人民法院在（2014）高行（知）终字第3567号“PENFOLDS”商标驳回复审行政诉讼案中，再一次认可了《同意书》效力。

然而，共存协议或者同意书并不是万能的，特别对于商标确权行政部门即商标评审委员会而言，共存协议或者同意书只是一份仅供参考的证据。申请商标与引证商标能否共存还要考虑两商标是否能够为消费者区分，若共存易造成消费者混淆，则仍不予注册。

第四计，暗渡陈仓

对于有钱任性的主而言，使用的商标注册已经被人注册又不肯更换的情况下，把他人在先注册的商标买过来确实是一条捷径，所谓花钱消灾嘛。例如美国苹果公司，在中国花了2000万人民币买下汉王科技股份有限公司的“iPhone”商标用在苹果手机上；又花了6000万美元从唯冠科技（深圳）有限公司手上买下“iPad”商标用在苹果平板电脑上。如果你以为苹果公司“钱多人傻”可就低估了人家的智商。其实，苹果公司在购买“iPad”商标过程中曾使用过一计：2009年8月11日，一家名为IP申请发展有限公司（英文全称为IP Application Development Limited）在英国注册成立。公司成立7天后，就找到了拥有欧盟等8个国家或地区的“iPad”商标的台湾唯冠公司，要求买下唯冠方面全部“iPad”商标，理由是该公司名称的缩写就是“IPAD”。经过一番磋商，IP公司以3.5万英镑的价格获得了8个国家或地区的10个“iPad”商标。让唯冠方面万万没有想到的是，IP公司在获得“iPad”商标后，在短短几个月内就将其转让给了美国苹果公司。此时唯冠方才意识到这一切都是苹果公司的精心策划。其实苹果公司只是运用了在知识产权收购领域常见的一招“暗渡陈仓”，以极低的价格获得了想要的商标。

补充说明，运用该计谋获取商标有关键三点，其一，通过他人之手；其二，一个合理的购买理由；其三、审慎的法律审查。苹果公司后来遭遇中国大陆“iPad”商标之争正是因为在对购买商标权属的审查上犯下致命错误而导致，当然这是后话了。

第五计，借尸还魂

2004年10月，上海一家公司在第14类珠宝首饰上申请注册“水晶坊”商标，商标局审查认为“水晶坊”直接表示了本商品的原料特点，据此驳回。2006年4月，一自然人同样在第14类珠宝首饰上申请注册“水晶坊”商标，最终通过驳回复审获得了注册。这是为什么呢？

很多时候，决定使用一个商标并没有那么理性，大费周章去论证一个商标能否注册再去考虑如何使用也许市场早没了。于是，一些商标被实际使用却无法获得注册，例如缺乏显著性。显著性是个什么玩意？你可以把它理解为商标受保护的资格。根据《商标法》第十一条的规定，这个资格的底线之一就是不能仅直接表示商品的特点，否则就不受商标法保护。例如你不能将“的确良”注册为服装的商标，因为“的确良”是服装面料名称。但实际上，使用直接表示商品或服务特点的商标名称更能直观的向消费者展示商家的特点和特色，在市场中被迅速识别，如“小肥羊”商标，让人一看就知是这里吃的是什么。因此，现实中还大量存在这类缺乏显著性的商标，例如前面提到的“水晶坊”商标。那么，这样的商标还有资格获得商标法的保护吗。答案是肯定的！《商标法》第十一条第二款规定：经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。如“两面针”牙膏商标，“两面针”作为中草药名称，无疑直接表述了生产牙膏原料的特点，但经过柳州牙膏厂的长期使用和宣传，该商标已经与该厂形成了对应关系，消费者能够区分识别，因此法律准予该商标注册。同理，相同的“水晶坊”商标，在后申请注册之所以可以核准注册，正是借助了“使用”获得显著性，使得“水晶坊”商标起死回生。

第六计，瞒天过海

说到马德里商标国际注册很多人都不会陌生，它是一种向国外申请注册商标的制度，通常只有在需要去中国以外的国家或地区申请注册商标时才会想起它。从外国人角度看，向中国申请注册商标既可以直接向中国商标局提出申请，也可以通过马德里途径予以申请。重点来了：如果以马德里方式申请中国商标，中国商标局会在进行实质审查之前将该商标在国际商标公告上予以公告，而国际商标公告与国内商标公告互相独立，两者在查询方式、查询地址、使用语言等方面完全不同。实际上基于上述理由，国内很少有人会专门对国际商标公告进行查询和监测，更多人仅仅盯着国内商标公告，很多出现在国际商标公告上的商标就成了漏网之鱼。于是，机会来了，如果想要注册一件不想被人发现（提出异议）的商标，就可以以外国人名义在当地国家通过马德里商标国际注册的方式指定进入中国。一旦过了商标异议期甚至五年提出无效宣告的时限，那么这件商标就是你的了！此法特别适合那些商标局不能依职权主动驳回，需要权利人行使权利提出异议或无效才可能不予注册的商标。

此计相对于在国内申请注册商标而言，所要花费的各项成本将会成倍增加。同时，随着品牌商标意识的不断加强（也许也有本文的作用），特别是2012年以后国家商标局在中国商标网上对国际注册商标发布电子公告，越来越多的企业开始关注马德里国际注册公告。So，本计谋过于凶险，慎用！

来源：IPRdaily 作者：张季湖南思博达律师事务所编辑：周海峰 IPRdaily

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