企业上市专利问题与专利审查实审模式研究

【小D导读】

目前，越来越多的企业因为专利问题止步IPO，错失融资机会。

一、引言

创业板GEM(Growth Enterprises Market) board是主要为处于创业期、规模小、具有高成长性、创新性或高科技含量的中小企业、新兴企业和高科技企业专门设立融资通道和成长空间，并为风险投资资本提供合法、有效、便利的退出机制的证券（股票）交易市场。根据2009年5月1日开始正式实施的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称《创业板首发办法》）第1条的规定，我国的创业板市场核心是为“自主创新企业及其他成长型创业企业”提供直接融资服务的资本市场类别，这里的“自主创新企业”主要是具有创新性的知识产权优势的中小企业。创业板市场在上市条件上优越于主板市场，可以为中小企业的发展提供良好快捷的融资服务，以扶持企业快速成长。

创业板所强调的“自主创新”，是甄选企业是否适合在创业板上市的重要因素之一，而专利的数量和质量是衡量企业自主创新能力的关键指标之一。《创业板首发办法》第14条规定，发行人应当具有持续盈利能力；如果发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险，则被认为是不具备持续盈利能力。并且中国证监会发文，要求对首次公开募股（IPO）的公司进行全面核查，核查内容则包括专利、商标等重要事项。这一要求引发了不少企业临时申请专利、购买专利的状况，然而这些临时抱佛脚的做法只会使企业身陷“专利门”。以国内晶硅片切割刃料的龙头企业河南新大新材料股份有限公司为例，原定2010年5月20日上市的新大新材突然在2010年5月19日发布公告称申请暂缓上市，被曝是因为其主营业务生产技术涉嫌侵犯河南醒狮的“半导体材料线切割专用刃料”国家发明专利及其公司产品特有名称。像这样的案例在最近几年屡见不鲜，看似简单的专利权属问题却能令企业蒙受巨大损失，专利侵权已成为IPO杀手。

二、创业板上市企业专利问题

创业板上市企业的显著特点是企业的高成长性和自主创新能力强，而能反映企业创新能力的主要指标是专利申请数量。因此，绝大多数创业板企业都在招股说明书里罗列企业的专利，来体现其作为高科技企业的创新能力。但是所罗列的专利一般都存在下列问题。

1. 企业间专利申请数量不均衡

从2009年10月第一批创业板股票上市截至2010年末，一共有153家企业通过我国行政管理部门审批，得以在创业板发行股票并交易。通过对创业板企业专利申请情况的统计分析，可以看出企业间专利申请数量不均衡，某种程度上反映出企业对专利申请的重视程度不同。统计数据显示，排名前5的创业板企业专利申请数量占到总申请量的20%以上，申请专利最多的一家企业的申请量高达259件，但是多数企业对专利的重视程度还是不够。

2. 发明专利所占比重不高，科技含量有待提高

众所周知，发明专利审查严格且审查周期长，授权条件也多，因而发明专利最具“含金量”，一般将其作为评价一个国家或企业创新能力的重要指标。统计数据显示，在3360件创业板专利申请中发明专利有1436件，实用新型专利有1308件，外观设计专利有616件，分别占创业板企业专利申请总量的42.7%、38.9%和18.3%。也就是说，最具“含金量”的发明专利仅占不到一半的比重。究其原因是企业为了尽快获得专利权而申请比较容易得到授权的实用新型专利和外观设计专利，放弃申请时间长、审批严格的发明专利。另一方面这也反映出我国中小企业创新能力确实不够强，核心技术偏少。

3. 专利申请的时间比较集中

创业板上市公司已获得的专利权较少，但正在申请的发明专利却不少，而且申请时间集中在上市前夕的2008～2009 年。其中一个原因就是企业上市的需求，我国证监会在2009年7月26日正式受理创业板企业的上市申请，2009年10月末，第一批创业板股票上市交易。证监会在考虑企业是否满足上市条件时，会参考企业的专利申请情况。然而，对于企业而言，要准备上市一般需要至少1年的时间，而部分企业的筹备时间在2～3年，因此，申请时间集中在2008～2009 年。

4. 专利权属问题

上市企业专利权属问题主要表现为以下几种：（1）企业已申请专利，但该申请仍在审查中，企业尚未获得授权；（2）因专利期限届满而专利权失效；（3）因专利权转移而不再拥有专利权；（4）因仍处于专利权侵权纠纷中导致专利权属不清。

三、国家知识产权局专利局现有高效审查方式的研究与实践 “专利门”问题对企业敲响警钟，研发有价值、高含金量的核心技术才是企业未来发展的正确方向，这对企业核心技术专利申请的专利审查工作也提出了时间维度与质量维度的双重需求，要求在传统审查工作的基础上缩短审查周期，并要求保证高质量地对这一类专利申请进行审查，以确保企业核心专利的稳定性，并及时为企业专利布局提供依据。

而为了满足不同的社会需求，国家知识产权局专利局(以下简称专利局)也在传统审查方式之外，出台了加快审查、集中审查、优先审查、巡回审查等日渐丰富的专利审查方式。

1.传统审查

对于一项发明专利而言，从其申请到结案主要包括2个阶段，初步审查阶段和实质审查阶段，根据国家知识产权局的要求，实质审查周期力争缩短到22个月，而初步审查周期主要由公开时间决定。《中华人民共和国专利法》第34条规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起18个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。其中实质审查阶段主要由一名审查员进行审查。

2. 优先审查

2010年4月，专利局试行《专利申请优先审查管理办法》，对涉及绿色技术和低碳技术的重大“绿色发明”专利申请、涉及科技重大专项中的“重要发明”专利申请以及涉及诸如世博会等国家重大事件中产生的需要加快的专利申请予以优先审查，目的在于促进中国经济产业结构的优化升级和可持续发展，加强国家知识产权战略的有效实施，及时审查对国家和公共利益具有重大意义或影响的专利申请，从而有助于在国内外及时形成专利布局和占领市场。而国家知识产权局颁布的《发明专利申请优先审查管理办法》也已于2012年8月1日起正式施行。

3. 巡回审查

2010年8月，专利局内部通过《关于开展实审巡回审查工作的指导意见》，在发明专利实质审查阶段构建了巡回审查方式。巡回审查旨在通过专利审查服务于创新主体的实际需要。

4. 集中审查

2009年，专利局机械发明审查部和专利审查协作北京中心开展试点工作，对集中审查工作的案卷提取与分配、审查质量的抽查与检验以及审查人员的工作量分配等具体实施方案进行了探索研究。2009年8月，审查业务管理部出台《系列申请提案办法》，规定可以针对系列申请集中提案，2010年1～10月，754件专利申请通过系列申请提案进行了集中审查。

5. 专利权评价报告

在上述针对发明专利的高效审查模式之外，专利局还可以根据专利权人或者利害关系人的请求，对已公告授权的实用新型专利或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。专利权评价报告不是行政决定，是一种证据形式或证明文件，当人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷时，人民法院或者管理专利工作的部门据此可以确定是否需要中止相关程序，一般在上述涉及“程序中止”事务时，需要提交专利权评价报告。

四、对创业板上市企业专利申请的几点建议

通过前面对创业板上市企业专利问题的简单介绍和分析可知，多数企业的知识产权意识还比较薄弱，如何能够快速地获得稳定的专利权，是令每个企业都很头疼的问题。

通过前面对创业板上市企业专利问题的简单介绍和分析可知，多数企业的知识产权意识还比较薄弱，如何能够快速地获得稳定的专利权，是令每个企业都很头疼的问题。笔者试着在现有的审查模式及审查资源的基础上，从以下几个方面对创业板上市企业的专利申请提几点建议。

1. 提交电子申请

电子申请是通过互联网传输并以电子文件形式提出的专利申请，极大地方便了申请人提交专利申请，并能提高专利审批效率，推进电子政务建设。提交电子申请的专利申请，能够使申请人与审查员快速进行交流，并尽早完成审批流程。

2. 利用实用新型专利权评价报告

申请人可以在申请发明专利的同时就相同的产品申请实用新型专利。由于实用新型专利授权速度很快，在授权后申请人可以就已授权的实用新型提出作出专利权评价报告的请求。由此，申请人可以快速得到一份专利权评价报告，这比发明专利的实质审查流程快很多，同时基于审查员给出的对比文件以及实用新型权利要求的专利性分析，并结合企业自身的专利战略计划，能够对该发明专利的授权前景、企业研发方向和专利布局作出初步的判断。

3. 申请PCT国际申请

对核心技术申请PCT国际申请，申请人可以得到受理局作出的国际检索并可提出初步检索，这样也可以使申请人提前获得初步的专利性分析，有利于申请人对企业发展方向作出预判。并且如果经过检索，其核心技术处于国际领先水平，申请人还可以申请PCT进入多个指定国，以期在这些指定国中抢占专利权，成为企业走出国门的武器之一。

4. 利用PPH加快审查服务

专利审查高速公路（Patent Prosecution Highway，简称PPH），是指当首次申请局（OFF）就某件申请的权利要求作出可获准/可授权决定时，申请人可就相应申请向二次申请局（OSF）提出加速审查请求，OSF则可利用OFF的检索与审查结果。通过这种方式，申请人可以更便捷地获得海外专利授权，各局之间也可实现检索和审查结果的相互利用。通过这种方式，可以大幅加快专利申请在国外的专利审查进程，帮助申请人早日获得国外授权，抢占专利权。

上述几点建议都属于基于现有的审查模式及审查资源而提出的一些“救急”措施，但是从长远来考虑，根本上还是需要上市企业重视技术创新与研发，建立企业自己的知识产权机制，并根据企业产品情况构建不同类型上、下游结合的立体专利布局等。

五、对专利局进行上市企业核心技术专利审查的政策建议

如前所述，目前越来越多的自主创新企业为了更好地发展而尝试在创业板上市，前期工作必然包括对其核心技术的专利申请。虽然专利局的专利审查方式日渐丰富，但是还没有专门针对自主创新企业核心技术的专利审查。鉴于此，笔者认为，当前专利局应该对自主创新企业核心技术的专利审查采取更为明确和积极的政策导向。具体来说，为了间接帮助企业尽早达到创业板上市要求，专利局应该制定完全公开化的自主创新企业核心技术申请的加快审查与优先审查制度，并从专利申请的公开、审查等方面给予一定的政策倾斜。更具体地，笔者尝试从以下几个方面对此给出政策建议。

1. 专利申请

对于自主创新企业向专利局提交的核心技术专利申请，建议要求申请人除了提交一般专利审核需要的文件之外，还需要在书面申请中特别注明这是核心专利申请，并要求申请人提供相关的技术材料或证据，为审查员在后续实质审查工作中快速、准确地理解技术方案提供帮助。申请人在提交以上声明和证明材料之后，其申请自动进入公开前的实质审查与公开后的加快审查相结合的递进式审查方式中进行审查。

2. 公开前的实质审查

公开前的实质审查，是指申请人在提交发明专利申请的实质审查请求时，特别请求在发明专利申请公开之前即可启动实质审查程序，专利局依据其请求，在初审结束、等待公开的期间，启动实质审查程序，展开部分实质审查工作，例如给出检索报告，在检索报告中列出与本申请最接近的现有技术，并在该现有技术的基础上对本申请是否具有授权前景给出初步判断，这与实用新型或外观设计的专利权评价报告在内容上是相似的，其主要目的是为企业对其自身的核心技术研发方向提供参考，并对企业未来的专利布局提供一定的依据，从而为企业在专利战场上谋得先机。当然，对于实质审查中涉及申请公开日期要求的内容，如涉及引证文件的说明书公开充分的判断，还是需要在申请公开后进行。

3. 公开后的加快审查

（1）加快审查使得审查周期缩短，审查员提案后12个月内即完成首次结案。这一审查模式在提高审查效率的同时，兼顾了沟通的充分与申请人选择的权利。在公开前的实质审查中作出的检索报告，也为在进行加快审查的审查员提供了参考。同时，为了更好地完成加快审查工作，需要申请人也作出一定的配合，例如必须提交电子申请、在1个月内答复审查意见通知书、提交同族申请的审查过程、修改时提交修改对照页，指明出处并陈述不超范围的理由、申请进入实审时提交现有技术2篇以上等。

（2）为了使企业未来可获得稳定的专利权，笔者建议区别于对普通专利进行实质审查的单人审查制，在加快审查过程中建立三人审查小组进行审查。因为专利审查是一个很主观的过程，由一个审查员负责一件案件的审查，审查意见难免过于主观，可能在检索的时候出现策略不够完整、思路有错误、理解发明有误等情况，从而导致检索结果不完整或错误；在撰写通知书时不同的审查员对创造性的判断及公知常识的使用方面也会有很大的不同，审查员主观个人因素的影响更大。

与专利复审委员会的三人合议小组类似，三人审查小组应当包括组长、主审审查员和参审审查员，其中，组长主要负责对案件的审查结果进行复核，并把握案件的整体走向；主审审查员主要负责案件的审查，包括进行必要的检索及通知书的撰写，以及分析社会公众审查的意见(在下一节中详述)；参审审查员参与审查、协助组长和主审审查员工作，以及定时收集社会公众审查的意见。这样能有效减少未来的专利侵权纠纷等问题，从而减少“专利门”事件的发生。

4. 自主创新企业专利的公众审查

除了上述公开前的实质审查与公开后的加快审查相结合的递进式审查方式，笔者认为在进行公开后的加快审查的同时，可以对自主创新企业专利申请开展公众审查，二者并行进行。公众审查包括收集社会公众对企业发明专利申请的看法或意见，并且将公众审查的意见及时提供给实质审查小组进行参考。公众审查可以通过在国家知识产权局的网站上设立“自主创新企业专利公众审查”网络平台的形式进行。评议的内容可包括核心技术专利申请的质量如何，是否具备新颖性、创造性，以及提供影响该专利申请新颖性、创造性的对比文件等。专利局定时将社会公众所提出的意见和建议简单分析汇总后，输入电子审批系统中的申请文件文件夹中，提供给实质审查员进行参考。

六、结语

目前，越来越多的企业因为专利问题止步IPO，错失融资机会。专利局的专利审查制度作为鼓励创新、推动创新应用的重要专利制度，对此理应有所回应。对自主创新企业专利申请建立一套系统、准确、高效、稳定的审查机制和模式，大幅缩短审查周期，并确保专利审查的高质量，是引领创业板企业的发展、甚至在某种程度上是引领中国经济发展的必然选择。笔者对这一类申请的审查工作所做的尝试性研究还很不成熟，甚至有不正确的地方，还望读者批评指正。（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心电学部）

来源：中国发明与专利整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn IPRdaily小秘书个人微信号： 各位D友可添加“IPRdaily”的个人微信号: iprdaily2014（验证申请中请说明具体供职机构+姓名） 关注小D可获更多的实务干货分享，定期私密线下活动，更有机会加入细分专业，接地气的知识产权圈实务社区交流群。

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