创造性评判中如何把握实际解决的技术问题的“度”

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈露 超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：创造性评判中如何把握实际解决的技术问题的“度”

发明实际解决的技术问题在非显而易见性的判断中发挥着重要作用，将直接影响创造性评判的最终结果。但在实际工作中往往对发明实际解决的技术问题的关注度不够，使确定的技术问题不够客观、准确，直接影响创造性结论。本文将通过一个复审案例，分析在判断发明实际解决的技术问题中需要注意的问题，为如何客观确定技术问题提供参考。

【摘要】

发明实际解决的技术问题在非显而易见性的判断中发挥着重要作用，将直接影响创造性评判的最终结果。但在实际工作中往往对发明实际解决的技术问题的关注度不够，使确定的技术问题不够客观、准确，直接影响创造性结论。作为一个原则，要站在本领域技术人员的角度，客观分析发明所要求保护的技术方案相对于最接近现有技术所能达到的技术效果，以技术手段达到的技术效果为基础来确定实际解决的技术问题。同时，要以发明客观呈现的真实现象效果为标准，把握好实际解决的技术问题的“度”，从而公正、客观地衡量发明的贡献，获得合理的结论。本文将通过一个复审案例，分析在判断发明实际解决的技术问题中需要注意的问题，为如何客观确定技术问题提供参考。

【引言】

发明实际解决的技术问题是创造性“三步法”中的第二步，是指为获得更好的技术效果而需要对最接近的现有技术进行改进的技术任务。“三步法”中的第三步非显而易见性的判断是要判断发明通过引入区别技术特征而完成的技术任务是否显而易见，而在创造性的审查实践中，专利工作者往往把焦点关注于区别特征是否“显而易见”的判断上，而忽视了对技术任务，也就是实际解决的技术问题的考察，而脱离了技术问题这个基础，“显而易见”的判断也就失去了根基，获得的结论也较为片面。如果将发明创造的过程比喻为一场马拉松，那么最接近的现有技术是技术的“起点”，而实际解决的技术问题是技术任务的“终点”。只有把握好发明实际解决的技术问题，才能准确衡量发明与现有技术之间的距离，从而准确、客观地体现发明的智慧贡献。如果实际解决的技术问题确定的不够客观、准确，会直接影响发明显而易见性的判断，降低发明所带来的真正贡献，甚至导致获得相反的创造性评价结果。因此，实际解决的技术问题的确定不容忽视。

对于发明实际解决的技术问题的确定，《审查指南》中提到：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。可见，《审查指南》对于技术问题的确定给出了原则性的指引，主要是要站在本领域技术人员的角度，客观分析区别特征所能达到的并能从申请文件中获知的任何技术效果。

在实践中发现，要想客观、准确地分析和确定发明实际解决的技术问题并非易事，这一过程也常常会被带上主观性色彩。这是由于在实际解决的技术问题的确定过程中，创造性判断主体的能力往往不同，造成实际解决的技术问题的“度”把握不准确，直接影响了创造性评判结论。在实际工作中实际解决的技术问题的确定常常会遇到以下几种情形：（1）实际解决技术问题的确定过于上位化（概括化），主要体现为确定的技术问题较为模糊和宽泛，未纳入具体的实际技术效果，这类技术问题由于阐述的效果较为上位，所以在现有技术中找到相关技术手段后就很容易认定与本申请所解决的技术问题或所起的作用相同，从而能够轻易地与最接近的现有技术结合，得到不具备创造性的结论。（2）实际解决技术问题的确定过于下位化（具体化），主要体现为确定的技术问题中包含具体的技术手段，使后续“显而易见”的判断陷入“事后诸葛亮”的误区，从而得到发明不具备创造性。以上两种情形确定的实际解决的技术问题都是不准确的，也是应当避免的，否则会直接影响创造性的结论。

那么，是不是只要避开这两种情形，保证实际解决的技术问题既落到区别特征在申请文件中所能达到的具体技术效果，又使确定的实际解决的技术问题中不包含具体的技术方案或手段，所获得的实际解决的技术问题就是客观和准确的呢？答案是否定的。下面将结合一个复审案例，讨论实际解决的技术问题确定过程中的另外一种情形。

案例分析

该案涉及一种吸水性树脂的制备方法，权利要求1为：一种吸水性树脂的制备方法，向聚合水溶性烯属不饱和单体所得的吸水性树脂前体中添加下述通式(1)表示的氧杂环丁烷化合物，加热并进行后交联反应：

式中，R1表示碳原子数1～6的烷基，R2表示碳原子数1～6的烷二基、X表示磺酰基，所述水溶性烯属不饱和单体为选自(甲基)丙烯酸或其碱金属盐、2-(甲基)丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸或其碱金属盐、(甲基)丙烯酰胺、N，N-二甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸2-羟基乙酯、N-羟甲基(甲基)丙烯酰胺、(甲基)丙烯酸二乙基氨基乙酯或其季铵化合物、和(甲基)丙烯酸二乙基氨基丙酯或其季铵化合物的至少一种单体，其中相对于为了得到吸水性树脂前体而使用的水溶性烯属不饱和单体的总量，所述氧杂环丁烷化合物的添加量为0.001～5摩尔％。

驳回决定认为：权利要求1与对比文件1的区别特征为：权利要求1使用的是如化学式1所述的氧杂环丁烷化合物进行后交联反应，而对比文件1记载了使用氧杂环丁烷化合物作为交联剂，但没有具体公开如化学式1所述结构的氧杂环丁烷化合物。权利要求1实际解决的技术问题是如何提高吸水性树脂前体表面附近的交联密度。对比文件2公开了一种适合于吸水性树脂的氧杂环丁烷化合物交联剂，该交联剂可作为后交联剂；用量对应于不饱和单体较好为0.005-2摩尔％；氧杂环丁烷化合物可用结构式（1）所示；具体包括3-甲基-3-氧杂环丁烷甲醇等具有氧杂环丁烷环的化合物；还包括将该氧杂环丁烷进行酰化、酰胺化而获得的化合物，例如酒石酸和3-甲基-3-氧杂环丁烷甲醇的二酰化物等；具有氧杂环丁烷骨架的吸水性树脂用交联剂可用于聚合后的交联及干燥后的交联，能够赋予吸水剂以良好的加压下吸水倍率和吸湿状态下流动性的吸水性树脂用交联剂。对比文件2还记载了X可以为酰胺基的化合物，虽然没有公开可以制备出氧杂环丁烷化合物的磺酰基化物，但根据其所述的氧杂环丁烷化合物发生磺酰化反应得到氧杂环丁烷化合物的磺酰基化物对于本领域技术人员来说是很容易想到和实现的，且该氧杂环丁烷化合物作为表面交联剂使用时效果与本申请差异不大，因此对比文件2给出了将氧杂环丁烷化合物用作吸水性树脂后交联剂以提高吸水性树脂表面的交联密度的启示，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

根据涉案专利的申请文件文字记载“通过使用特定的交联剂，在低反应温度下、以高交联密度且均匀地将吸水性树脂前体的表面附近交联，从而可以得到保水能力、荷重下的吸水能力等各性能优异，水可溶成分少等……的吸水性树脂”，同时，涉案专利的申请文件实施例及其结果也记载了所制备得到树脂的生理盐水保水能力、荷重下生理盐水吸水能力和水可溶成分，因此，涉案专利实际上要达到的是涉及保水能力、吸水能力以及水可溶成分少等性能优异的吸水性树脂。而驳回决定中所认定的实际解决的技术问题是不准确的，也是没有依据的。一是就“提高交联密度”而言，其并非是量化了的并且呈现为真实现象的技术效果，而更应被认为是一种利用原理或者手段来实现效果的一条技术路径，该表述本身就包含了对技术手段的指引，在没有论述本领域技术人员根据现象层面的技术效果即可直接采用某种技术路径的情况下，将提高交联密度认定为实际解决的技术问题是不恰当的。二是就“交联密度是否提高”而言，涉案专利申请文件中并没有对树脂前体表面附近的交联密度进行具体测定，也没有记载任何能够直接体现该交联密度数值范围的性能参数，因此，涉案专利并没有关于交联密度这一技术指标的定性或定量的记载，也就无法得出提高了交联密度的结论，将提高交联密度认定为实际解决的技术问题也是没有依据的。

通过上述分析可知，涉案专利相对于对比文件1实际解决的技术问题是提高吸水性树脂的荷重下生理盐水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量。基于对涉案专利实际解决的技术问题的正确认定，涉案专利是否具备创造性的焦点就集中于现有技术中是否存在采用如式（1）的具有磺酰基的氧杂环丁烷类化合物作为后交联剂以提高吸水性树脂的荷重下生理盐水吸水能力，和降低其水可溶成分含量的技术启示。而对比文件2并没有具体公开本涉案专利的氧杂环丁烷化合物磺酰基化物，而且基于对比文件2所公开内容的整体，可以推出，结构和组成不同的化合物当均作为树脂后交联剂并列使用时，其应当均能够获得相当的技术效果。但是，对比文件2实施例中具体实施的“3-甲基-3-氧杂环丁烷甲醇”，正是本涉案专利比较例3所采取的后交联剂，结果表明该化合物与涉案专利的具有磺酰基的化合物相比，其获得的吸水性树脂的荷重下的生理盐水吸收能力较低，而且水可溶成分更多。所以，本领域技术人员无法获得将式1所述的具有磺酰基的氧杂环丁烷化合物替换对比文件1中记载的“1，4-丁二醇、（聚）乙二醇二缩水甘油醚”作为后交联剂，甚至是替换对比文件2中记载的其他不具有磺酰基的氧杂环丁烷类化合物作为后交联剂来提高吸水性树脂的荷重下生理盐水吸水能力，以及降低其水可溶成分含量的技术启示。涉案专利具备创造性。

因此，在确定发明实际解决的技术问题时，应客观地分析发明所要求保护的技术方案相对于最接近现有技术所能达到的技术效果，以技术手段达到的技术效果为基础来确定实际解决的技术问题，同时，通常而言，可以获得某一技术效果的技术路径会有多条，在没有根据技术效果能直接确定采用某种技术路径的教导下，技术问题中不应当带有本发明为解决该技术问题而提出的技术手段，或对该技术手段的指引。

【结论】

要想准确体现发明的智慧贡献，在确定发明实际解决的技术问题时，要以客观现象层面的技术效果为标准，体现为量化了的并且已经呈现为真实现象的效果。不得在确定实际解决的技术问题时随意引申扩大或者缩小、上位或者下位技术问题，也不得在技术问题中隐含有技术手段的指引，只有把握好这个“度”，才能在创造性评判中获得更加客观和准确的结论。

参考文献

【1】审查指南第二部分第四章第3节.

【2】第87522号复审决定书.

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陈露 超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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