浅谈美国专利申请中「交叉引用」的重要性及其优越性

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：郝琳佳  北京集佳知识产权代理有限公司

原标题：浅谈美国专利申请中交叉引用的重要性及其优越性

美国专利申请的交叉引用在某些情况下是相当有利的，因为它不仅仅明确说明了该美国专利申请的技术方案希望享有哪些优先权，而且还由于“其全部公开通过引用并入本文”一句的声明，使得其优先权文件能够作为该美国专利申请日后答复OA修改技术方案的依据。这个机制相当于增大了申请人原始公开的范围，而不是仅仅局限于英文申请文件记载的范围。

对于需要进入美国的专利申请，如果该专利申请要求中国优先权，那么可以以巴黎公约途径或PCT进入国家阶段途径两种方式进入美国。如果选择巴黎公约途径进入美国，在该专利申请提交美局之前，一般会在说明书第一段之前加入一段有关优先权的交叉引用；如果选择PCT进入国家阶段途径进入美国，一般会改写第一段已经存在的交叉引用，将本PCT的权益也声明加入。那么这一段交叉引用除了明确说明该专利申请的技术方案希望享有哪些优先权，还有没有其他作用呢？

现笔者结合美国OA答复过程中的一个典型案例来进行说明。

该案例为一件以巴黎公约途径进入美国的专利申请，该专利申请的主题是一种空调系统。与通常情况下和房间进行气流流通换热的中央空调不同，该专利申请的技术方案是将带有加热/制冷终端的封闭腔体直接建造在楼体内，例如，可直接建造在对应楼体各房间的天花板之上，墙壁内侧，或者地板下方。然后，在该空调系统对楼体的房间进行温度调节时，由于其是封闭腔体，不涉及与室内的任何气体流通，而只是通过辐射来传递热量或冷量，而且这种热量或冷量辐射面积可以被设计地较大，例如在整个墙面辐射热量或冷量，所以，可以使得房间内的温度梯度可以较小，防止同一房间内的温度出现较大差距，提高了人们的舒适性。

在该专利申请的实质审查过程中，美局审查员一直使用能够与室内进行气流流通换热的空调系统作为对比文件驳回本申请。换句话说，审查员认为“封闭腔体”一词不能够确切地限定腔体与房间之间没有气流流通。因为封闭腔体很可能仅代表一种在结构上被围成的闭合腔体，至于其是否与外界存在气流流通，即是否密闭，并没有限定。而实际上，该专利申请想要保护的技术方案恰恰是一种具有气密性腔体的空调系统，即没有气流换热仅具有辐射换热的空调系统。那么，如果在答复该专利申请的OA时仅从字面上进行创造性的争辩，审查员很可能还不接受。所以，就需要找出能够明确说明或暗示所限定腔体与房间没有气流换热，即腔体具有气密性的依据。

然而，不幸地是，该专利申请全篇均未记载或暗示腔体和房间之间不存在气体交换。附图由于展示的均是该空调系统的剖视图，因此也不可能作为腔体和房间之间不存在气体交换的依据，至此，该专利申请进入了一个瓶颈区。

通过反复多次阅读本申请，笔者在该专利申请的中文优先权文件说明书的中间部分发现一处记载：“为了防止由于直膨式强冷热辐射板21安装组件的密闭空间内产生结露现象对内部零部件造成损伤”，并且确认在整篇中文优先权文件中，仅该处记载了“密闭空间”，其他相关之处均记载为“封闭腔体”。在新申请递交过程中，为使得整个申请文件术语一致，代理人对于该句处理为“为了防止由于直膨式强冷热辐射板21安装组件的封闭空间内产生结露现象对内部零部件造成损伤”。基于这种情况，该专利申请是否能够以其中文优先权文件为依据进行修改呢？如果能，那么申请人实际想要保护的技术方案就能够被准确地限定，进而克服审查员在OA中提出的新颖性和创造性问题。

笔者认为，该专利申请在进入美国时加入了交叉引用的内容，其最后一句为“其全部公开通过引用并入本文”。

由于该句确切地说明了其优先权的所有内容已经被加到该专利申请中，所以该专利申请的优先权文件公开的所有内容相当于与该专利申请一并申请，那么，该专利申请就应该能够以其中文优先权文件为依据进行修改。在该专利申请的具体情况下，中文优先权文件中记载了“为了防止由于直膨式强冷热辐射板21安装组件的密闭空间内产生结露现象对内部零部件造成损伤”。虽然该句没有直接记载腔体是密闭的，但是，从中文优先权文件的全文来看，直膨式强冷热辐射板21首先被限定安装在封闭腔体中，那么，“为了防止由于直膨式强冷热辐射板21安装组件的密闭空间内产生结露现象对内部零部件造成损伤”中所描述的密闭空间就应该指的是封闭腔体，这样，就可以直接推导出具有一种密闭腔体的空调系统。

也就是说，虽然该专利申请没有记载“密闭腔体”这一技术方案，但是其中文优先权文件的技术方案中能够直接推导出“密闭腔体”，然后，根据交叉引用最后一句的声明将该专利申请的技术方案修改为“密闭腔体”。就该思路的可行性，笔者询问了外所的建议并且希望外所能够与审查员电话沟通确认，审查员表示，如果能够提供一份优先权译文作为依据，那么该修改存在支持并且将被接受。目前，笔者已经提交了该专利申请的修改的权项及其作为修改依据的优先权译文，该专利申请目前在审理中。

从以上可以看出，美国专利申请的交叉引用在某些情况下是相当有利的，因为它不仅仅明确说明了该美国专利申请的技术方案希望享有哪些优先权，而且还由于“其全部公开通过引用并入本文”一句的声明，使得其优先权文件能够作为该美国专利申请日后答复OA修改技术方案的依据。这个机制相当于增大了申请人原始公开的范围，而不是仅仅局限于英文申请文件记载的范围。

相比较来说，在其他国家中，例如欧洲和日本等这些专利制度也相对成熟的国家，均没有赋予申请人这种权利。

因为除美国的其他国家均没有交叉引用的机制存在。也就是说，在除美国的其他国家中，专利申请的优先权文件能够用来确定该专利申请是否能够享受该优先权，而不能用来作为日后答复OA的修改技术方案的依据。从这一点来说，美国的专利申请制度赋予申请人的权利更多。

再有，笔者还体会到，中文专利申请由于中文语言体系本身的特点会导致翻译成英文之后技术方案不够清楚简洁，例如，中文的名词没有单复数的区分，而英文中名词的单复数会被明确区分。所以，中文专利申请中的技术方案本身可能包括多种，而译成英文之后，由于英文语法体系的限制等而未能足够合理的反映中文专利申请希望保护的技术方案。

当然，这种情况还可能包括中文专利申请文件本身撰写的不够清楚的问题，或者中英文具有对应含义的词与词之间在实际的语境中导致微妙的不同含义。

不管怎样，笔者认为，在美国的专利申请中，如果可以基于中文优先权文件修改技术方案，在一些特殊情况下，代理人可以挖掘中文优先权文件包括的技术方案，然后加到英文专利申请中从而尝试克服审查员指出的缺陷。从这个角度来说，在答复美国的OA时，代理人可以基于更多的公开对OA进行分析答复，这也是很有利的。

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编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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